[1] 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적(기술적) 상표인지 여부에 대한 판단 기준

[2] 등록상표 "데코시트"는 지정상품 중 장식재인 상품에 사용될 경우에는 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적(기술적) 상표에 해당하고, 지정상품 중 장식재로 직접 사용되지 아니하는 상품에 사용될 경우에는 상표법 제7조 제1항 제11호의 품질오인적 상표에 해당한다고 한 사례

[1] 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다.

[2] 등록상표 "데코시트"는 지정상품 중 장식재인 상품에 사용될 경우에는 전체적으로 볼 때 상품의 성질(용도와 형상)을 나타내는 상표로 인식되어 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하고, 위 등록상표가 장식재로 직접 사용되지 아니하는 지정상품에 사용되는 경우에는 수요자들로 하여금 위 지정상품들이 일반적인 단순한 시트가 아니고 장식적인 효과를 나타내는 장식용 시트를 만드는데 사용되는 상품 또는 그러한 장식용 시트를 함유하는 상품으로 그 품질을 오인·혼동하게 할 우려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하는 품질오인상표에 해당한다고 한 사례.

[1] 상표법 제6조 제1항 제3호 [2] 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7조 제1항 제11호

[1][2] 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결(공1997하, 1874) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96후2494 판결(공1997하, 3107) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97후396 판결(공1998상, 296) 대법원 1998. 7. 24. 선고 97후1702, 1719 판결(공1998하, 2236)

원고(심판청구인) (소송대리인 변리사 김연수)

주식회사 엘지화학 (소송대리인 변리사 김용인 외 1인)

특허법원 1998. 12. 11. 선고 98허6032 판결

원심판결을 파기하여 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표(등록번호 생략)는 '데코시트'라는 국문자 4자가 붙여 쓰여진 상표이고, 을 제31호증의 1, 2의 기재에 의하면 장식의 뜻을 가진 영문자 'decoration', 장식용의 뜻을 가진 영문자 'decorated'와 'decorative'가 있고, 장식의 뜻을 가진 불문자 'decor'이 있는 사실을 인정할 수 있으나, 우리 나라의 불문자 보급수준에 비추어 위 불문자 'decor'가 흔한 문자라거나 쉽게 인식할 수 있는 문자라고는 보이지 아니하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련된 일반 수요자나 거래자로서는 '데코'라는 국문자를 보고 장식용이라는 뜻을 쉽게 직감적으로 인식할 수는 없다 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 단순한 품질이나 효능만을 직접적으로 표시하는 것으로 인식할 수 없어 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라고 한다) 제6조 제1항 제3호에서 정한 상표에 해당한다고 할 수 없고, 오히려 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 분리 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일련불가분적으로 결합된 조어상표라고 봄이 상당하며, 이와 같이 이 사건 등록상표가 '장식용 시트'를 지칭하는 법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상표에 해당되지 아니하는 이상 이 사건 등록상표가 장식용 시트가 아닌 지정상품에 사용되는 경우에도 수요자로 하여금 '장식용 시트'로 그 품질을 오인·혼동하게 할 우려가 없으므로 법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 아니한다고 판단하였다.

그러나 어떤 상표가 법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이다(대법원 1995. 3. 24. 선고 94후1923 판결, 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결, 1998. 7. 24. 선고 97후1702, 1719 판결 등 참조).

기록에 의하면, 이 사건 등록상표 '데코시트'가 그 지정상품인 비닐시트, 플라스틱시트, 리놀륨시트 등 장식재인 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표의 구성 중 '시트'는 얇은 판, 플레이트 등을 의미하는 영어 단어 'sheet'를 한글로 표기한 것으로 인식할 것이어서 이 부분은 지정상품의 형상을 직접적으로 나타내는 기술적 표장이라고 할 것이고, 한편 영한사전에는 ① 장식의 뜻을 가진 'decoration', ② 장식용의 뜻을 가진 'decorated'와 'decorative' 외에 ③ 불어에서 유래된 단어로서 '장식'이라는 의미가 있는 'decor'가 나와 있는데, 그 중 위 'decor'는 흔히 사용되는 단어가 아니고 또 그 발음도 '데코'가 아닌 '데이코어', '데이코'이며 또 우리 나라의 불어보급 수준을 감안하여 볼 때 거래자나 일반 수요자들이 이 사건 등록상표의 '데코'를 보고 위 'decor'를 한글로 표기한 것으로 직감하리라고는 볼 수 없는 점은 원심의 판단과 같다고 할 것이나, 나머지 단어인 'decoration' 등은 우리 나라의 영어보급 수준에 비추어 비교적 쉬운 단어이고, 또 이 사건에 있어서의 수요자는, 이 사건 등록상표의 지정상품들이 최종완제품이 아닌 반제품인 점에 비추어 볼 때, 완제품의 최종소비자가 아니고 반제품인 위 지정상품들을 매수하는 등 당해 거래업계에 종사하는 자라고 보아야 하는바 그 중 특히 장식재 업계에 종사하는 자는 누구보다도 위 영어 단어를 익히 알 수 있을 것이며, 피고 스스로도 1988., 1989.경 이미 Super Decorative PVC Sheet를 줄여서 SUPER-DECO SHEET라고 사용하고 있었던 사정 등을 종합하여 보면, 거래자는 비록 위 'decor'라는 불어 단어는 알지 못하나, 이 사건 등록상표의 '데코'가 '장식'의 의미가 있는 'decoration'의 앞 부분인 'deco'을 한글로 표기한 것으로 직감할 것이므로, 이 사건 등록상표의 '데코'는, 그 지정상품 중 장식재로 사용되는 비닐시트, 플라스틱시트, 리놀륨시트와 관련하여, 위 지정상품들이 장식용 시트임을 일반 거래자들이 누구나 직감할 수 있는 정도로 상품의 용도를 직접적으로 표시한 것이라고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 볼 때 상품의 성질(용도와 형상)을 나타내는 상표로 인식된다고 할 것이다.

또한 이와 같은 '장식용 시트'를 직접적으로 나타내는 이 사건 등록상표가 장식재로 직접 사용되지 아니하는 지정상품인 폴리염화비닐수지, 요소수지, 플라스틱호오스, 필름생지, 플라스틱관, 플라스틱봉, 플라스틱판에 사용되는 경우에는 수요자들로 하여금 위 지정상품들이 일반적인 단순한 시트가 아니고 장식적인 효과를 나타내는 장식용 시트를 만드는데 사용되는 상품(폴리염화비닐수지, 요소수지, 필름생지의 경우) 또는 그러한 장식용 시트를 함유하는 상품(플라스틱호오스, 필름생지, 플라스틱관, 플라스틱봉, 플라스틱판의 경우)으로 그 품질을 오인·혼동하게 할 우려가 있어 이 사건 등록상표는 법 제7조 제1항 제11호에서 정하는 품질오인상표에도 해당된다고 할 것이므로, 결국 이 사건 등록상표는 법 제71조 제1항 제1호, 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호의 규정에 의하여 그 등록이 지정상품 전부에 대하여 무효라고 보아야 할 것이다.

그럼에도 불구하고 원심이 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련된 일반 수요자나 거래자로서는 '데코'라는 국문자를 보고 장식용이라는 뜻을 쉽게 직감적으로 인식할 수는 없다는 점을 들어 이 사건 등록상표는 기술적 상표는 물론 품질오인상표에도 해당되지 아니한다고 판단한 것은 법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 원고의 상고 논지는 이유가 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 나아가 볼 것 없이 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.