화장품 등을 지정상품으로 하는 등록상표 "CONTOUR FORMULA"가 기술적 표장에 해당하지 않는다고 한 사례

등록상표 "CONTOUR FORMULA"가 '외곽(윤곽, 주위) 공식'이라는 의미를 가지고 있다고 하더라도 우리 나라의 영어, 불어 보급수준을 고려하면 일반 수요자들이 사전을 찾아보지 않고 이러한 의미를 직감한다고 하기 어렵고, 위 등록상표의 지정상품 중 '일반화장수, 향수, 가루비누, 샴푸, 의류용린스, 헤어린스, 화장비누, 치약' 등은 외모를 치장하고 가꾸는 용도에 사용되는 것이기는 하지만, 인체의 외곽이나 윤곽에 직접적으로 작용하여 이를 변형하거나 형성하는 것은 아니고 간접적으로 작용하는 것에 불과하여 이 사건 등록상표의 위 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질이나 효능을 일반 수요자들이 심사숙고하지 아니하고 직관적으로 깨달을 수 있다고는 보이지 아니하므로, 설령 위 등록상표가 그 지정상품의 품질이나 효능을 간접적으로 암시하고 있다고 할 수 있을지라도 상표법 제6조 제1항 제3호 가 정하는 기술적 표장에 해당하지 않는다고 한 사례.

상표법 제6조 제1항 제3호

대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결(공2000상, 1061) 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결(공2002하, 1587)

주식회사 태평양 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 정종국)

주식회사 엘지생활건강 (소송대리인 변리사 백인경)

2004. 1. 9.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 8. 27. 2003당152호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

[증거 : 갑1, 3호증의 각 기재, 변론의 전취지]

가. 피고의 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제531304호

(2) 출원일/등록일 : 2000. 8. 21./2002. 9. 30.

(3) 표장 :

(4) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분 제3류 '스킨밀크, 일반화장수, 파운데이션크림, 향수, 가루비누, 샴푸, 의류용린스, 헤어린스, 화장비누, 치약'

나. 이 사건 심결의 경위

원고는, 이 사건 등록상표는 지정상품의 효능이나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하며, 또한 식별력이 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2003당152호로 심리하여 2003. 8. 27. 아래 다.항과 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 이 사건 등록상표는 '얼굴 등의 윤곽을 만들어 주는 화장품'이라는 의미를 암시하고 있다고는 보이나, 나아가 직관적으로 '얼굴 등의 윤곽을 아름답게 만들어 주는 화장품'이라는 의미로 인식되지 않는다고 판단되므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다.

(2) 이 사건 등록상표의 'CONTOUR' 부분과 'FORMULA' 부분이 각 다른 문자와 결합되어 사용되고 있다는 사실만으로 이 사건 등록상표 전체가 현실적으로 널리 사용되어 식별력이 없다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 당사자의 주장

가. 원고 주장의 이 사건 심결 취소 사유

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호 에 관한 주장

이 사건 등록상표 "CONTOUR FORMULA" 중 'CONTOUR'는 '윤곽, 윤곽의 미, 외형' 등의 의미를 가지는 단어이며, 'FORMULA'는 '공식, 방식, 제조법, 처방' 등의 의미를 가지는 단어로서, 이 사건 등록상표는 '윤곽을 만드는 공식, 처방'의 의미를 가지므로, 지정상품인 화장품류와 관련하여 볼 때 '얼굴 등의 윤곽을 아름답게 만들어 주는 화장품'으로 직감되어 지정상품의 품질, 효능 표시에 해당한다.

피고 회사의 홈페이지에도 이 사건 등록상표에 대하여 'CONTOUR'는 윤곽, 얼굴선, 형태를 뜻하고, 'FORMULA'는 처방, 공식을 의미하여, "CONTOUR FORMULA"는 얼굴 윤곽을 아름답게 해 주는 화장품을 의미한다고 표시하고 있어, 피고 스스로 이 사건 등록상표가 기술적 상표임을 인정하고 있다.

거래 사회에서도 'CONTOUR'는 'BODY LIFT CONTOUR CONTROL', 'FACIAL CONTOUR MASK POWDER', 'EYE & LIP CONTOUR CREAM', 'EYE CONTOUR GEL' 등과 같이 지정상품의 성질을 나타내는 표장으로 널리 사용되고 있으며, 'FORMULA'는 역시 (화장품의 제조에 사용되는 성분들의) '처방'을 보통으로 사용되는 방법으로 표시한 표장이다.

(2) 상표법 제6조 제1항 제7호 에 관한 주장

이 사건 등록상표를 구성하는 'CONTOUR'와 'FORMULA'는 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품류과 관련하여 흔하게 사용되고 있는 표장인바, 특히 'CONTOUR'는 '윤곽', '주위의'를 뜻하는 불어로서 눈 주위에 바르는 화장품을 뜻하며, 혹은 피부관리의 한 단계로 널리 사용되는 표장이고, 'FORMULA'는 '화장품의 제조에 사용되는 성분들의 처방'의 의미로 흔히 사용되고 있다.

또한, 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 전에 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 이미 'CONTOUR' 또는 'FORMULA'가 결합된 표장이 다수 등록되어 있다.

따라서 'CONTOUR'와 'FORMULA'는 이 사건 상표의 지정상품과 관련하여 볼 때, 자타상품의 식별력과 독점적응성이 없고 이를 결합한 이 사건 등록상표도 역시 식별력과 독점적응성이 없다.

나. 피고의 주장

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호 에 관한 주장

이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 간접적으로 다소 암시하고 있을지라도 누구나 직감할 수 있는 정도로 지정상품의 성질만을 표시한 것이라고 보기 어려워 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다.

(2) 상표법 제6조 제1항 제7호 에 관한 주장

이 사건 등록상표는 식별력이 없는 표장들만의 결합이라기 보다는 일반수요자나 거래자들에 의해 "CONTOUR FORMULA" 전체로서 호칭 및 인식된다고 봄이 자연스럽고, 이러한 경우 'CONTOUR' 또는 'FORMULA' 하나의 단어와는 전혀 다른 별개의 새로운 식별력을 형성하고 있다.

이 사건 등록상표는 원고가 유사한 이유로 제기한 이의신청사건에서 이미 그 식별력을 인정받은 바 있다.

3. 판 단

가. 이 사건 등록상표가 기술적 상표인지 여부에 관한 판단

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 가 정하는 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 일반 수요자를 기준으로 판단하여야 하는바( 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 등 참조), 이 사건 등록상표 "CONTOUR FORMULA"가 설령 '외곽(윤곽, 주위) 공식'이라는 의미를 가지고 있다고 하더라도 우리 나라의 영어, 불어 보급수준을 고려하면 일반 수요자들이 사전을 찾아보지 않고 이러한 의미를 직감한다고 하기 어렵다.

또한, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '일반화장수, 향수, 가루비누, 샴푸, 의류용린스, 헤어린스, 화장비누, 치약' 등은 외모를 치장하고 가꾸는 용도에 사용되는 것이기는 하지만, 인체의 외곽이나 윤곽에 직접적으로 작용하여 이를 변형하거나 형성하는 것은 아니고 간접적으로 작용하는 것에 불과하여 이 사건 등록상표의 위 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질이나 효능을 일반 수요자들이 심사숙고하지 아니하고 직관적으로 깨달을 수 있다고는 보이지 아니한다.

따라서 설령 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 품질이나 효능을 간접적으로 암시하고 있다고 할 수 있을지라도 상표법 제6조 제1항 제3호 가 정하는 기술적 표장에 해당한다고 할 수는 없다.

이에 대하여 원고는, 피고 회사의 홈페이지에도 이 사건 등록상표의 의미에 대하여 얼굴 윤곽을 아름답게 해 주는 화장품을 의미한다고 설명하여 피고 스스로 이 사건 등록상표가 기술적 상표임을 인정하고 있다고 주장하지만, 이러한 설명은 오히려 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표를 보고 그 의미를 직감할 수 없기 때문에 필요한 것이고 만약 그 의미를 직감할 수 있다면 피고 회사로서도 이러한 설명을 붙여 놓을 필요가 없을 것으로 보이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

원고는 나아가 거래 사회에서도 'CONTOUR'는 'BODY LIFT CONTOUR CONTROL', 'FACIAL CONTOUR MASK POWDER', 'EYE & LIP CONTOUR CREAM', 'EYE CONTOUR GEL' 등과 같이 기술적 표장으로 사용되고 있다고 주장하지만, 원고가 들고 있는 표장들은 모두 'CONTOUR' 단독으로 사용되는 것이 아니라 'BODY', 'FACE', 'LIP', 'EYE' 등과 같이 '몸, 얼굴, 입술, 눈' 등 특정 부분을 나타내는 단어로서 우리 나라의 영어 보급수준상 기본단어에 해당하는 단어와 함께 사용되고 있어, 오히려 원고가 들고 있는 위 표장들에 있어서는 '몸, 얼굴, 입술, 눈' 등을 의미하는 'BODY', 'FACE', 'LIP', 'EYE' 등의 단어가 기술적인 요소를 포함하고 있다고 보는 것이 상당하므로 원고의 위 주장도 이유 없다.

나. 이 사건 등록상표가 그 밖에 식별력이 없는 표장인지 여부에 관한 판단

상표법 제6조 제1항 제7호 가 규정하는 식별력이 없는 상표란 제1호 내지 제6호 의 어느 하나에 해당하지는 않더라도 자타상품의 식별력이 인정되지 않는 것을 규정하는 것인바, 상표가 식별력을 가진 것인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정되는 것이고( 대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결 참조), 또한 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 적절하지 아니한 상표도 위 규정에 의하여 등록이 거절되거나 이미 마쳐진 등록이 무효로 되는 것이다.

살피건대, 갑12호증의 1 내지 10, 갑13호증의 1 내지 13의 각 기재에 의하면, 'CONTOUR'나 'FORMULA'를 포함하고 있는 상표들이 화장품 등을 지정상품으로 하여 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있고 반증은 없으나, 이 사건 등록상표의 구성부분을 포함하고 있는 등록상표가 다수 존재하고 있다는 사실만으로 이 사건 등록상표가 당연히 식별력이 없다고는 할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 우리 나라의 영어, 불어 보급수준을 고려하면 사전을 찾아보지 아니하고는 그 의미를 파악하기 어려운 이 사건 등록상표에 대하여 식별력이 없다고 단정할 수 없음은 물론, 나아가 이를 어느 특정인이 독점하는 것이 공익상 적절하지 아니하다고 볼 사정을 인정할 수 없는 이 사건에서 이 사건 등록상표를 상표법 제6조 제1항 제7호 에 위반하여 등록된 것이라고 할 수 없다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 나 제7호 에 해당하지 아니하므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.