등록상표 “ ”는 기술적 표장만으로 된 상표 또는 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없고, 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 정한 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 한 사례

등록상표 “ ”는 지정상품인 ‘금융처리프로그램이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기 등’과 관련하여 볼 때, 지정상품의 기능·용도를 간접적으로 연상시키는 정도에 불과한 기술적 표장만으로 된 상표 또는 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없고, 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 정한 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 한 사례.

상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 , 제7조 제1항 제11호

대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 (공1995상, 496) 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 (공2003상, 404) 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결

원고 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 장선외 2인)

피고 주식회사 (소송대리인 변호사 강동세)

2009. 4. 2.

1. 특허심판원이 2008. 11. 24. 2007당3424호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 표장 :

(2) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2001. 3. 27./2002. 6. 7./2002. 7. 26./제526315호

(3) 상표권자 : 원고

(4) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 ‘현금입출금기(ATM), 금융처리프로그램이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치’

나. 이 사건 심결의 경위

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 지정상품인 ‘현금입출금기’와 관련하여 볼 때 그 효능, 용도, 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표일 뿐만 아니라, 나머지 지정상품과 관련하여 볼 때 일반 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3 , 7호 , 제7조 제1항 제11호 에 해당되어 무효로 되어야 한다”는 이유로 이 사건 등록상표의 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2007당3424호 로 심리한 다음 2008. 11. 24. “이 사건 등록상표는 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 그 성질(용도, 형상)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당할 뿐만 아니라 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3 , 7호 에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다”는 이유로 피고의 청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1호증의 1, 갑 제2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 상표법 제6조 제1항 제3 , 7호 에 해당하는지 여부

(1) 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호 가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다( 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 , 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 참조).

또한, 상표법 제6조 제1항 은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호 에 ‘ 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호 에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다( 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 참조).

(2) 판 단

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표가 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 상표법 제6조 제1항 제3 , 7호 에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 등록상표는 ‘작은, 소형의’라는 뜻을 가지는 ‘Mini’와 ‘은행, 저장소’라는 뜻을 가지는 ‘Bank’가 결합된 문자상표로서, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘현금입출금기(ATM)’와 관련하여서는 ‘소형 은행’, 나머지 지정상품과 관련하여서는 ‘정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소’로 인식할 것인바, 이러한 ‘소형 은행’, ‘정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소’라는 의미는 이 사건 등록상표의 지정상품들의 성질을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐 일반 수요자나 거래자들이 그 지정상품을 생각할 때 누구나 ‘현금을 자동으로 입출금할 때 사용하는 기계(automatic teller machine)’라거나 ‘컴퓨터 관련 저장장치 또는 소프트웨어’ 등과 같이 그 지정상품의 효능이나 용도, 형상 등을 직접적으로 표시하는 것으로 인식한다고 할 수 없다.

피고는, 이 사건 등록상표는 지정상품의 집합이나 판매·제조장소 또는 서비스를 제공하는 장소의 의미를 가지는 식별력이 없는 ‘Bank’에 크기를 나타내는 ‘Mini’가 결합된 표장이라 하더라도 위 두 단어가 결합함으로써 어떠한 새로운 관념을 형성하는 것도 아니므로, 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표라는 취지의 주장을 하나, 그 지정상품과 관련하여 볼 때 이 사건 등록상표의 ‘Bank’ 부분이 어떠한 상품의 집합체나 그 판매·제조장소를 나타내거나 서비스가 제공되는 장소를 나타내는 식별력 없는 표장이라고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 지정상품의 기능이나 용도를 간접적으로 연상시키는 정도에 불과할 뿐만 아니라, ① ‘현금입출금기, 컴퓨터소프트웨서, 컴퓨터용 저장장치’ 등을 지정상품으로 한 ‘이지뱅크(EASY BANK), diskbank, 디스크뱅크, COM·BANK’ 등의 상표가 등록되어 있는 등 ‘BANK’를 포함하는 다수의 상표가 등록되어 있는 점(갑 제8호증의 1 내지 95), ② 이 사건 등록상표가 등록되기 전후로 원고 이외에 이 사건 등록상표와 같은 상표를 위 지정상품에 사용하였다거나 사용하고 있다고 볼 자료가 없는 점 등을 보태어 전체적으로 관찰하여 보면, 이 사건 등록상표는 기술적 표장만으로 된 상표라거나 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3 , 7호 에 해당하는 상표라고 할 수 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부

(1) 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제11호 에서 정하고 있는 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 특정의 상표가 품질 오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실(부실)관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다( 대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 참조). 또한, 어느 상표가 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없다( 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조).

(2) 판 단

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘금융처리프로그램이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치’와 관련하여 볼 때 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 위에서 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자들은 통상 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 관련하여서는 이 사건 등록상표를 ‘정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소’ 등으로 인식할 것이므로, 이 사건 등록상표가 ‘Bank’라는 표장 때문에 ‘은행과 관련된 어떤 것’이라는 관념만을 가진다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표가 ‘소형 은행’만으로 인식된다 하더라도 일반 수요자가 이 사건 등록상표에 의하여 인식하는 것은 ‘규모가 작은 은행업’이라 할 것인바, 이는 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 동일계통에 속하는 것이라고 할 수 없으므로, 거래통념상 위 지정상품의 일반 수요자들 사이에서 이 사건 등록상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 염려는 없다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 위 지정상품과의 관계에 있어서 상표법 제7조 제1항 제11호 의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3 , 7호 , 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.