[1] 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적(기술적) 상표인지 여부에 대한 판단 기준

[2] "생명정(생명정)"이 상품의 품질이나 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 보기 어렵다고 한 사례

[1] 어떠한 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 하기 위해서는 일반 수요자가 그 상표를 보고 그 의미 내용을 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다.

[2] "생명정"이 '생명의 정수 또는 정기'라는 의미로 해석되어 비료를 지정상품으로 할 경우 그 상품의 품질이나 효능을 간접적으로 암시한다고 볼 수는 있으나, "생명정"이라는 말이 원래 사전에 나와 있지 않은 조어이고 '토지를 기름지게 하고 초목의 생육을 촉진시키는' 상품인 비료의 품질이나 효능을 직접적으로 표시하는 말이라고 보기는 어렵다고 한 사례.

[1] 상표법 제6조 제1항 제3호 [2] 상표법 제6조 제1항 제3호

[1] 대법원 1997. 12. 12. 선고 97후396 판결(공1998상, 296) 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후154 판결(공1999하, 2512) 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결(공2000상, 1061)

박종천 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문 외 2인)

주식회사 대지개발 (소송대리인 유미 특허법인 담당변리사 이봉영)

2003. 9. 18.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 3. 4. 2002당2581호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

갑 1 내지 3호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록상표와 인용상표의 내용

(1) 이 사건 등록상표

① 구성 ; ② 등록번호 ; 제521053호

③ 출원일 / 등록일 ; 2000. 11. 30. / 2002. 5. 21.

④ 권리자 ; 원고

⑤ 지정상품 ; 깻묵비료, 해산비료, 골분비료, 왕겨비료, 퇴비, 부엽토비료, 천연비료로 사용되는 이끼, 식물생육용 인공토양 (상품류 구분 제1류)

(2) 인용상표 1

① 구성 ; ② 등록번호 ; 제161310호

③ 출원일 / 등록일 ; 1987. 5. 25. / 1988. 10. 25. (1999. 6. 22. 갱신등록)

④ 권리자 ; 피고

⑤ 지정상품 ; 깻묵비료, 해산비료, 골분, 왕겨, 퇴비, 부엽토, 천연비료로 사용되는 이끼, 식물생육용 인공토양 {구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것 제1류}

(3) 인용상표 2, 3

" "(인용상표 2) 또는 " "(인용상표 3)의 형태로 피고가 생산한 비료 등에 부착하여 사용하여 온 상표

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고의 심판청구 및 심판결과

피고는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제7호 , 제9호 , 제11호 및 제12호 에 해당하여 같은 법 제71조 제1항 제1호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 2002. 9. 25. 특허심판원에 등록무효심판을 제기하였고, 특허심판원은 이를 2002당2581호로 심리하여 2003. 3. 4. 아래 (2)항과 같은 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결 이유의 요지

인용상표들은 그 상표가 부착된 '비료류' 상품의 거래자나 일반수요자로 하여금 그 상품이 누구와 관련된 것인지 쉽게 알 수 있을 정도로 해당 분야에서 상당히 알려져 있는 상표들이고, "생명정" 또는 "생명정"은 지정상품의 품질이나 효능을 암시하기는 하지만 직접적으로 표시하는 표장이라 할 수 없어 식별력이 없다고 할 수 없으며, 이 사건 등록상표가 "생명정"으로 약칭될 경우 인용상표들과 유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제9호 에 해당한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 원고 주장의 요지

가. 피고는 인용상표 1을 출원하기에 앞서 "생명정"만으로 구성된 상표를 출원하였다가 특허청으로부터 식별력이 없다는 이유로 1985. 4. 16. 거절결정을 받게 되자 "대지"라는 식별력 있는 부분을 결합한 인용상표 1을 재출원하여 등록을 받았는바, 그 등록 경위에 비추어 피고는 "생명정 또는 생명정" 부분에 독점, 배타적 권리가 없음을 명백히 인정한 것이라 할 것이고, 원고가 2000. 3. 이 사건 등록상표를 처음 사용한 때부터 이 사건 무효심판이 청구될 때까지 피고는 원고가 이 사건 등록상표를 사용하는 것에 대하여 한 번도 이의를 제기하지 않았을 뿐만 아니라 나아가 2001. 10. 23.에는 원고와의 사이에 2001년부터 2005년까지 5년간 공동으로 강원삼척산림조합에 "생명정"을 납품하기로 계약함으로써 원고의 이 사건 등록상표의 사용을 용인하였으므로, 피고는 이미 이 사건 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실하였을 뿐만 아니라 피고의 이 사건 무효심판청구는 신의성실의 원칙, 권리남용금지의 원칙 및 금반언의 원칙에 반하는 것이다.

나. 이 사건 등록상표와 인용상표 1 중 '생명 또는 생명'은 그 지정상품과 관련하여 '식물의 생명을 촉진한다.'는 의미로 인식되어 지정상품의 품질, 효능을 직접적으로 표시하는 말이고, '정 또는 정' 또한 약제나 비료 등의 상품과 관련하여 '불순물을 없애고 더 순수하게 만든 것', 즉 '정제 또는 에센스'의 의미로 흔히 사용되는 관용어이므로, '생명정 또는 생명정'은 지정상품인 비료와 관련하여 '생명을 촉진하는 정제, 에센스'의 의미로 명확히 인식되어 지정상품의 품질과 효능을 직접적으로 표시하는 표장으로서 식별력이 없는 부분일 뿐만 아니라, 대부분의 조경관련업계의 거래자와 수요자들 사이에 '수목의 생명, 활착을 돕는 비료'의 관용표장 내지 보통명칭으로 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 표장으로 되어 그 식별력을 상실하였으므로, 이 사건 등록상표와 인용상표 1의 유사 여부를 판단함에 있어서는 위 부분을 제외한 "서해"와 "대지(대지)"를 비교하여야 하고, 따라서 이 사건 등록상표는 인용상표 1과 유사하지 아니하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니한다.

다. 인용상표들은 국내 거래계에서 피고의 상품표지로서 널리 인식되어 왔다는 증거가 없을 뿐만 아니라, "생명정(생명정)"이 '수목의 생명, 활착을 돕는 비료'의 일종을 지칭하는 것으로 일반적으로 널리 사용되어온 관용표장 내지 보통표장임은 앞에서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록상표가 "생명정"이라는 용어를 포함하고 있다 하여 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 및 제12호 에 해당한다 할 수 없다.

3. 판단

가. 피고가 이해관계인에 해당하는지 여부 등에 관한 판단

원고는, 피고는 당초 "생명정"이란 상표를 출원하였다가 거절결정을 받게 되자 인용상표 1을 재출원하여 등록을 받음으로써 "생명정 또는 생명정" 부분에 독점, 배타적 권리가 없음을 명백히 인정하였고, 원고가 이 사건 등록상표를 사용함에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않았으며, 원고와의 사이에 "생명정"을 공동으로 납품하기로 계약하였으므로, 이 사건 무효심판을 청구할 이해관계인에 해당하지 아니할 뿐만 아니라 이 사건 무효심판청구는 신의성실의 원칙, 권리남용금지의 원칙 및 금반언의 원칙에 반하는 것이라고 주장한다.

그러나 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자 및 그와 같은 상표를 사용한 일이 없더라도 동일 또는 유사상표를 먼저 등록한 자가 포함되는데( 대법원 1998. 5. 29. 선고 97후1450 판결 ), 피고는 원고의 이 사건 등록상표가 피고가 선출원하여 등록하거나 사용하여 온 인용상표들과 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하다는 등의 이유를 들어 이 사건 상표등록무효심판을 청구하였고, 이 사건 등록상표가 인용상표들과 유사함은 아래에서 보는 바와 같으므로, 피고는 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 할 것이고, 피고가 당초 "생명정"을 출원하였다가 거절되자 인용상표 1을 재출원하여 등록받았다는 점 및 원고의 상표등록 및 사용에 대하여 이의를 제기하지 않았다는 점만으로는 피고가 인용상표들에 대한 독점, 배타적인 권리를 포기하거나 상표등록무효심판청구를 하지 아니하기로 하는 의사를 표시하였다고 보기 어려우며, 갑 5호증의 1, 2의 기재와 증인 김시훈의 일부 증언에 의하면 2001. 10. 23. 원·피고 사이에 강원삼척산림조합에 "생명정"이라는, 수목의 활착을 돕는 특수비료를 공동으로 납품하기로 약정한 사실은 인정되나, 한편 을 5호증의 1 내지 5의 각 기재 및 증인 피영태의 증언에 의하면 당시 원고가 생산한 "생명정"도 피고 회사에서 제공한 포장지에 넣어 납품한 사실이 인정되어, 원·피고의 공동납품 사실을 들어 피고가 원고의 상표 사용까지 용인하였다고 보기도 어렵다 할 것이므로, 피고가 이 사건 무효심판청구를 제기할 이해관계인에 해당하지 아니하거나 이 사건 무효심판청구가 신의성실의 원칙, 권리남용금지의 원칙 및 금반언의 원칙에 반한다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제7호 에의 해당 여부에 관한 판단

(1) 이 사건 출원상표와 인용상표 1의 유사 여부

(가) 일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하며, 다만 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다.

(나) 이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원상표는 한글로만 구성된 문자상표이고, 인용상표 1은 한자로만 구성된 상표로서 그 외관에 있어서는 상이하다.

그러나 이 사건 등록상표는 '서쪽 바다'를 의미하는 "서해"와 '생명의 정수, 정기'라는 뜻을 가진 "생명정"{이는 원래 사전에 없는 말이나, 누구나 쉽게 알 수 있는 말인 '생명'과 '자세하다, 예리하다, 영혼, 마음, 정수, 정기'라는 뜻을 가진 '정(정)'이 결합한 단어로서 전체적으로 위와 같은 뜻을 지닌다 할 것이다, 을 1호증 및 갑 7호증 참조}이 결합한 표장으로서, 결합의 결과 위 단어들이 갖는 본래의 뜻을 합한 의미 이외의 새로운 관념을 형성함으로써 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 "서해" 부분과 "생명정" 부분이 대등한 식별력을 갖고 각각 분리되어 관찰될 수 있다 할 것이다. 한편, 인용상표 1은 한자인 "대지"와 "생명정"이 결합하여 이루어진 상표로서 역시 위와 같은 이유로 각 부분이 식별력을 갖고 분리되어 관찰될 수 있다 할 것이다. 결국, 이 사건 등록상표와 인용상표 1은 신속을 요하는 거래상의 요청에 따라 수요자나 거래자들 사이에 모두 한글 "생명정"으로 간략하게 호칭되고 관념될 수 있다 할 것이고, 그러한 경우 그 호칭 및 관념이 동일·유사하여 위 상표들이 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우에는 상품 출처의 오인이나 혼동을 야기할 염려가 있다 할 것이므로, 이 사건 출원상표와 인용상표 1은 서로 유사한 상표라고 할 것이다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표 및 인용상표 1 중 "생명정(생명정)"은 각 상표의 지정상품과 관련하여 '생명을 촉진하는 정제, 에센스'로 인식되어 지정상품의 품질, 효능 등을 직감하게 하는 기술적 표장으로서 식별력이 없어 상표의 유사 여부 판단의 대상이 되는 요부가 될 수 없다고 주장하나, 어떠한 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 하기 위해서는 일반 수요자가 그 상표를 보고 그 의미 내용을 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것인바, 비록 "생명정"이 '생명의 정수 또는 정기'라는 의미로 해석되어 비료를 지정상품으로 할 경우 그 상품의 품질이나 효능을 간접적으로 암시한다고 볼 수는 있으나, "생명정"이라는 말이 원래 사전에 나와 있지 않은 조어이고 '토지를 기름지게 하고 초목의 생육을 촉진시키는' 상품인(갑 6호증 참조) 비료의 품질이나 효능을 직접적으로 표시하는 말이라고 보기는 어려우므로(원고가 말하는 '생명을 촉진한다'는 것이 어떠한 의미인지도 불명확하다), 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한 "생명정(생명정)"이 대부분의 조경관련업계의 거래자와 수요자들 사이에 '수목의 생명, 활착을 돕는 비료'의 관용표장 내지 보통명칭으로서 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 표장으로 되어 그 식별력을 상실하였으므로 이 사건 등록상표와 인용상표 1의 유사 여부를 판단함에 있어 비교 대상이 될 수 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 인용상표가 관용표장 내지 보통명칭으로 되었는지 여부는 이 사건 등록상표의 출원시(2000. 11. 30.)를 기준으로 하여야 할 것인바( 대법원 1999. 8. 20. 선고 99후567 판결 참조), 갑 5호증의 1, 2, 갑 14호증의 1, 2, 갑 15호증, 갑 16호증의 1 내지 4, 갑 16호증의 6 내지 14, 갑 19호증의 1 내지 28, 갑 21호증의 47 내지 159, 162 내지 184, 186, 갑 25호증은 모두 이 사건 등록상표의 출원시 이후의 것이므로 증거로 채택하지 아니하고, 갑 13호증의 1 내지 4, 갑 16호증의 5, 갑 17호증의 1, 2, 갑 18호증의 1 내지 23, 갑 20호증의 1, 2, 갑 21호증의 1 내지 46, 160, 161, 185, 187, 188 내지 206, 갑 22호증의 1 내지 29, 갑 23호증의 1 내지 33의 각 기재와 증인 김시훈의 증언만으로는 "생명정(생명정)"이 이 사건 등록상표의 출원 당시 수목의 생명, 활착을 돕는 비료의 관용표장 내지 보통명칭으로 되었다는 점을 인정하기에 부족하며 그 밖에 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

(2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품과 인용상표 1의 지정상품은 모두 비료로서 동일·유사한 상품이다.

(3) 그렇다면 이 사건 출원상표는 선출원의 등록상표인 인용상표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다 할 것이다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제9호 , 제11호 , 제12호 에 해당하는지 여부에 관하여는 나아가 살펴볼 필요도 없이, 이 사건 출원상표의 등록은 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하므로 적법하다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.