나. 특허권 권리범위 결정과 출원당시의 기술수준

나. 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권권리범위확인 청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다.

원심결은 1970.9.11 출원하여 1971.11.19 등록된 피심판청구인의 판시내용의 특허 (번호 생략) 및 심판청구인이 제시한 (가)호 발명의 각 나선권회 합성수지관의 제조방법과 갑 제4호증(일본특허공보소 39-20448)의 제조방법이 그 설시내용과 같다는 사실에 의하여 결국 이 사건 특허는 그 출원전에 공지된 갑 제4호증의 기술내용과 동일하고 또한 (가)호 발명은 이 사건 특허와 동일한 사실을 확정한 후 이 사건의 경우처럼 특허의 기술적 내용전부가 공지공용에 속하는 경우는 당원 1975.12.9 선고 74후34 판결 이나, 1967.7.28 선고 66후10 판결 이 적용될 경우가 못되고 이 사건 특허에 대한 무효심결이 확정되기 까지에는 그 권리가 인정되어야 할 것이므로 ( 당원 1970.7.24 선고 70후19 판결 참조)이와 반대되는 견해에서 (가)호는 이건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 원심결은 파기를 면할 수 없다고 설시하고 있다.

그러나 원심이 이 사건에 적용될 수 없는 것이라고 들은 당원이 판결한 발명특허권의 권리범위확인 심판청구사건에 관하여 종래 위 2개의 판결들은 실용신안권권리범위확인 심판청구사건에 관한 당원 1964.10.22 선고 63후45 전원합의체판결 을 그대로 인용한 것으로 그 요지는 실용신안권은 신규성있는 기술적 고안에 대하여 부여되는 것이며, 그의 구체적, 기술적 범위를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 구애됨이 없이 고려되어야하며 공지공용의 사유까지 포함한 출원이 있고 그 출원에 의한 등록이 있었다 하여도 전연 신규성이 있는 기술적 효과가 인정될 수 없는 공지공용의 부분까지도 명세서나 도면에 기재되어 있다는 그 사실하나만으로 권리범위라고 하여 독점적인 실시권이 부여되어 기왕부터 널리 사용하고 있는 공지의 부분에 대하여 까지도 배타적 권리를 인정케 하는 결과는 오히려 기술의 진보향상을 도모하여 국가산업발전에 기여코자 하는 실용신안법의 정신에 정면 배치된다 할 것이며, 실용신안권이 신규성있는 기술고안에 대하여만 부여되고 신규성있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다고 함에 있다.

이는 발명특허권 권리범위확인 청구사건에 있어서도 동일하게 풀이되어야 한다고 할 것인바, 결국 그 취지는 출원된 권리의 일부에 공지공용의 사유가 있고 그 출원에 의한 등록이 있었다하여도 그 공지사유가 신규성있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는한 무효심결의 유무에 구애됨이 없이 그 공지부분에까지 권리범위가 확장될 수 없다는데 있다 할 것이다.

이와 같이 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에 까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다 는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고 이를 구별하여 원심과 같이 그 일부에 공지사유가 있는 경우에는 권리범위가 미치지 아니하고, 전부가 공지사유에 해당하는 경우에는 그 권리범위에 속한다고 해석하여야 할 근거도 찾아볼 수 없으며, 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것이고 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다 할 것이므로 위와 같은 당원의 종전의 견해는 변경할 필요가 없다 할 것이다.

따라서 이 사건 특허가 출원당시 그 전부가 공지공용의 것인 경우에는 그 일부가 공지공용인 경우와는 달리 그 무효심결이 확정되기까지는(기록에 의하면 이 사건 특허는 등록당시 시행되던 특허법 제90조 제1항 의 무효심판청구에 관한 제척기간이 경과된 것으로 보여진다) 그 권리가 인정되어야 한다는 전제아래(가)호 발명이 이건 특허의 권리범위에 속한다고 본 원심결은 이 점에 있어서 특허권의 권리범위확인에 관한 법리를 오해한 위법을 범하였다 할 것이므로 이를 탓하는 논지는 이유있다 할 것이고, 이와 저촉되는 원심심결 이유와 같은 사유를 들어 등록된 기술적 고안의 일부가 아닌 전부가 공지공용에 속하는 경우에는 위 63후45호 판결 을 인용한 당원 판례들은 적용될 경우가 못된다고 한 당원 1970.7.24 선고 70후19 판결 을 비롯하여, 1968.11.26 선고 68후16 ; 1968.11.26 선고 68후38 , ; 1969.3.4 선고 68후56 , ; 1970.5.26 선고 69후5 , ; 1974.7.23 선고 73후66 판결 등은 폐기하는 바이다.

따라서 그외의 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 원심결은 부당하다하여 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여법관 전원의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.