경상대학교산학협력단 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문 외 5인)

학교법인 한마학원 (소송대리인 변리사 최훈 외 1인)

2011. 5. 27.

1. 특허심판원이 2010. 9. 30. 2009당2447호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2003. 11. 24./2005. 1. 7./2005. 2. 23./ (등록번호 2 생략)

2) 구성 : “ ”

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 ‘교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 체육교육업’

4) 등록권리자 : 피고

나. 이 사건 심결의 경위

원고는 2009. 10. 12. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호 또는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하여 서비스표등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 2009당2447호 로 심리한 후, 2010. 9. 30. 이 사건 등록서비스표는 사용에 의해 식별력을 취득하여 상표법 제6조 제2항 에 해당하므로 서비스표등록을 받을 수 있고, 상표법 제7조 제1항 제11호 에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호 또는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부이다.

3. 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호 해당 여부

가. 이 사건 등록서비스표의 식별력 유무

이 사건 등록서비스표는 “ ”와 같이 구성된 서비스표로서 경남대학교라는 문자를 한글, 영문, 한자로 상하 3단으로 표기한 문자와 문자의 결합상표인바, 위 각 문자부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나, 그 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기 어려우므로 위 각 문자부분은 각각 분리되어 인식될 수 있다.

먼저 경남대학교 부분에 대하여 보면, 그 중 ‘경남’은 우리나라 행정구역의 하나인 ‘경상남도’의 약칭으로 널리 알려져 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호 에 해당하여 식별력이 없고, 대학교는 고등학교 다음 단계의 고등교육기관을 가리키는 학교를 가리키는 보통명칭이므로, 상표법 제6조 제1항 제1호 또는 7호 에 해당하여 식별력이 없다.

다음으로 ‘KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는 ’경남대학교‘ 부분에 대하여 보면, 우리나라의 영어 보급수준이나 한자 보급수준에 비추어 보면, 거래 일반의 수요자들은 이를 모두 ’경남대학교‘로 인식할 것인바, 그러한 경우 ’경남대학교‘ 부분에서 본 바와 같이 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제1호 또는 제7호 에 해당하여 식별력이 없다.

결국 이 사건 등록서비스표는 식별력이 없는 문자부분이 결합된 상표이므로 전체적으로 식별력이 없는 서비스표에 해당한다.

나. 사용에 의한 식별력 취득 여부

1) 피고의 주장

피고는 이 사건 등록서비스표와 동일성 있는 “ ”, “ ”와 같은 표장을 이 사건 등록서비스표의 출원 전에 수십 년간 사용해 옴으로써 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 이와 동일성이 인정되는 이 사건 등록서비스표에 대하여도 사용에 의해 식별력을 취득하였으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제2항 에 의해 서비표등록을 받을 수 있다고 주장한다.

2) 구체적인 판단

가) 법리

식별력이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는 식별표지로 현저하게 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의한 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 서비스표와 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하고, 그와 유사한 서비스표 및 서비스업에 대해서까지 식별력취득을 인정할 수는 없다( 대법원 1996. 5. 31. 선고 95후1968 판결 , 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 , 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조). 한편, 이와 같은 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다[ 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 , 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403(병합), 3410(병합), 3427(병합) 판결 등 참조].

나) 인정사실

을 제1 내지 6, 11 내지 32호증에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 사실을 인정할 수 있으나, 피고가 이 사건 등록서비스표의 등록결정시까지 이 사건 등록서비스표를 사용한 사실에 관하여는 이를 인정할 아무런 증거가 없다.

① 피고 산하의 경남대학교는 1948. 8. 10. 국민대학으로 인가 받았고 1961. 2. 22. 마산대학으로 교명을 변경하였으며, 1971. 12. 31. 교명을 경남대학으로 변경하였고, 1981. 7. 28. 경남대학교로 종합대학 인가를 받은 이래 이 사건 등록서비스표의 등록결정일(2005. 7. 1.) 무렵까지 ‘경남대학교’를 대학명칭으로 사용하여 왔다.

② 경남대학교가 1971. 12. 31.부터 2009.경까지 배출한 졸업생 수는 학사 79,467 석사 9,386 박사 810 도합 89,663명에 이르고 있으며, 2008년도 현재 대학의 규모는 6개 단과대학, 6개 대학원을 개설하여 운영하고 있고, 또한 극동문제연구소, 경남지역문제연구소, 환경문제연구소 등 14개의 부설연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 부속기관으로 박물관, 중앙도서관, 평생교육원, 국제교육원, 과학영재교육원, 정보통신원, 언론출판부, 사범대부설중등교육연수원, 한마생활관, 공동기기원 등을 설립하여 교육시험업무, 학술연구업무, 교육정보제공업무, 교육지도업무, 서적출판 등 여러 가지 교육 사업을 수행하고 있다.

③ 경남대학교는 2003년부터 2007년까지 5년 기간 중 총 54,261명의 입학지원을 받았으며, 이들 입학지원자는 2007년 기준으로 경남, 부산, 울산, 경북지역을 중심으로 전국 16개 시도지역을 망라한 다수의 고등학교에서 지원하였고 20명 이상의 학생이 지원한 고등학교의 숫자도 무려 112개교에 이르고 있다.

④ 경남대학교는 2003년부터 2007년까지의 5년간 총 5,701억여 원(년 평균 1,140억여 원)의 수입과 지출을 기록하였다.

⑤ 경남대학교는 ‘경남대학교’라는 교명으로 '경남대학보’ 대학신문을 발간하여 교내외에 배포해왔으며, 이 교보의 발행부수는 2003년도 22회 264,000부, 2004년도 19회 228,000부, 2005년도 22회 264,000부, 2006년도 22회 220,000부, 2007년도 22회 220,000부가 발행되었고, 영자신문 ‘The Kyungnam Times'도 위와 같은 기간 중 매년 4회 16,000부를 발행하여 5년 동안 총 80,000부를 발행하였다.

⑥ 경남대학교 소속 교원들이 ‘경남대학교’라는 교명 하에 발표한 국내외 학술논문 발표실적을 보면, 2003년에 604건, 2004년에 412건, 2005년에 364건, 2006년에 389건, 2007년에 359건에 이르고 있으며, 2003년부터 2007년까지의 5년 동안 경남대학교출판부에서 발행된 도서 및 간행물 발행실적을 보면 학술 및 교양도서가 183종 89,430부, 논문집 103종 29,436부, 행정부서간행물 816종 1,227,258부가 각각 발행되어 교내외에 배포되었다.

⑦ 경남대학교 부설기관인 박물관을 교내외인사들에게 개방하여 관람하도록 하고 있으며, 또한 평생교육원에서는 일반인을 대상으로 교양, 컴퓨터, 예술, 외국어, 건강 등 다양한 분야에 대한 강좌를 1996년부터 개설하여 운영하여 왔고 2003년부터 2007년까지 5년 동안 개설 강좌 수는 매년 평균 130여 개가 넘으며 위 5년 동안 수강인원은 13,325명에 이르며, 또한, 외국어 등의 국제전문교육을 위하여 국제교육원을 1995년에 설립하여 운영하여 왔는데, 2003년부터 2007년까지 5년 동안 개설 강좌 수는 매년 평균 120여개가 넘고, 수강인원은 9,178명에 이르며, 2002년에 설립된 정보교육원에서도 2008년 2월까지의 기간 중 63회의 IT교육(정보화 컴퓨터교육)강좌를 개설 운영해 왔다.

⑧ 경남대학교는 14개의 경남대학교 부설연구소를 운영하고 있으며, 1972. 9. 1.에 설립된 경남대학교 극동문제연구소는 북한·통일 및 국제정세에 관한 연구를 수행해오면서 정기 간행물인 계간지 "Asian Perspective", “한국과 국제정치”와 “동북아 연구”를 발행하여왔고, 기타 부정기 연구보고서, 분야별 연구총서를 발행하여 반포하고 있으며, 1981년에는 교육부 선정 사회과학분야 우수연구소로 선정된 바 있고, 정기간행물 "Asian Perspective"가 1996년에 이어 5년 연속 한국학술진흥재단에 의하여 사회과학분야 최우수 국제학술지로 선정되었다.

⑨ 경남대학교가 극동문제연구소, 경남지역연구소, 환경문제연구소, 인문과학연구소, 기초과학연구소, 교육문제연구소, 법학연구소 등 14개의 경남대학교 부설연구소에서 개최한 국내외 학술세미나 및 포럼, 강연 등 학술행사가 1997년부터 2007년까지 478회 이상 개최되었다.

⑩ 2004년 8월부터 2008년 8월 29일까지 5년간 경남대학교 총장의 기고문, 대담기사, 관련 기사 등이 문화일보, 서울신문, 한국일보, 경남일보, 국민일보, 중앙일보, 한겨레신문, 매일경제 등의 일간신문에 60회 이상 보도되었다.

⑪ 경남대학교는 2009. 9. 6.에 경남대학교의 홍보를 위하여 홍보도우미로 가수 소외 1, 개그맨 소외 2를 위촉하였고, 경남대학교 사격선수 출신인 소외 3 선수는 2008 베이징올림픽에서 금메달을 획득하였으며, 씨름선수 소외 4는 씨름분야 천하장사 타이틀을 10회, 백두장사 18회, 한라장사 7회, ○○장사 소외 5은 한라장사 3회, 경남대학교 씨름 감독 소외 6은 한라장사 4회를 각각 획득하였고, 연극배우 소외 7, 탤런트 소외 8이 경남대학교 교수로 활동하고 있다.

⑫ 경남대학교가 2005년부터 2009년 2월까지 기간 중에 경남대학교 홍보를 위하여 신문광고 75회, TV광고 49회, 라디오 광고 21회, 인터넷 광고 5회를 실시하였다.

⑬ 피고는 교명을 경남대학으로 변경한 1971. 12. 31. 이래 학교 표장으로 “ ”, “ ”와 같은 표장을 사용해 왔다.

다) 판단

위 인정사실에 의하여 알 수 있는, 경남대학교의 역사, 학교명의 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학 시설 및 활동 내역과 연구 실적, 광고 홍보 내역 등에 비추어 보면, 경남대학교라는 학교 명칭 또는 “ ”, “ ”와 같은 학교 표장은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2005. 1. 7. 무렵 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었을 것으로는 보인다.

그러나 이 사건 등록서비스표는 실사용 서비스표인 “ ”와 비교하면 영문 ‘KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는 한자 부분인 ‘ ’ 부분이 부가되어 있고, 실사용 서비스표인 “ ”와 비교하면 도형 부분이 없는 대신에 한자 부분이 부가되어 있어서 이 사건 등록서비스표를 위 실사용 서비스표들과 동일한 서비스표라고 할 수 없으므로, 위 인정사실만으로 이 사건 등록서비스표의 등록결정시에 위 실사용 서비스표들 이외에 이 사건 등록서비스표도 피고의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르러 식별력을 취득하였다는 사실을 추인하기 어렵고, 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없다.

3) 소결

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제2항 의 사용에 의해 식별력을 취득한 서비스표라고 보기 어렵다.

4. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 원고의 주장

우리나라에는 도(도)별로 거점 국립대학교가 1개씩 설립되어 있는데, 대부분 서울대학교, 경북대학교, 전남대학교 등과 같이 도명(도명) 또는 광역지방자치단체명에 대학교를 결합하여 교명(교명)으로 사용하고 있으므로, 이 사건 등록서비스표와 같이 ‘경남’이라는 도명과 ‘대학교’로 구성된 ‘경남대학교’를 접하는 거래 일반 수요자들로서는 경남대학교를 국립대학으로 오인할 염려가 있고, 실제 일반 거래계에서도 경남대학교를 경남에 설립된 국립대학교로 오인되어 사용되고 있는바, 경남대학교로 구성된 이 사건 등록서비스표는 국립대학교로 오인할 우려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

나. 판단

1) 상표법 제7조 제1항 제7호 후단의 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하며( 대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 , 1998. 12. 22. 선고 97후3029 판결 등 참조), 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지 여부는 상표 자체의 구성에 의해 지정상품과의 관계에서 판단하여야 하고, 상표 이외의 거래의 사정이나 상표권자의 주관적인 의도 등은 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 감안하여서는 아니 되며, 한편 상표의 구성 자체에서 상품의 품질의 오인을 생기게 할 사정이 존재하는지 여부는 일반수요자의 인식을 기준으로 거래통념에 따라 판단하여야 한다.

2) 이 사건에서 보면, 이 사건 등록서비스표는 경남대학교라는 한글(경남대학교), 영문(KYUNGNAM UNIVERSITY), 한자(경남대학교)를 상하 3단으로 결합한 것이고, 우리나라의 영어보급 수준이나 한자 보급수준에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 ‘경남대학교’로 인식된다고 할 것인바, 상표의 구성 자체로 볼 때, 경남대학교에서 ‘경남’이라는 표현이 국립대학을 의미하는 단어가 아니므로 경남대학교를 국립대학으로 오인할 염려가 있다고 볼 수 없고, 설사 원고 주장처럼 ‘도명’과 ‘대학교’를 결합한 교명이 국립대학교의 교명으로 많이 사용되고 있고, 일반 거래계에서 일부 경남대학교를 국립대학교로 혼동하는 경우가 있다고 하더라도 이와 같은 사정만을 가지고 경남대학교가 그 서비스표의 구성 자체로 국립대학교로 품질을 오인할 염려가 있는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 않는다.

5. 결론

그렇다면, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에는 해당하지 아니하나, 상표법 제6조 제1항 제1호 , 제4호 또는 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.