[1] 원래 식별력 없는 표장이 상표법 제6조 제2항 에 의해 상표등록을 받을 수 있는 요건인 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하였는지 여부의 판단 기준

[2] 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용이 상표법 제6조 제2항 의 ‘사용에 의한 식별력’ 취득에 영향을 미치는지 여부(적극)

[3] ‘ ’ 상표와 동일성이 인정되는 “K₂, , K2” 등의 상표들을 장기간 사용하고 그 후 ‘ ’ 상표를 계속적·중점적으로 사용한 경우, ‘ ’ 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 한 사례

[1] 상표법 제6조 제2항 이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은, 같은 법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호 의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.

[2] 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다.

[3] ‘ ’ 상표와 동일성이 인정되는 “K₂, , K2” 등의 상표들을 장기간 사용하고 그 후 ‘ ’ 상표를 계속적·중점적으로 사용한 경우, ‘ ’ 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 한 사례.

[1] 상표법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호 , 제2항 [2] 상표법 제6조 제2항 [3] 상표법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호 , 제2항

[1] 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 (공1994하, 1831) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 (공2006상, 1074)

케이투코리아 주식회사외 1인 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 박준서외 3인)

피고

주식회사 케이투스포츠 {소송대리인 법무법인 태평양(유)외 2인}

특허법원 2006. 7. 7. 선고 2005허9930 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(기간이 지난 후 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 본다.

1. 제1 내지 3점에 관하여

가. 상표법 제6조 제2항 이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호 의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만 ( 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 참조), 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만 ( 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다.

나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택 증거를 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, K2를 도안화한 다수의 상표가 등록되어 사용되고 있고, 원고 회사는 도안화된 K2 관련 상표를 주로 사용하다가 2004년 무렵에 이르러 “K2” 상표만을 사용하기 시작하였으므로 사용에 의한 식별력 취득과 관련한 “K2” 상표의 의미 있는 사용은 6개월 남짓에 불과하다는 점을 주된 이유로 하여 ‘ ’ 상표의 사용에 의한 식별력 취득을 부정하였다.

그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍이 되지 않는다.

기록에 의하면, 원고 케이투코리아 주식회사(이하 ‘원고 회사’라고 한다)의 전신(전신)인 정동남 경영의 케이투 상사와 원고회사는 2000년경까지 “K2, , K2” 등 ‘ ’ 상표와 동일성 범위 내에 있는 상표들을 20여 년 동안 등산화 등의 상품과 그에 대한 광고에 사용하여 왔고, 등산화에 쌓인 원고 회사 제품의 명성과 신용을 바탕으로 1995년경부터 등산 레저용 자켓, 점퍼, 바지 등 등산용 의류와 안전화, 배낭 등을 제조·판매하는 것으로 사업을 확장하였으며, 2001년경부터 “K2” 상표를 전면에 내세운 텔레비전 광고를 전국적으로 방송한 것을 비롯하여 라디오, 지하철역 광고판 및 버스 외벽 등의 다양한 광고수단을 이용하여 “K2” 상표를 중점적으로 광고하였고 2002년부터는 고딕화된 형태의 ‘ ’ 상표를 본격적으로 사용하기 시작한 점, 1997년부터 2000년까지 동안 원고 회사의 매출액 합계가 400억 원 상당, 광고비 합계가 15억 원 상당이었는데, 2001년 이후 그 매출액이 2001년 약 257억 원, 2002년 약 330억 원, 2003년 534억 원, 2004년 743억 원 등 지속적으로 가파르게 증대하였으며, 광고비도 2001년 약 9억 3천만 원, 2002년 약 6억 3천만 원, 2003년 약 11억 2천만 원, 2004년 40억 2천만 원 등 상당액을 지출한 점, 그 결과 2003년 4월경 이미 원고회사의 제품은 국내 등산화 시장의 약 40%, 국내 안전화 시장의 약 80%의 점유율을 차지하게 되었고, 그 무렵 각종 언론매체 등에서 “K2”를 원고 회사 또는 원고 회사의 제품을 지칭하는 것으로 사용하는 등 원고 회사의 등산화 등 등산 관련 제품의 품질에 대한 언론기관의 호의적인 보도가 잇따른 점, 반면에 이 사건 등록상표를 포함한 K2 관련 표장을 등록사용하고 있던 박해영과 주식회사 케이투스포츠의 경우 그 생산·판매량과 광고량이 미미하고 주로 상표사용권설정계약을 통하여 수익을 올리고 있으며, 주식회사 케이투스포츠 등과 상표사용권설정계약을 체결한 상표사용자들은 그 등록상표를 그대로 사용하지 아니하고 ‘ ’ 상표만을 부각시켜 사용하는 등 형식적으로 등록상표를 사용한 점 등을 알 수 있다.

그렇다면 원고 회사는 “K2”와 동일성이 인정되는 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하였을 뿐만 아니라 2002년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일까지 ‘ ’ 상표를 3년 6개월간 계속적·중점적으로 사용함으로써 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2004. 10. 16. 무렵 등산화, 안전화 및 기타 등산용품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 ‘ ’ 상표는 원고 회사의 상표로 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이다.

다. 그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 수요자들 사이에 ‘ ’ 상표가 원고 회사의 상표로 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 식별력 판단에 대한 법리오해, 채증법칙위배 등 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유는 이유 있다.

2. 결 론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.