등록서비스표 " "은 출원인의 사용에 의하여 전화통신업 및 무선통신업과 관련하여 일반 수요자 및 거래자들이 누구의 서비스라는 서비스의 출처를 인식하기에 이르렀다 할 것이므로 지정서비스업 중 전화통신업 및 무선통신업에 대하여는 식별력을 인정하여 그 등록이 유효하다고 한 사례

로마자 5자로 구성된 영어 단어 "SPEED"와 아라비아 숫자 3자 "011"이 가로로 나란히 표기되어 이루어진 등록서비스표 " "은 그 자체의 관념이나 지정서비스업과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없지만, 출원인의 사용에 의하여 전화통신업 및 무선통신업과 관련하여 일반 수요자 및 거래자들이 누구의 서비스라는 서비스의 출처를 인식하기에 이르렀다 할 것이므로 지정서비스업 중 전화통신업 및 무선통신업에 대하여는 식별력을 인정하여 그 등록이 유효하다고 한 사례.

상표법 제6조 제1항 제7호 , 제2항

에스케이텔레콤 주식회사 (소송대리인 변호사 유영일 외 1인)

주식회사 케이티프리텔 (소송대리인 법무법인 지평 담당변호사 임성택 외 1인)

2004. 12. 3.

1. 특허심판원이 2004. 5. 19. 2003당2485호 사건에 관하여 한 심결 중 등록 제51365호 서비스표의 지정서비스업 중 전화통신업 및 무선통신업에 관한 부분을 취소한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용은 각자 부담한다.

특허심판원이 2004. 5. 19. 2003당2485호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 이 사건 심결의 경위

[증 거 : 갑1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지]

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호 : 제51365호

(2) 출원일/등록사정일/등록일 : 1997. 10. 2./1998. 10. 23/1998. 12. 24.

(3) 구성 :

(4) 지정서비스업 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 [별표 2] 서비스업류구분 제106류 "무선호출 서비스업, 전화통신업, 전보통신업, 텔렉스통신업, 팩시밀리통신업, 무선통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업, 통신사업, 공중기업통신망 서비스업"

나. 이 사건 심결의 내용

피고는 원고를 상대로 하여 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 , 제7조 제1항 제1호 , 제4호 , 제11호 에 각 위반하여 등록되었다는 이유로 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2003당2485호로 심리하여 2004. 5. 19. 이 사건 등록서비스표 중 "011"은 국가 또는 공공기관이 사용하는 증명용 인장 또는 기호와 동일·유사한 서비스표라고 할 수 없으며, 정보통신부장관이 부여하고 관리하는 번호라고 해도 그 구성 자체나 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 선량한 풍속에 반하는 것이라고 볼 수 없고, 피청구인(원고) 이외의 특정인의 서비스표나 서비스라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없어 상표법 제7조 제1항 제1호 , 제4호 , 제11호 에 위반한 서비스표에 해당하지 않지만, 통신망식별번호인 위 "011"은 공익성이 있어 특별현저성이 있다고 보기 어렵고 그 지정서비스업에 관하여 독점적으로 사용할 수 있도록 허용할 수 없는 표장이므로, 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없는 "SPEED"가 결합되어 어느 정도 사용되었는지에 대하여 살펴볼 필요도 없이, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 에 위반하여 등록되었다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 등록서비스표의 식별력

(1) 이 사건 등록서비스표의 구성 자체가 식별력이 있는지 여부

원고는 이 사건 등록서비스표의 "SPEED"는 무선통신의 품질이나 효능을 간접적으로 암시할 뿐 이를 직접적으로 나타내는 것이라고는 보기 어려워 식별력이 있고, "011" 역시 숫자 3자로서 식별력을 가지므로 이들이 결합된 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 식별력을 갖추고 있다고 주장함에 대하여, 피고는 이 사건 등록서비스표의 "SPEED" 부분은 속도를 생명으로 하는 통신업에서 서비스의 품질과 효능을 표시하는 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 통신망 식별번호인 "011"은 상표권과 같은 독점배타적 권리의 대상으로 삼을 수 없다고 다툰다.

보건대, 이 사건 등록서비스표는 로마자 5자로 구성되어 '속력, 속도', 혹은 '빠름, 신속'을 의미하는 영어 단어 "SPEED"와 아라비아 숫자 3자 "011"이 가로로 나란히 표기되어 이루어진 결합서비스표인바, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 "무선호출 서비스업, 전화통신업, 전보통신업, 텔렉스통신업, 팩시밀리통신업, 무선통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업, 통신사업, 공중기업통신망 서비스업"으로서 모두 전기를 이용한 통신서비스라고 할 것이므로, 설령 전파의 속도가 동일하다고 하더라도 통신이 연결된 후의 전송속도가 문제되는 경우도 있을 수 있고, 특히 통신의 접속 속도는 위 각 서비스에 있어서 공통적으로 중요한 서비스의 속성 및 품질의 중요한 요소이므로 위 영어 단어 부분은 위 각 지정서비스업과 관련하여 볼 때 식별력이 없다고 할 것이고, 위 아라비아 숫자 부분은 2개를 초과하여 간단하고 흔하다고 할 수 없는 것이기는 하지만 무의미한 숫자가 아니라 위 통신서비스의 통신망 식별번호로서 이를 대하는 일반 수요자들에게는 그와 같은 의미로 인식될 뿐 서비스를 식별하는 표장으로 인식된다고 보기는 어렵다고 할 것이므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업들과 관련하여 식별력이 없는 부분들이 결합되어 이루어진 서비스표이고 위 결합에 의하여 달리 새로운 관념을 형성한다고 볼 수도 없어 결국 식별력을 인정받기 어렵다고 할 것이다.

(2) 이 사건 등록서비스표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지 여부

그러나 한편, 원고는 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용되어 그 등록사정 당시 이미 식별력을 얻었다고 주장하고, 이에 대하여 피고는 공익성이 있는 통신망 식별번호의 경우 항상 상표법 제6조 제1항 제7호 가 적용되는 것이고 같은 조 제2항 이 적용될 여지가 없으므로 사용에 의하여 식별력을 인정할 수는 없다고 다툰다.

살피건대, 상표법 제6조 제1항 제7호 는 " 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라고 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호 에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정하는 것으로서, 그 의미는 그 자체로 식별력이 없거나 또는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 경우에 식별력이 없다고 하여 등록을 허용하지 않는다는 취지로 보이는바( 대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결 참조), 피고 주장과 같이 누구도 사용하여서는 아니된다는 의미의 공익성은 상표법 제6조 가 규정하고 있는 식별력의 문제가 아니라 상표법 제7조 가 규정하고 있는 상표등록 불허사유의 문제라고 할 것이다.

또한, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호 의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않게 되어 상표등록을 받을 수 있다고 할 것이다( 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조).

나아가 보건대, 갑8호증, 갑9호증의 1, 2, 갑10호증의 1, 9 내지 15, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 갑11호증의 58, 64, 65, 68, 69, 76, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 101, 102, 111 내지 113, 115 내지 118, 120, 122, 124 내지 136, 138, 140, 141, 144 내지 146, 148, 150, 151, 153 내지 159, 165, 166, 171, 172, 174, 175, 177 내지 180, 갑12호증의 1 내지 4, 갑13호증의 1, 2, 갑14호증의 1 내지 5, 갑15호증의 1 내지 7의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 이 사건 등록서비스표를 사용하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등 대중언론매체에 지속적으로 자신의 전화통신업 및 무선통신업에 관하여 광고하였으며, 이 사건 등록서비스표 및 그와 동시에 원고가 사용하던 "디지털 011", "스피드 011" 등을 포함한 서비스표 및 위 각 서비스업에 대한 광고비가 1996. 약 208억 원, 1997. 약 258억 원, 1998. 약 367억 원에 이르렀고, 이러한 원고의 광고비 지출은 원고로 하여금 한국방송광고공사의 광고주로서 1996. 23위, 1997. 10위, 그리고 1998.에는 2위에 오르게 하였으며, 나아가 이동전화 통신서비스 시장에서 원고는 1997. 전체 가입자 중 66.9% 정도를, 1998. 전체 가입자 중 42.7% 정도를 각 점하게 된 사실 및 이러한 시장점유 결과와 관련하여 원고는 1996. 한국경제신문 소비자대상 마케팅상을 수상하고, 1997. 서울신문 상반기 및 하반기 히트상품, 한국경제신문 소비자대상 마케팅상, 한국소비자축제본부 소비자만족대상을 각 수상하였으며, 1998.에는 매일경제신문 상반기 히트상품, 한국경제신문 상반기 통신부문 소비자대상, 서울신문 상반기 히트상품에 각 선정된 사실을 각 인정할 수 있고 반증은 없는바, 위 인정 사실에 의하면 이 사건 등록서비스표는 위와 같은 원고의 사용에 의하여 이 사건 등록서비스표의 등록사정 당시는 물론 그 출원시에도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 전화통신업 및 무선통신업과 관련하여(다른 지정서비스업에 관하여는 이를 인정할 만한 증거가 없다) 일반 수요자 및 거래자들이 원고의 서비스라는 서비스의 출처를 인식하기에 이르렀다고 할 것이므로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 위 지정서비스업에 대하여는 식별력이 인정된다고 할 것이다.

(3) 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 전화통신업 및 무선통신업을 제외한 나머지 부분은 나아가 피고가 주장하는 다른 등록무효 사유에 대하여 살필 필요 없이 상표법 제6조 제1항 제7호 가 정하는 기타 식별력이 없는 상표로서 상표법 제71조 제1항 제1호 에 의하여 무효로 되어야 할 것이다.

나. 상표법 제7조 제1항 위반 여부

나아가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 전화통신업 및 무선통신업에 대한 피고의 나머지 무효주장에 대하여 차례로 살핀다.

(1) 상표법 제7조 제1항 제1호 에 관한 판단

피고는 "011"과 같은 통신망 식별번호는 국가가 관리하는 표장으로서 감독용 또는 증명용 기호에 해당되거나 적어도 이에 준하는 것이므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제1호 에도 해당되어 무효로 됨을 면할 수 없다고 주장한다.

그러나 상표법 제7조 제1항 제1호 에서 정하는 서비스표 부등록사유는 공적인 표장이 공익적 측면에서 존엄성의 정도가 높아 이를 서비스표등록 출원의 주체가 누구인가를 가리지 아니하고 이에 해당할 경우에는 서비스표로서 등록받을 수 없다고 규정한 것으로( 대법원 1997. 6. 13. 선고 96후1774 판결 참조), 설령 위 통신망 식별번호의 관리주체가 정보통신부장관이라고 할지라도 그러한 사정만으로 이 사건 등록서비스표가 감독용이나 증명용 인장 또는 기호라고는 할 수 없으므로 피고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제4호 에 관한 판단

다음으로, 피고는 이 사건 등록서비스표의 구성 자체로서 혹은 그것이 통신서비스에 사용될 경우에 있어서 수요자에게 주는 의미와 내용이 공공질서 또는 선량한 풍속에 직접 반하는 것은 아니라고 할지라도, 원고가 통신망 식별번호를 요부로 하는 이 사건 등록서비스표를 등록하여 독점적으로 사용하는 행위는 전기통신사업법령에 위반되는 것으로서 국가정책과 정보통신질서를 무력화시키는 것이며 사회공공의 이익, 일반사회의 질서로서 공정하고 신용 있는 상거래질서, 불법행위법의 질서를 의미하는 공공의 질서나 선량한 풍속에 위배되는 것이므로 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당되어 이 사건 등록서비스표는 무효로 되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 상표법 제7조 제1항 제4호 에서 말하는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바( 대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결 참조), 이 사건 등록서비스표의 출원과 등록 및 사용이 곧 전기통신사업법령에 위반되는 것이라고 보기도 어렵고, 나아가 선량한 풍속이나 사회질서에 반하는 것이라고도 할 수 없으므로 피고의 위 주장도 이유 없다.

(3) 상표법 제7조 제1항 제11호 에 관한 판단

피고는 또한, 통신망 식별번호는 국가자원으로서 국가에 의하여 관리되며 공익상 필요한 경우에는 번호를 변경하거나 회수할 수 있는 것으로서 제3자에게 양도하거나 처분할 수 없고 다른 사업자에게도 사용권을 부여할 수도 없음에도 이러한 식별번호를 요부로 하여 서비스표가 등록될 경우 수요자들로 하여금 마치 이러한 식별번호가 사유화할 수 있는 특정인의 재산으로 인식하게 할 우려가 있으므로 이 사건 등록서비스표는 수요자를 기만할 우려가 있는 서비스표에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하는 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 서비스표'란 그 서비스표의 구성 자체가 지정서비스업이 본래 가지고 있는 성질과는 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 서비스표를 말하는 것으로서 피고가 주장하는 사유만으로는 지정서비스업에 관한 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 보이지 아니하고, 또한 상표법 제7조 제1항 제11호 의 수요자 기만 염려가 있는지 여부는 등록사정시를 기준으로 판단하여야 하는바, 이 사건 등록서비스표의 등록사정 당시는 앞서 본 바와 같이 2001. 1. 8. 개정된 법률에 기한 번호이동성제도가 실시되지 아니하여 원고 이외의 다른 통신사업자가 위 식별번호를 사용하기 위하여는 원고로부터 위 식별번호가 회수되고 다시 부여되어야만 할 것이므로 그 가능성도 매우 낮았으므로 이 사건 등록서비스표의 사용이 그 출처를 혼동시켜 수요자를 기만할 염려가 있다고도 할 수 없으므로 피고의 위 주장도 이유 없다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 전화통신업 및 무선통신업을 제외한 나머지 지정서비스업에 관하여만 이와 결론을 같이 하여 그 부분에 한하여 정당하고, 위 지정서비스업에 관한 부분에 대하여는 위법하므로 이 부분에 한하여 이를 취소하고, 원고의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각한다.