가. 상표등록의 취득심판을 청구할 수 있는 이해관계인

나. 선출원된 타인의 등록상표 “노이에루"가 기술적 표장에 불과하여 그 유사상표의 사용 이 상품출처의 혼동 등을 일으킬 염려가 없다고 본 사례

가. 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 과거에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있어서 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람이면, 상표법 제43조 제2항 에 규정된 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 볼 것이다.

나. 등록상표 “노엘"의 상표권자가 사용한 실사용상표 또는 “노엘 NEUER"가 선출원되어 등록된 타인의 상표인 대상상표 “노이에루(NEUER)"와 로마문자의 표기가 동일, 유사하더라도 대상상표인 중 한글 부분인 “노이에루"는 로마문자인 “NEUER"의 독일어 발음의 한글표기에 불과하고, “NEUER"는 독일어로 “더욱 새로운”의 뜻을 가진 형용사이어서, 이를 그 지정상품인 소화성 궤양치료제에 사용할 경우 일반 수요자나 소비자에게 "더욱 새로와진 소화제" 등의 뜻으로 인식될 것이므로 이는 지정상품의 품질이나 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적 표장에 불과할 뿐 상표로서의 특별현저성을 갖춘 것이라고는 보기 어려우므로, 실사용 상표와 대상상표가 유사하더라도 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 할 수 없다.

가. 상표법 제43조 제2항 나. 상표법 제45조 제1항 제2호 , 제8조 제1항 제3호

가. 대법원 1974.3.26. 선고 73후16 판결 1979.8.14. 선고 79후46 판결 1983.12.27. 선고 80후9 판결 1987.10.26. 선고 86후78, 79, 80판결 1988.4.25. 선고 86후165, 172, 189 196판결

일양약품공업주식회사 소송대리인 변리사 임석재

제일약품주식회사 소송대리인 변리사 김경원 외 1인

특허청 항고심판소 1988.9.30. 자 87항당215 심결

원심결을 파기한다.

사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

1. 피심판청구인 소송대리인 변리사 김경원의 상고이유 제1점에 대한 판단

(상고 이유서 제출기간이 지난 뒤에 변리사 소외인이 제출한 상고이유보충서에 기재된 보충상고이유는 상고이유를 보충하는 한도내에서 판단한다. 이 뒤에도 같다).

취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 과거에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있어 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람이면, 상표법 제43조 제2항 에 규정된 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보아야 할 것이다 ( 당원 1974.3.26. 선고 73후16 판결 ; 1979.8.14. 선고 79후46 판결 ; 1983.12.27. 선고 80후9 판결 ; 1987.10.26. 선고 86후78, 79, 80 판결 ; 1988.4.25. 선고 88후 165, 172, 189, 196 판결 등 참조).

관계증거와 기록에 의하면, 심판청구인은 피심판청구인이 출원하여 상표등록을 받은 등록상표(이 뒤에는 "이 사건 등록상표"라고 약칭한다)인 "노엘"의 지정상품과 동종의 상품인 소화기관용 약제 등의 제조· 판매업을 경영하면서 그 판매상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표인 을 사용하여 온 사실을 인정할 수 있으므로, 심판청구인은 이 사건 등록상표의 상표등록취소 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 할 것이다.

이와 취지를 같이 한 원심의 판단은 정당하고, 원심결에 상표등록의 취소심판 청구권자에 관한 법리를 오해한 위법이나 심리를 제대로 하지 못한 위법이 있다고 볼 수 없으므로 논지는 이유가 없다.

2. 같은 상고이유 제2점에 대한 판단

원심은 이 사건 등록상표는 한글로 "노엘"이라고 횡서하여 구성한 상표로서, 피심판청구인이 이 사건 등록상표를 사용함에 있어서는 로마문자를 병기하거나 연기하여 또는 "노엘(Neuer)"(이 뒤에는 "실사용 상표"라고 약칭한다)로 사용하고 있는 바, 실사용상표와 이 사건 등록상표보다 먼저 출원되어 등록된 타인의 등록상표(이 뒤에는 "대상상표"라고 약칭한다)인 를 대비하여 볼 때, 한글표기에 있어서는 서로 다르다고 하겠으나 로마문자의 표기가 동일·유사하여 위의 두 상표를 그 지정상품인 동종상품에 다 같이 사용할 경우, 일반수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피청구인이 상표법 제45조 제1항 제2호 소정의 상표등록의 취소사유에 해당하고, 따라서 이 사건등록상표의 상표등록은 취소되어야 한다고 판단하였다.

그러나 상표권자가 등록상표의 유사범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 표장상품과 사이에 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 하려면, 그 대상상표가 적어도 상표로서의 특별현저성 즉 자타의 상품을 일반수요자나 소비자로 하여금 식별하게 할 수 있는 상표로서의 기능을 갖추어야 한다고 할 것인 바, 이 사건 대상상표인 중 한글부분인 "노이에루"는 로마문자인 "NEUER"의 독일어 발음의 한글표기에 불과하고, "NEUER"는 독일어로 "더욱 새로운"의 뜻을 가진 형용사이어서, 이를 그 지정상품인 소화성 궤양치료제에 사용할 경우 일반수요자나 소비자에게 "더욱 새로워진 소화제"등의 뜻으로 인식될 것이므로, 이는 지정상품의 품질이나 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적 표장에 불과할 뿐 상표로서의 특별현저성을 갖춘 것이라고는 보기 어려우므로, 실사용 상표와 대상상표가 유사하다고 하더라도 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 할 수 없다.

그렇다면 이 사건 등록상표의 상표권자인 피청구인이 상표법 제45조 제1항 제2호 에 해당한다고 할 수 없음에도 불구하고, 원심은 이와 결론을 달리하여 이 사건 등록상표의 상표등록은 취소되어야 한다고 판단하였으니, 원심결에는 상표등록의 취소사유에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있고 원심결은 파기를 면치 못할 것이다.

3. 그러므로 원심결을 파기하고, 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.