[1]화학기계기구용 여과기 등과 공업용 교반기가 유사한 상품에 해당하는지 여부(적극)

[2]출원상표 "OSCA"가 인용상표 "OSCA-M"과 유사하여 수요자 기만 상표에 해당한다고 한 사례

[1]교반(agitation)은 현탁한 작은 물방울, 기포, 고체 입자 주위를 휘저어서 강한 교란을 일으킴으로써 용해나 추출 및 화학반응 속도를 증대시키는 조작을 말하며, 따라서 공업용교반기는 유체역학을 이용한 기초적 화학기계장치임이 분명하고, 한편 여과(filtration)는 유체가 여과매체, 즉 격막을 통과하게 하고 그 위에 고체가 퇴적되게 함으로써 유체로부터 고체입자를 분리하는 조작으로서 교반과는 밀접한 관련을 가지는 화학공학상의 단위조작 기법인 점을 감안하면, 이를 이용한 출원상표 "OSCA"의 지정상품인 화학기계기구용 여과기 등은 화학기계기구류로서 그 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등에서 인용상표 "OSCAR"의 지정상품인 '공업용 교반기'와 상당 부분 중복될 것임이 분명하므로, 서로 유사한 상품에 해당한다.

[2]출원상표 "OSCA"가 인용상표 "OSCA-M"과 유사하여 수요자 기만 상표에 해당한다고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제7호 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호

주식회사 트리풀.알 (소송대리인 변리사 박미숙)

특허청장

주식회사 쓰리.알 외 1인 (소송대리인 특허법인 엘엔케이 담당변리사 박희식)

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2001. 7. 31. 2000원2908호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

[증거：갑 제1호증, 을 제1 내지 3, 19호증의 각 기재]

가. 원고의 이 사건 출원상표

(1) 출원번호：제1999-50168호

(2) 출원일：1999. 12. 28.

(3) 표장：

(4)지정상품(상표법시행규칙 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제7류)：화학기계기구용 여과기, 화학기계기구용 여과기용 오일필터, 정유기, 정유기용 오일필터, 내연기관용 오일 여과장치, 내연기관용 오일여과장치용 오일필터, 산업용기계기구용 오일 여과장치, 산업용기계기구용 오일 여과장치용 오일필터

나. 인용상표 1

(1) 등록번호：제466919호

(2) 권리자：포항종합제철 주식회사

(3) 출원일/등록일：1999. 4. 26./2000. 3. 20.

(4)표장：

(5)지정상품(위 상품류 구분 제7류)：단조기, 선반(목공용 제외), 소성가공기계, 주조기계, 압연기, 전기용접기, 드릴, 도로공사기계, 공업용 교반기, 도장기계기구

다. 인용상표 2

(1) 표장：OSCA-M

(2) 사용권자：피고 보조참가인들

(3) 사용상품：오일여과기

라. 거절결정 및 심결

피고는 2000. 11. 10. 이 사건 출원상표가 선등록된 인용상표 1과 표장 및 지정상품이 유사하고, 피고 보조참가인 한국트리플알 주식회사가 오일여과업계에서 20여 년 간 독점사용하여 온 인용상표 2와도 표장 및 지정상품이 유사하여 이를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 우려 등이 있으므로 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제7호 , 제11호 , 제12호 에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 원고는 이에 불복하여 위 거절결정의 취소를 구하는 심판청구를 하였는바, 특허심판원은 이 사건을 2000원2908호로 심리하여 2001. 7. 31. 아래의 마.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

마. 이 사건 심결이유의 요지

(1) 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

(가) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표는 영문자 "OSCA"로 구성되어 "오스카"라고 호칭되는 조어상표로서 별도의 관념은 없으며, 인용상표 1은 영문자 "OSCAR"로 구성되어 "오스카"로 호칭되며, "현금, 돈" 등의 관념을 가지는 단어이므로, 양 상표는 그 관념은 상이하다고 할 수 있으나, 칭호가 "오스카"로 동일하고, 외관도 끝 부분에 "R"이 있고 없는 차이에 불과하여 유사하므로, 양 상표는 전체적으로 유사한 상표이다.

(나) 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제7류 제20군에 속하는 "화학기계기구류 및 비수송기계기구용동력기계류" 등의 물품이고, 인용상표 1의 지정상품은 상품류 구분 제7류의 "공업용교반기, 도로공사기계, 도장기계기구, 단조기" 등의 건설기계기구류로서 사용목적, 형상, 용도, 생산방법, 판매형태, 수요자 등이 상이하여서, 이 사건 출원상표를 그 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자 및 거래자들이 그 상품의 제조·판매가 인용상표 1의 상표권자에 의하여 이루어지는 것으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 수 없으므로, 서로 유사한 상품에 해당하지 아니한다.

(다)따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니한다.

(2) 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하는지 여부

(가)피고 보조참가인 주식회사 쓰리.알의 전신인 주식회사 세양인터내셔날은 1988. 8. 17. "여과기계류 제조 및 판매업"을 주된 사업목적으로 하여 법인설립등기를 하고, 1980. 10. 6. 미국의 U.O.C.와 기술제휴 계약을 체결하고 같은 해 11월 5일 상공부로부터 위 계약에 관한 인가를 받아 기계류를 생산 판매하여 왔으며, 1987. 11월 및 1988. 2월호 기계정보지 및 1991. 8월호 윤활관리잡지 등에 위 주식회사 쓰리.알의 자회사인 피고 보조참가인 한국트리플알 주식회사의 생산품목인 "산업용사출성형기, 산업용유압프레스기, 전기절연유기계 및 차량용오일여과기" 등을 광고선전하고, 동사가 자체 제작한 팜플렛에 인용상표 2의 종류 및 생산품의 기능, 성능, 용도, 장점 등을 열거하고 이를 취급하는 전국의 지점을 표기하였으며, 2000. 3. 16. 매일경제신문에 한국트리플알 주식회사는 23년 이상 오일여과기 등을 생산하여 왔으며 관련업계 생산량의 90%를 차지한다는 기사 등이 게재되어 있는 점에 비추어 보면, 인용상표 2는 관련업계에서 알려진 상표이다.

(나)따라서 피고 보조참가인 주식회사 쓰리.알의 임원이었던 원고의 대표이사가 이 사건 출원상표를 등록하여 사용하는 것은 피고 보조참가인들이 제조하여 판매한 인용상표 2가 부착된 상품의 명성에 편승함으로써 공정한 상거래질서를 문란하게 하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당한다.

(3)이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부

(가)피고 보조참가인들은 1980년대 초부터 20년 이상 "OSCA-M"이라는 인용상표 2가 부착된 오일여과기 및 이와 유사한 제품을 생산 판매하여 왔으므로, 인용상표 2가 부착된 제품은 산업계와 자동차생산업계 등에서 특정인의 상품으로 알려졌다.

따라서 이 사건 출원상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품의 품질을 오인하게 하거나, 수요자를 기만할 우려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

(4)그러므로 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제11호 에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절한 원결정은 정당하다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

(1) 원고 주장의 요지

인용상표 1의 지정상품 중 "공업용 교반기"가 상품류 구분 제7류 제20군의 화학기계기구에 속하는 것으로 되어 있다고 하더라도 "교반기"는 휘젓는 기구를 의미할 뿐 이를 화학기계기구로 보아야 할 아무런 이유가 없고, "교반기"를 취급하는 업체 중 어느 곳에서도 "정유기, 정유기용 오일필터, 화학기계기구용 여과기, 화학기계기구용 여과기용 오일필터" 등 이 사건 출원상표의 지정상품 중 화학기계기구류에 속하는 상품들과 동일 또는 유사한 상품을 함께 취급하고 있지 아니한 점에 비추어 보아도, 양 상표의 지정상품은 기능, 용도, 판매처, 제조자 및 거래자가 상이하므로, 서로 유사한 상품이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니한다.

(2) 피고 보조참가인들의 주장 요지

이 사건 출원상표의 지정상품 중 "정유기, 정유기용 오일필터, 화학기계기구용 여과기, 화학기계기구용 여과기용 오일필터"와 인용상표 1의 지정상품 중 "공업용 교반기"는 상품의 분류표상으로는 물론 그 속성, 용도 등으로 보아도 화학기계기구류에 속하며, 그 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등이 중복되므로 서로 유사한 상품에 해당하고, 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

(3) 판 단

(가) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표는 영문자 "OSCA"로 구성되어 있고, 인용상표 1은 영문자 "OSCAR"로 구성되어 있음은 앞서 본 바와 같은바, 이 사건 출원상표는 특별한 관념을 가지지 않는 조어상표인 반면, 인용상표 1은 "현금, 돈" 등의 의미를 가지므로 그 관념이 서로 유사하다고 할 수 없으나, 양 상표는 모두 "오스카"라는 호칭이 동일하고, 이 사건 출원상표는 5글자로 이루어진 인용상표 1의 앞 부분 4글자와 동일하게 구성되어 있으며, 인용상표 1은 그 뒤에 "R"을 덧붙인 것에 불과하여, 양 상표는 그 외관도 유사하므로, 양 상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 표장이 서로 유사하다.

(나)지정상품의 유사 여부

지정상품의 유사 여부는 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것인바( 대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 , 1997. 3. 11. 선고 96후795 판결 참조), 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "화학기계기구용 여과기, 화학기계기구용 여과기용 오일필터, 정유기, 정유기용 오일필터"와 인용상표 1의 지정상품 중 "공업용 교반기"는 상품류 구분 제7류 제20군의 화학기계기구류에 속하여 상품류 구분을 같이 할 뿐만 아니라, 을 제20 내지 24호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 교반(agitation)은 현탁한 작은 물방울, 기포, 고체 입자 주위를 휘저어서 강한 교란을 일으킴으로써 용해나 추출 및 화학반응 속도를 증대시키는 조작을 말하며, 부천시 원미구 도당동 254-13 소재 신원기계공업사에서는 고분자 화합물인 접착체 및 밀폐제(sealant)를 제조하는데 사용되는 2축 교반기를 생산하여 판매하고 있고, 서울 금천구 가산동 소재 명성인더스트리는 생물공학, 약학의 효소정제, 수지, 화장품 등의 분쇄 및 혼합 등에 쓰이는 교반기를 제작하여 농심켈로그 주식회사, 덕성화학공업 주식회사, 주식회사 유유 등에 납품하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 인용상표 1의 지정상품인 공업용교반기는 유체역학을 이용한 기초적 화학기계장치임이 분명하고, 한편 여과(filtration)는 유체가 여과매체, 즉 격막을 통과하게 하고 그 위에 고체가 퇴적되게 함으로써 유체로부터 고체입자를 분리하는 조작으로서 교반과는 밀접한 관련을 가지는 화학공학상의 단위조작 기법인 점을 감안하면, 이를 이용한 이 사건 출원상표 1의 지정상품인 화학기계기구용 여과기 등은 역시 화학기계기구류로서 그 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 상당 부분 중복될 것임이 분명하므로, 서로 유사한 상품에 해당한다.

(다)따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

나. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부

(1) 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

피고 보조참가인들이 생산하는 여과기에 표시되어 상품의 출처를 나타내는

것은 "트리플·알" 또는 " "이라는 상표이고, 인용상표 "OSCA-M"은

그 아래 부기되어 여과기의 제품명을 나타내는 시리즈명으로 쓰인 데 불과하므로, 그것이 상표로서 사용되었다고 볼 수 없고, 가사 그것이 상표로서 사용된 바 있다고 하더라도 그와 같은 상표가 부착된 제품들의 매출액 등에 관하여 아무런 입증이 없는데도 불구하고 단지 인용상표에 대하여 간헐적인 광고가 이루어졌다는 사정만으로 인용상표나 그것이 부착된 제품이라고 하면 특정인의 상표나 상품으로 알려져 있었다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 아니한다.

(2) 판 단

(가) 인정 사실

[채택증거：갑 제5, 14호증, 을 제5, 6, 8 내지 12, 15호증, 을 제7호증의 1 내지 6, 을 제13호증의 1 내지 5, 을 제14호증의 1 내지 8, 을 제16호증의 1 내지 4, 을 제17호증의1, 2, 을 제18호증의 1 내지 107의 각 기재]

[방해가 되지 않는 증거：갑 제12, 13호증의 각 기재]

1)피고 보조참가인 주식회사 쓰리.알은 1979. 3. 29. 여과기계류 제조판매업을 주된 사업목적으로 하여 설립된 회사로서 내연기관용 여과기를 주로 생산하여 왔고, 피고 보조참가인 한국트리플알 주식회사는 1979. 3. 3. 오스카(OSCA) 여과기 제조업을 사업목적으로 하여 설립된 위 주식회사 쓰리.알의 자회사로서 산업용여과기를 주로 생산하여 왔다.

2)피고 보조참가인들은 설립 이후 현재까지 20여 년 동안 계속하여 인용상표 2인 "OSCA-M" 또는 그로부터 뒷 부분 '-M'을 제외한 "OSCA"를 표기한 선박용 바이패스식 윤활유 여과기 등 제품을 국내 시장에서 판매하여 왔으며, 이들 여과기 제품과 관련 필터 등 판매로 인한 매출액이 한국트리플알 주식회사의 경우, 1991년 9억 6천 7백 만 원, 1993년 13억 3백 만 원, 1995년 144억 원, 1997년 1억 7천만 원, 2001년 10억 1천 만 원, 주식회사 쓰리알의 경우, 1995년 14억 4천 2백 만 원, 1997년 16억 1천 4백 만 원이고, 한편 위와 같은 여과기업계는 시장규모가 크지 않고 참여하는 대기업이 없어서, 피고 보조참가인들이 위와 같은 매출액에 기초하여 2001년 국내 여과기 판매시장의 50% 이상을 점유하고 있었다.

3)한편 피고 보조참가인들은 오일여과기 분야의 기술개발과 품질향상 등에 힘써온 결과, 1983. 3. 21.부터 2000. 11. 11.까지 8회에 걸쳐서 대통령 표창 및 국무총리 표창을 받았고, 1999. 7. 13. 산업자원부 기술표준원장으로부터 엘리멘트 교환형 선박용 바이패스식 윤활유 여과기에 관한 기술에 관하여 신기술 인증을, 2001. 4. 13. 한국능률협회인증원으로부터 오일 여과기 및 필터 생산 등에 관하여 품질시스템인증을 각 받았으며, 이와 같은 생산 및 기술개발활동 등의 영향으로 피고 보조참가인들은 여과기 제조업계에서는 '오스카 바이패스(OSCA ByPass) 오일여과기'를 생산하는 업체로서 알려지게 되었다.

(나) 판 단

1) 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 하기 위하여는 ① 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고, ② 인용상표와 동일·유사한 상표가, ③ 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나 또는 그와 경제적인 견련성이 있는 지정상품에 사용되어 동일·유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야 한다( 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 ； 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결 참조).

2)그러므로 먼저 ①의 요건에 관하여 보건대, 위에서 인정한 바와 같은 위 여과기 시장의 규모나 피고 보조참가인들의 제품판매기간 및 시장점유율 등을 감안할 때, 인용상표 2("OSCA"도 "OSCA-M"과 동일성이 있어, 인용상표의 범주에 포함된다)가 국내에서 저명상표라고 할 수는 없다고 하더라도, 위 거절결정시인 2000. 11. 10.경 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 인용상표나 그것이 부착된 상품이라고 하면 이미 피고 보조참가인들의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

원고는 2. 나. (1)항과 같이, 피고 보조참가인들이 생산하는 여과기에 표시되

어 상품의 출처를 나타내는 것은 "트리플·알" 또는 " "이라는 상표이

고, 인용상표 2는 그 아래 부기되어 여과기의 제품명을 나타내는 시리즈명으로 쓰인 데 불과하므로, 그것이 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 주장한다.

보건대, 앞서 든 증거들에 의하면, 피고 보조참가인들은 형상과 구체적 용도를 달리하는 BU 32, M100-4R, SE100 등 여러 가지 모델의 여과기를 생산하여 왔으며, 그 중 직육면체의 형상을 취한 이른바 CABINET STYLE의 'M

시리즈' 제품에는 인용상표를 단독으로 표시하였으나, 나머지 'BU 시리즈' 제

품 등과 관련 카탈로그에는 " "과 같은 표장의 상표를 인용상표 2와 함

께 표시하였으며, 이 경우에 인용상표 2가 상대적으로 그 크기 등 비중이 작았던 사실을 인정할 수 있으나, 그러한 상표의 병렬적 사용 등으로 인하여 인용상표 2가 본래 가지는 상품의 출처표시 기능이 상실되었다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

3)다음 ②의 요건에 관하여 보건대, 이 사건 출원상표와 인용상표 2는 모두 영문자 'OSCA' 또는 'OSCA-M'으로 구성되어 있어서, 그 외관 및 '오스카'라는 호칭이 동일하거나 매우 유사하므로, 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 상표에 해당한다.

4)마지막으로 ③의 요건에 관하여 보건대, 지정상품의 동일·유사 여부 및 경제적 견련성의 여부는 상품 자체의 속성인 용도 등과 공급부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것인바( 대법원 1997. 3. 11. 선고 96후795 판결 참조), 화학기계기구용 여과기 등 이 사건 출원상표의 지정상품들과 인용상표 2의 사용상품인 오일여과기는 모두 상표법 시행규칙 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제7류의 기계류에 속하는 것들일 뿐만 아니라, 상품의 용도와 공급부문, 판매부문, 수요자의 범위 등이 대부분 중복되므로, 서로 유사한 상품이다.

5)따라서 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용될 경우에는, 그것이 인용상표 2의 상표권자인 피고 보조참가인들과 어떠한 관련이 있는 것처럼 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 우려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

다. 소결론

그러므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제11호 에 해당한다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다고 본 점에 있어서는 잘못이 있으나, 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다고 보아 그 등록을 거절한 원결정을 유지한 결론에 있어서는 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.