2012가합87022 디자인권침해금지 등

1. ○○○

대표자 * * * *

2. △△△

* * * * * *

3. 오 주식회사

서울 중구 회현동3가

대표이사 이 * *

원고들 소송대리인 변호사 오관석

한미약품 주식회사

화성시 팔탄면 하저리 893 - 5

대표이사 임 * *

소송대리인 법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사 이후동, 남문기 ,

이재엽

2013. 3. 6 .

2013. 3. 29 .

주문 1. 원고들의 청구를 모두 기각한다 .

2. 소송비용은 원고들이 부담한다 .

청구취지

피고는, 별지 목록 제1항 기재 각 제품에 대하여 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도

또는 대여의 청약 ( 양도 또는 대여를 위한 전시 포함 ) 을 하여서는 아니 되고, 별지 목록

제2항 기재 표장을 별지 목록 제3항 기재의 제품 또는 그 포장 및 선전광고물에 표시

하거나 위 표장을 표시한 위 제품을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또

는 수입하여서는 아니 되며, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중이거나, 피고

가 제3자를 통하여 점유 중인 별지 목록 제1항 기재 각 제품의 완제품 및 반제품 일

체를 폐기하라 .

이유

1. 기초사실

가. 원고들의 지위, 등록 디자인, 등록 상표 및 제품 1 ) 원고 △△△는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 내의 법인으로 발기기 능장애 치료제인 비아그라 ( Viagra, 이하 ' 비아그라 ' 라 한다 ) 를 비롯한 다수의 의약품을 개발하여 이를 판매하고 있는바, 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용약제를 지정상품으로 하는 별지 이 사건 등록상표 기재 상표 [ 등록번호 제608773호, ( 입체상표, 색채상표 ), 이하 ' 원고 상표 ' 라한다 ] 를 2003. 11. 6. 출원하여, 2005. 2. 17. 그 등록을 받았다 . 2 ) 소외 화이자 리서치 앤드 디벨롭먼트 캄파니 엔브이 / 에스에이는 별지 이 사건 등록디자인 기재 디자인 ( 등록번호 제240145호, 사시도 이하 ' 원고 , 디자인 ' 이라 한다 ) 을 1998. 9. 26. 출원 ( 1998. 4. 7. 우선권 주장 ) 하여 1999. 3 .

26. 그 등록이 이루어졌고, 원고 디자인은 2005. 10. 19. 소외 화이자 매뉴팩춰링 아일랜드에게 이전등록된 후, 2012. 7. 30. 최종적으로 원고 ○○○에게 이전등록되었다 .

3 ) 원고 ◇◇◇◇◇◇오는 원고 △△△의 한국 내 자회사로서 1998. 경부터 원고 △△△가 생산한 의약품을 독점적으로 수입 · 판매하고 있다 . 4 ) 원고 ○○○가 디자인권을 가지고, 원고 △△△가 상표권을 가지며, 원고 소가 수입 · 판매하고 있는 발기기능장애 치료제인 비아그라 ( 이하 ' 원고들제품 ' 이라 한다 ) 의 포장형태는 별지 원고들 제품 포장과 같다 .

나. 원고 △△△의 상표 ' Viagra ', ' PFIZER ' 의 주지저명성 1 ) 발기기능장애 치료제인 비아그라는 원고 △△△에 의해 1997. 말경 개발되어 1998. 3. 27. 미합중국 식품의약국 ( The United States Food and Drug Administration, 약칭하여 FDA ) 으로부터 미합중국 내 판매를 승인받은 후 1998 .

4. 7. 부터 의사의 처방전을 받은 자에 한하여 약국에서 시판되기 시작하였는데 , 기존의 발기기능장애 치료제들과 달리 먹는 알약이고, 또 그 효능이 다른 발기기능장애 치료제보다 탁월하고 부작용도 적다고 알려짐에 따라 판매 개시 전부터 세계 각국의 주목을 받았고, 판매가 개시되자마자 전세계적으로 선풍적인 인기를 끌게 되었다 .

2 ) 그리고 이러한 비아그라의 인기는 한국에서도 마찬가지로 나타났는데, 한국에서는 사람들이 비아그라를 발기기능장애 치료제가 아니라 남성들의 정력증강제로 오인함으로 인하여 더욱더 그 국내 시판 여부가 세간의 관심거리가 되었고 국내 언론들도 거의 매일 그에 관한 기사를 보도하였는데, 결국 한국 식품의약품안전청이 비아그라에 대한 여러 차례의 임상실험을 거친 뒤 1999. 10. 경부터 이를 판매하도록 승인함에 따라 현재 비아그라는 의사의 처방전이 있는 자에 한하여 약국에서 판매되고 있다 .

3 ) 그리하여 원고 △△△의 등록상표인 ' Viagra ' 및 ' 비아그라 ' 는 위 원고가 개발, 판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 상품표지로, 위 원고의 등록상표 및 상호인 ' PFIZER ' 는 위 원고가 생산하는 의약품을 지칭하는 상품표지 및 영업표지로서 한국에서도 일반인에게 널리 알려지게 되었다 .

다. 피고의 제품 판매 피고는 별지 목록 제1항 기재와 같은 외관을 가진 ' 팔팔정50밀리그램 ' ( 사시도 이하 ' 피고 제품1 ' 이라 한다 ) 및 ' 팔팔정 100밀리그램 ' ( 사시도 이하 ' 피고 제품2 ' 라 하고, 합하여 ' 피고 제품들 ' 이라 한다 ) 에 대하여 2012. 5. 18. 의약품 낱알식별표시 등록을 하고 이를 생산 · 판매하고 있으며, 그 포장형태는 별지 피고 제품 포장과 같다 .

[ 인정 근거 ] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 52호증 ( 가지번호 포함 ), 을 제1, 2, 15, 16호증 ( 가지번호 포함 ) 및 변론 전체의 취지

2. 디자인권 침해 여부에 관한 판단

가. 당사자들의 주장1 ) 원고 ○○○의 주장가 ) 디자인의 유사 여부는, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하는바, 이러한 기준을 적용해 보면, 피고 제품들은 원고 ○○○의 디자인권을 침해하고 있다 .

나 ) 우선, 양 디자인 모두 다이아몬드 형상으로 푸른빛의 색상을 지니고 있어 매우 유사한 심미감을 주고 있다. 일반적인 알약의 경우 주로 흰색의 원형 또는 타원형의 형상을 지니고 있는 반면, 원고 디자인은 일반적인 알약과는 달리 푸른빛의 다이아몬드 형상을 지니고 있으며, 이러한 원고 디자인의 독특한 형상 및 색상은 피고 제품들에서도 그대로 찾아볼 수 있다. 뿐만 아니라, 양 디자인은 다이아몬드의 각 모서리가 뾰족하지 않고 둥그스름하게 처리된 형태인 점 및 다이아몬드의 가로 / 세로 비율이 약 1. 35 ~ 1. 36 정도 되는 점까지 매우 유사하여, 양 디자인으로부터 느껴지는 전체적인 심미감이 극히 유사하여 서로 구별이 되지 않을 정도이다. 따라서 원고 디자인과 유사한 피고 제품들의 제작, 판매 및 광고 행위는 원고 디자인의 디자인권 침해 행위에 해당한다 .

다 ) 원고 ○○○의 위 주장에 대하여 피고는 원고 디자인이 공지의 디자인으로서 신규성이 없다고 주장하고 있으나, 원고의 피고가 주장하는 공지디자인들은 사시도 또는 평 · 저면도만 나타나 있어 공지 디자인의 전체 형상을 확인할 수 없고, 경험칙에 의하더라도 공지 디자인들의 요지를 파악할 수 없어 원고 디자인과 정확한 비교가 어렵다. 뿐만 아니라, 공지 디자인들 중 원고 디자인과 같이 푸른색을 띄고 있는 다이아몬드 형상의 알약은 찾아볼 수 없다. 원고 디자인에서의 푸른색은 일반적인 알약에서는 흔히 사용되지 않는 식별력 있는 색상이므로, 이러한 식별력 있는 색상의 결합만으로도 충분히 새로운 심미감이 발생된다 할 수 있다. 따라서 원고 디자인은 일부 공지된 마름모꼴 형상의 알약 디자인 및 푸른색 알약들에 의해 신규성을 상실하지 아니한다 .

라 ) 원고 디자인의 출원 당시 용이 창작 규정 ( 의장법, 법률 제5354호, 1997. 8 .

22. 일부개정, 1998. 3. 1. 시행 ) 은 국내 주지 형태 및 그 결합을 기초로만 용이 창작이 가능한지 여부를 판단하므로, 마름모꼴 형상의 알약이 원고 디자인의 출원일 당시 국내에서 주지 형태였음을 입증하지 못하는 한, 단지 마름모 꼴 형상의 알약들이 일부 공지되어 있었다는 사실만으로 원고 디자인의 창작성을 부인할 수 없다 .

2 ) 피고의 주장가 ) 원고 디자인은 푸른색의 약간 둥근 마름모형 모양이고, 피고 제품들은 직선 중심의 육각형에 가까운 모양으로, 양 디자인의 전반적인 특성이 명확하게 구별되므로 피고 제품들의 형상은 원고 디자인과 유사하지 않다. 원고 디자인의 물품과 피고 제품들은 ' 먹는 알약 ' 으로서, 이미 오래 전부터 삼각형, 원형, 마름모형, 긴 타원형 등 여러 가지 모양의 디자인 형태로 일반인들에게 사용되고 있었고, 원고 디자인과 유사한 형태의 알약 제품들도 상당수 이미 출시되어 있었다. 이러한 알약의 본질적이고 기능적인 특징을 고려할 때 이 사건에서 양 디자인의 유사 범위를 판단함에 있어서는 그 기준을 매우 엄격하게 적용하여야 할 것이다 .

나 ) 원고 디자인은 그 출원일 전 널리 알려진 약품의 형상인 마름모 모양에 , 약품에 널리 사용되어 온 색채인 푸른색을 결합한 것에 지나지 않아, 출원 전 공지된 디자인과 유사하므로 신규성이 인정되지 않는바, 원고 디자인에 의한 디자인권 침해 주장은 권리남용에 해당한다 .

다 ) 또한 원고 디자인은 제약업계에서 널리 사용되어온 주지 저명한 형상 · 모양 중 하나인 마름모 형상에 약간의 곡선화를 가미하고, 마찬가지로 당 업계에서 널리 사용되어온 색채의 하나인 푸른색을 결합하여 출원한 것으로서 창작이 용이한 디자인에 해당하므로 이에 근거한 디자인권 침해 주장은 권리남용에 해당한다 .

라 ) 피고는 피고 제품들과 동일한 디자인에 대한 디자인 등록 제637251호의 등록 권리자로서, 자신의 등록디자인에 기하여 피고 제품들의 디자인을 사용하는 것으로 원고의 권리를 침해하는 것이 아니다 .

나. 디자인의 유사 동일 여부의 판단 기준1 ) 먹는 알약 디자인의 기능 및 구성가 ) 의약품의 디자인은 의약품의 안정성을 보장하고 정확한 용량을 투여하기 위하여 필수적으로 요구되며, 대기 중 산소 및 수분으로부터의 약 성분 보호, 경구 투여 시 위액으로부터의 보호, 맛 · 냄새 등의 차폐, 다양한 방출 조절에 의한 약리 작용의 시간적 조절 등을 위하여, 약물의 물리화학적 성질을 고려 최적의 유효성, 최대의 안정성, 최고의 정확성을 갖추도록 이루어져야 한다. 또한 의약품의 디자인은 생산에 있어 그 효율성에 영향을 미치며, 날카로운 각을 가진 디자인은 생산 설비를 파손시켜 약을 오염시킬 수 있고, 특정한 모양의 약은 그 자체로 쉽게 파손이 일어날 수 있다 .

나 ) 먹는 알약의 기본적인 디자인은, 알약을 위에서 내려다보았을 때의 모양 ( Tablet Face ), 옆에서 보았을 때 기둥 형태의 부분 ( Band ) 및 위 기둥 형태 부분의 위 · 아래로 튀어나온 부분 ( Cup ) 으로 구성된다. 알약의 기본적 형태로는 원형, 캡슐형, 활촉형, 삼각형, 둥근 삼각형, 정사각형, 직사각형, 둥근 직사각형, 다이아몬드형 ( 마름모형 ), 정오각형, 정육각형, 정팔각형, 하트형, 반달형 , 아몬드형 등 다양한 형태가 널리 사용되어져 왔다. 위와 같은 기본적 형태에서 위에서 내려다본 모양 ( Tablet Face ) 의 장축과 단축의 비율, 각 모서리의 곡률, 위 이래로 튀어나온 부분 ( Cup ) 의 곡률 및 직경 ( 크기 ) 을 조절하거나, 약 표면에 모양을 음각하는 방법으로 디자인에 변화를 가져올 수 있다 .

[ 인정 근거 ] 다툼 없는 사실, 을 제28호증의 기재 및 변론 전체의 취지2 ) 구체적 판단 기준가 ) 디자인의 유사 여부는, 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 이 경우 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 디자인의 유사 여부를 결정하여야 한다 ( 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조 ) .

나 ) 한편 지정상품의 디자인이 단순한 형태로서 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 여러 가지의 디자인이 많이 고안되어 있으며, 구조적으로도 그 의장 ( 2004. 12 .

31. 법률 제7289호로 ' 디자인 ' 으로 명칭이 변경되었다. 이하 ' 디자인 ' 이라 한다 ) 을 크게 변화시킬 수 없고 취미나 유행의 변화에 한도가 있는 경우 디자인의 유사범위는 비교적 좁게 보아야 하고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 고안자의 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 족하다 할 것이다 ( 대법원 1995. 12. 22. 선고 95후873 판결, 대법원 1996. 6. 28. 선고 95후1449 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조 ) .

다 ) 앞에서 본 바와 같이 먹는 알약의 디자인은 단순한 형태로서 옛날부터 여러 가지의 디자인이 많이 고안되어 왔으며, 기능적으로도 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없고 취미나 유행의 변화에 한도가 있으므로 디자인의 유사범위는 비교적 좁게 보아야 할 것이나, 그렇다 하더라도 전체적으로 보아서 디자인 사이에 서로 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 결국 이는 동일 · 유사한 디자인으로 보아야 할 것이다 .

다. 원고 디자인이 신규성이 결여되어 권리범위가 인정되지 않는지 여부

1 ) 적용법리 및 판단기준가 ) 등록된 디자인에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 디자인이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일 · 유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것이어서, 등록된 디자인과 그 디자인을 침해하였다고 주장되고 있는 디자인과의 유사 여부를 살펴볼 필요 없이 그 디자인권 침해 여부를 판단할 대상으로서의 적격을 상실하게 된다 ( 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도1866 판결 참조 ) .나 ) 한편 디자인의 신규성 판단에 있어 등록디자인과 대비 대상이 되는 구 의장법 ( 2001. 2. 3. 법률 제6413호로 개정되기 전의 것 ) 제5조 제1항 제2호 소정의 ' 간행물에 게재된 디자인 ' 에서 그 게재의 정도는 그 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그것을 보고 용이하게 디자인을 창작할 수 있을 정도로 표현되어 있으면 충분하고 반드시 육면도나 참고사시도 등으로 그 형상과 모양의 모든 것이 기재되어 있어야 하는 것은 아니고, 자료의 표현이 부족하더라도 이를 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능하다면 그 대비판단의 대상이 될 수 있다 .

다 ) 색채가 아닌 형상과 모양의 결합으로 이루어진 디자인의 경우 어떠한 색채도 모두 취할 수 있는 것이고 그와 형상과 모양이 유사한 디자인은 색채가 어떠한지를 불문하고 모두 유사한 것으로 볼 수 있다 ( 특허법원 1995. 5. 13. 선고 99허178 판결 참조 ). 또한 디자인을 이루는 구성요소에는 형상과 모양뿐 아니라 색채도 포함되지만, 대비되는 두 디자인이 형상과 모양에서 동일하고 색채의 구성에 있어서도 바탕색으로 된 부분과 채색되어 있는 부분의 위치와 면적 등 기본적인 채색 구도가 동일하다면, 그 두 디자인의 채색된 부분의 구체적인 색채가 다른 색으로 선택되었다는 점만으로는 특별한 사정이 없는 한, 보는 사람이 느끼는 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없고 ( 대법원 2007 .

10. 26. 자 2005마977 결정 참조 ), 마찬가지로 모양을 가지지 않는 동일 · 유사한 형상으로 이루어진 디자인들이 서로 다른 색채를 가졌다 할지라도 특별한 사정이 없는 한, 다른 색이 선택되었다는 점만으로 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없다 . 2 ) 비교대상디자인가 ) 비교대상디자인 1 ( 1 ) 반포일 / 게재간행물 : 1995. 경 Tableting Specfication Manual Fourth Edition ( 이하 ' TSM 4판 ' 이라 한다 ), American Pharmaceutiacal Association ( 이하 ' 미국 약학 협회 ' 라 한다 ) ( 2 ) 대자인의 대상 물품 : 알약 ( 3 ) 디자인의 설명과 도면 : 아래 디자인은 알약의 디자인에 있어 가장 흔하게 사용되는 모양 중 하나이다 .