2017구합64170 사용실시의 승인신청절차 거부처분 취소

1. A

2. B

원고들 소송대리인 변호사 오용호

산업통상자원부장관

2018. 11. 28.

2019. 1. 25.

1. 이 사건 소를 각하한다.

2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

피고가 2017. 4. 12. 원고들에게 한 국유특허권 (10-0927553호)의 사용실시의 승인신청절차 거부처분을 취소한다.

1. 처분의 경위

가. 원고들은 아래 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)의 발명자 5인 중 2인이고, 이 사건 특허발명에 관한 특허권(이하 '이 사건 특허권'이라 한다)은 2010. 2. 4. 국유특허권으로 등록되었다.

나. 특허청장은 2010. 12. 28. 지식경제부장관2)에게 '귀 부처의 소속이던 공무원이 직무발명을 하여 국유특허로 등록된 이 사건 특허권을 귀 부처에서 실시 중이라는 민원이 접수되었다. 공무원이 직무발명을 한 국유특허권을 실시하는 경우 「공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상에 관한 규정」에 의거 특허청장에게 승인을 얻은 후 사용하여야 하고, 승인 후 위 규정에 따라 발명자에게 정당한 보상금이 지급되므로, 이 사건 특허권의 사용 여부를 회신하고, 사용하고 있으면 국유특허사용 신청을 하여 승인을 얻은 후 사용하라.'는 내용의 공문을 발송하였다.

다. 지식경제부장관은 전략물자3)의 판정, 전략물자 J 정보시스템[현재 'K'이라는 명칭으로 인터넷 사이트(L)를 통해 온라인 자가판정, 전문판정 신청, 수출허가 신청 등의 서비스를 제공하고 있다. 이하 위 K을 'M'라 한다]의 운영 등을 담당하는 N기관으로부터 이 사건 특허권을 실시하지 아니하고 있다는 회신을 받고, 국유특허사용 신청을 하지 아니하였다.

라. 원고들은 2017. 3. 6. 피고에게 '이 사건 특허권을 M(L)에서 현재까지 실시하고 있으니, 이 사건 특허권에 관하여 국유특허권의 사용승인신청 절차를 이행하라.'는 신청을 하였다(이하 '이 사건 신청'이라 한다).

마. 피고는 2017. 4. 12. 원고들에게 'M는 2005. 2.부터 일반에 공개되었기 때문에 특허가 불가능하여 이를 제외하고 M와 연계된 일부 기능인 프로그램(P, P, 이하 '이 프로그램' 또는 'P'라 한다)에 한정하여 특허를 출원한 것인데, 인터넷 환경 변화와 M의 기능 개선으로 2010년도 이후에는 귀하가 발명한 특허권(P)을 이용하는 기업이 전혀 없어 N기관에서는 현재 그 사용을 완전히 중단한 것으로 확인되며, 2014년도에는 귀하가 발명한 특허권과 통신을 목적으로 하는 모듈을 물리적으로 M에서 완전히 제거하였다. 따라서 귀하가 발명한 특허권을 현재 사용하고 있지 아니하고 향후에도 사용할 가능성이 없으므로 특허청에 이에 대한 사용승인을 신청할 수 없다.'라고 회신하였다(이하 '이 사건 회신'이라 한다).

【인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2~7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지

2. 원고들의 주장

원고들을 포함한 5인은 2003. 5.경부터 2007. 6.경 사이에 K 전체를 발명하였고, 피고는 원고들이 발명한 위 시스템을 M로 구축하여 2005. 2. 17.부터 인터넷을 통한 대민서비스를 실시하였다. 이 사건 특허발명에 대한 특허출원 당시 M를 통해 '자가판정', '사전 판정' 메뉴를 이용할 수 있었던 기업은 회원자격을 승인받은 3,000여 개에 불과하여 '공중이 자유롭게 이용할 수 있는 발명'에 해당하지 아니하였기 때문에, M의 '자가 판정', '사전판정' 메뉴에 장착되어 있던 직무발명인 'J 품목분류코드(Q)와 그에 상응하는 적어도 하나의 통제번호간의 매핑관계를 정의하는 연계표, 데이터베이스 이용방법', '통제번호별 파라미터시트 데이터베이스를 획득하여 이용하는 방법', 위 두 데이터베이스를 이용할 때 '이용정보가 K에 자동으로 송신되어 관리되는 방법'은 특허법 제29조 제1항4)의 특허요건을 충족한다고 보아, 이를 추가로 발명된 'O프로그램(P) 및 품목해설서를 이용하는 방법'과 함께 특허출원 내용에 포함하였고, M는 이 사건 특허발명 중

① Q 연계표 및 이용방법(청구항 1, 2, 3, 6), ② 파라미터시트 및 이용방법(청구항 1, 2, 3, 6), ③ 기업의 이용 상황이 M에 자동으로 송신되어 관리되는 방법(청구항 4)을 2005. 2. 17.부터, ④ 기업의 M 접속장애를 해결한 프로그램(P, 청구항 1~6)과 6 품목해설서 및 이용방법(청구항 5)을 D일자부터 사용하고 있다.

따라서 피고는 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상에 관한 규정」 제10조 제3항에 따라 특허청장에게 이 사건 특허발명에 대한 사용승인을 신청할 의무가 있으므로, 피고가 위 규정 제17조, 제19조에 따라 보상금을 지급받아야 하는 원고들의 이 사건 신청을 거부한 것은 위법하다.

3. 관계 법령

별지2 기재와 같다.

4. 피고의 본안전항변에 관한 판단

가. 피고의 주장

특허의 사용 · 실시 여부는 발명진흥법 제10조 제2항 및 제4항에 따라 보상차원에서 이를 주관하고 있는 특허청이 피고에게 사실관계를 확인할 사항이고, 원고들은 피고에게 국유특허권 사용실시승인을 신청하라고 요구할 법률상 또는 조리상 신청권이 없다. 따라서 이 사건 회신은 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 아니다.

나. 판단

1) 행정청이 국민의 신청에 대하여 한 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위하여는, 국민에게 행정청의 행위를 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 하는데, 이러한 신청권이 없음에도 이루어진 국민의 신청을 행정청이 받아들이지 아니한 경우 그 거부로 인하여 신청인의 권리나 법적 이익에 어떤 영향을 미친다고 볼 수 없으므로 이를 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 할 수 없다(대법원 2016,7.14. 선고 2014두47426 판결 등 참조).

2) 발명진흥법에 따르면, 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하고 승계한 특허권 등은 국유나 공유로 하며(제10조 제2항), 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리는 특허청장이 관장하고(제10조 제4항), 공무원의 직무발명에 대한 권리를 국가나 지방자치단체가 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다(제15조 제7항). 발명진흥법 제10조, 제15조의 위임에 따라 공무원의 직무발명의 처분·관리 및 그 보상 등에 관한 사항을 규정하고 있는 구 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」(2018. 8. 28. 대통령령 제29123호로 개정되기 전의 것, 이하 '이 사건 규정'이라 한다)에 따르면, 발명기관의 장은 특허권을 국가승계하거나 특허출원 중인 직무발명이 특허결정 되었을 때에는 국유특허권의 등록을 요청하여야 하고, 특허청장은 국가 명의로 국유특허권의 등록을 하여야 한다(제9조 제1항, 제2항), 국유특허권의 처분은 통상실시권의 허락을 원칙으로 하되, 통상실시권을 받으려는 자가 없거나 특허청장이 필요하다고 인정하는 경우에는 국유특허권을 매각하거나 전용실시권을 설정할 수 있고(제10조 제1항), 국유특허권의 처분은 유상으로 하여야 하지만, 발명기관의 장을 포함한 국가기관의 장이 공공의 목적을 위하여 특허청장의 승인을 받아 국유특허권을 직접 실시하려는 경우에는 국유특허권의 처분을 무상으로 할 수 있으며(제10조 제2항 본문 및 제2호), 국가기관의 장이 위와 같은 무상실시의 승인을 받으려면 승인신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다(제10조 제3항), 특허청장은 국유특허권을 무상으로 처분한 경우에는 유상으로 처분할 경우의 처분수입금에 상당하는 금액의 50/100을 처분보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다(제17조 제2항).

3) 원고들은 국유특허권으로 등록된 이 사건 특허발명의 발명자이므로, 이 사건 특허권이 무상으로 처분된 경우 특허청장은 발명진흥법 제15조 제7항, 이 사건 규정 제17조, 제19조에 따라 원고들에게 보상금을 지급할 의무가 있다.

한편 발명진흥법 제10조 제4항, 이 사건 규정 제3조, 제10조에 따르면, 직무발명에 대한 보상, 국유특허권의 처분 · 관리는 특허청장의 업무에 속하고, 공공의 목적을 위하여 국가기관의 장이 특허청장으로부터 무상실시 승인을 받아 국유특허권을 직접 실시하는 행위는 '국유특허권의 무상처분'에 해당한다. 이때 국가기관의 장이 특허청장의 승인을 받도록 한 이 사건 규정 제10조 제2항 제2호, 제3항은 특허권자인 국가 내부에서 국유특허권의 처분·관리 및 직무발명에 대한 보상 업무를 주관하는 특허청장으로 하여금 국유특허권의 실시 여부를 확인하고 보상금 지급 등 관련 업무를 수행할 수 있도록 하기 위한 규정일 뿐이고, 국가기관의 장이 특허청장의 승인을 받지 아니한 채 국유특허권을 직접 실시하였더라도 발명자를 보호하는 법의 취지상 국유특허권의 처분은 있다고 볼 것이므로, 국유특허권의 발명자는 무상처분에 따른 보상금을 지급받을 수 있다고 보아야 한다.

따라서 이 사건 특허권의 발명자인 원고들로서는 특허청장에게 이 사건 규정 제17조 등에 따른 보상금 지급을 신청한 후, 특허청장이 이 사건 특허발명이 피고에 의해 실시되고 있음에도 승인 미비를 이유로 원고들의 신청을 거부할 경우 그 거부처분의 취소를 구하여야 하고, 이와 별도로 피고에 대하여 이 사건 특허권에 대한 무상실시의 승인을 특허청장에게 신청하도록 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권을 가진다고 할 수는 없다.

4) 결국 이 사건 회신은 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 아니하므로, 이 사건 소는 부적법하다.

5. 본안에 관한 판단(가정적 판단)

가. 인정 사실

1) 피고 5)는 2003. 12.경 수출 제품의 Q에 의하여 관련된 통제번호를 확인하고 그 기술명세 내용을 검토함으로써 전략물자 여부(1993개 HSK6) 품목이 전략물자에 해당)를 판단할 수 있도록 Q와 수출 통제대상 리스트의 통제번호를 연계하는 작업을 완료하고, 2004. 8.경 주식회사 R에 J 기업이 인터넷을 통해 전략물자 J 제도에 대한 정보습득, 전략물자의 자가판별, 자진등록, 판정 신청, 판정 용역 의뢰 및 전략물자 수출허가 신청 등을 할 수 있도록 하는 전략물자 민원 업무 지원시스템 및 피고의 전략물자 허가관리시스템을 구축하기 위한 '전략물자 J 정보시스템 구축 사업'을 도급하였다.

위 사업은 전략물자 안내 포털사이트 구축, 전략물자 판별/등록/판정지원 시스템 구축, 전략물자 수출 심사 허가 시스템 구축을 내용으로 하였고, 그중 전략물자 판별/등록/판정지원 시스템에는 1 전략물자 해당 여부의 판정을 위한 기준인 Parameter Sheet 작성 지원 시스템, ② HSK 코드 검색 및 조회, HSK 코드별 Parameter Sheet 조회, Parameter Sheet 내역을 작성하여 자가판별 내역 입력, 자가 판별 내용 자동 등록 등 기능을 포함하는 전략물자 자가판별 시스템, ③ 전략물자 등록지원 시스템, ④ 판정신청서 작성, 판정결과 등록 등 기능을 포함하는 전략물자 사전 판정 시스템 구축 등이 포함되었다.

2) 피고는 2005, 2. 17. 위 사업의 결과로 구축된 전략물자 J 정보시스템을 개통하고, 기업이 인터넷을 통해 전략물자의 판정 및 수출허가를 신청하거나 HS 연계표 및 판정시스템을 이용하여 스스로 전략물자 해당 여부를 판정할 수 있게 하는 등의 서비스를 제공하였다. 피고가 2004. 8.경부터 2008년 경까지 5단계에 걸쳐 전략물자 J 정보시스템을 구축한 경과와 그 상세내역은 별지3 기재와 같다.

3) 한편 피고는 2006. 12.경 인터넷 환경이 열악한 S기업의 전략물자 관리를 지원하기 위하여, 기업이 K과 상시 실시간 연결되어 있지 아니하더라도 전략물자 관리를 할 수 있도록 K에서 제공하는 기능을 구현하고, 필요한 경우 최신 통제목록을 K으로부터 수신하여 자가판정을 할 수 있게 하며, 판정·허가 등의 민원신청을 위한 자료 전송 등 필요한 경우에만 온라인으로 연결하여 업무처리를 할 수 있게 하는 '0프로그램(P)'을 개발하고, 2007. 3. 6.경 위 프로그램을 일반에 배포하였다.

4) P의 시스템 구성도는 별지4 기재와 같다. 기업의 PC 등에 설치된 P는 자체데이터베이스를 보유하여 사용자가 위 프로그램 내에서 물품정보(Q, 품명, 제조자 등)를 저장·관리할 수 있다.

5) 피고 산하의 N기관은 2007. 8.경 아래와 같이 P의 특허출원을 추진하였다.

(당시 원고 A이 N기관의 원장으로 재직하였다).

6) N기관은 2010년경 이 사건 특허권의 사용 여부 및 현황을 검토하였는데, 그 내용 중 일부는 다음과 같다.

○ 향후 전망

특허를 활용한 P 개발 후 S기업의 인터넷 환경이 크게 개선되어 M만으로도 전략물자

관리를 위한 업무가 가능. 따라서 향후 업체는 P보다는 이용이 간편한 M를 통해 주로

전략물자 관련 민원업무를 처리할 것으로 예상.

7) 감정인 T는 이 사건 특허발명에 대한 원고의 설명에 따라 현재 M에서 이 사건 특허발명의 청구항 제1~6항이 실시되고 있는지(P가 설치되지 아니한 사용자 단말기를 이용하여 M의 서비스를 이용할 경우를 말한다)에 관하여 다음과 같이 감정 및 진술하였다.

8) M 사이트에 접속할 경우 사용자의 PC에 설치되는 프로그램은 'U'이라는 공인인증서 관리 프로그램이 유일하다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제7, 10~12, 16호증, 을 제2~8, 10~16, 18~21호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 감정인 T, 증인 V의 각 증언, 감정인 T의 감정결과 및 변론 전체의 취지나, 판단

1) 이 사건 특허발명이 M에서 실시되고 있는지 특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각각의 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니다. 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513 판결, 대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결 등 참조).

그런데 위 인정사실로부터 알 수 있는 다음 각 사정을 종합하여 보면, 현재 M는 이 사건 특허발명의 청구항(이하 '청구항'이라고만 한다) 제1항 중 구성 1, 2를 갖추고 있지 아니하므로 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다. 청구항 제2~5항은 제1항 을 한정하고 있는 종속항이고, 제6항은 제1항의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, M가 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 제2~6항의 권리범위에도 속하지 아니한다. 따라서 M에서 이 사건 특허발명이 실시되고 있다는 원고의 주장은 옳지 않다.

가) 청구항 제1항의 구성 1은 네트워크 엔터티가 자체 데이터베이스를 보유하여 사용자로부터 입력받은 물품상세정보를 데이터베이스에 저장한다고 되어 있는데, P가 설치된 사용자 단말기에서 P를 이용할 때에는 M와 연결되지 아니한 상태에서도 자체 데이터베이스에 물품정보 등을 저장하거나 데이터베이스에서 정보를 조회하는 것과 달리, P가 설치되지 아니한 사용자 단말기를 통해 M에 접속하여 이를 이용할 경우에는 사용자 단말기가 데이터베이스를 가지지 아니한다.

감정인은 감정서 중 청구항 제1항의 구성 1에 대한 부분에서 M를 이용할 때 네트워크 엔터티가 물품상세정보를 데이터베이스에 저장하는지에 대한 구체적인 판단 없이 구성 1이 M에서 실시되고 있다고 판단하였다. 이와 관련하여 감정인은 P가 설치되지 아니한 사용자 단말기를 통해 M에 접속하면 관련 프로그램이 설치되면서 데이터를 확보하여 사용자 단말기가 데이터베이스를 가지게 된다고 보았다는 것이나, 실제로 M에 접속할 경우에 설치되는 것은 공인인증서 관리 프로그램뿐이고, 그 상태에서 사용자 단말기가 단순히 데이터를 수신할 뿐 이를 저장하여 활용할 수 없으므로, 데이 터베이스를 가진다고 할 수 없다.

따라서 구성 1은 현재 M에서 실시되고 있다고 볼 수 없다.

나) 청구항 제1항의 구성 2는 '상기 네트워크 엔터티가 상기 데이터베이스에 물품상세정보가 저장된 물품 중에서 선택된 물품이 전략물자에 해당되는지 여부에 관한 자체 판정을 사용자로부터 요청받는 단계'로 명시되어 있으나, P를 이용할 경우 물품상세정보가 저장된 자체 데이터베이스에서 물품을 조회할 수 있는 것과 달리, P가 설치되지 아니한 사용자 단말기는 자체 데이터베이스를 보유하지 아니하여 데이터베이스에서 물품을 선택할 수 없으므로, 현재 M에서 구성 2가 실시되고 있다고 할 수 없다.

다) 나아가 청구항 제1항의 네트워크 엔터티는 전략물자 해당 여부를 자체 판정하는 것으로 규정되어 있으나, P가 설치되지 아니한 사용자 단말기는 사용자의 입력 정보를 M로 전달하거나 M로부터 수신된 정보를 보여주는 창구의 역할을 할 뿐 자체 판정 수행기능을 보유하고 있지 아니하고, 그 판정은 M 내에서 구현된 기능에 의하여 처리된다.

감정인은 P가 설치되지 아니한 사용자 단말기를 이용하여 M를 이용할 경우에도 로그인 없이 온라인 자가판정 서비스를 이용할 수 있다는 점과 '온라인 자가 판정의 결과에 대한 책임이 사용자(기업)에게 있다'는 안내문을 근거로 사용자 단말기가 자체 판정을 수행한다고 보았으나, 로그인은 M에 자료를 등록하고 나중에 이를 열람하거나 출력하기 위하여 요구되는 것일 뿐이고, 위 안내문은 법적 책임의 소재를 안 내한 것일 뿐이어서, 로그인 없이 자가판정 서비스를 이용할 수 있다는 사실이나 위 안내문이 사용자 단말기가 자체 판정을 수행한다는 근거가 될 수 없다.

2) 소결

국가기관의 장이 특허청장에게 무상실시의 승인을 받도록 규정한 이 사건 규정 제10조 제3항은 국가기관의 장이 국유특허권을 직접 실시하려는 경우에 적용되는 것이므로, 앞서 본 바와 같이 현재 M에서 이 사건 특허발명이 실시되고 있지 아니한 이상, 피고에게는 이 사건 규정 제10조 제3항에 따라 이 사건 특허권의 무상실시 승인을 특허청장에게 신청할 의무가 없다.

한편 원고들은, M는 그 전체가 원고들의 직무발명이고, 피고는 M를 구축하여 특허출원을 하지 아니한 상태로 2005. 2. 17.부터 실시함으로써 원고들의 직무발명을 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기한 것이므로, 발명진흥법 제16조에 따라 원고들에게 정당한 보상을 하여야 한다고 주장하나, 이 사건 규정 제10조 제3항은 국유특허권에 한하여 적용되는 것이므로, 설령 M가 원고들의 직무발명으로서 위 주장과 같은 사정이 있다고 하더라도 이는 별도의 보상요건일 뿐, 피고에게 이 사건 특허권의 무상실시 승인을 신청할 의무가 있는지와는 무관하다.

따라서 원고들에게 피고를 상대로 이 사건 특허권에 대한 무상실시의 승인을 특허청장에게 신청하도록 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있다고 하더라도, 피고가 이를 거부한 것은 적법하다.

6. 결론

그렇다면 이 사건 소를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장판사이성용

판사권수아

판사김지건

1) 다만 별지1의 구성번호 표시는 감정결과를 설명하기 위하여 기재한 것이다.

2) 정부조직법이 2013, 3, 23. 법률 제11690호로 개정되면서 지식경제부는 폐지되고 그 소관 사무 중 일부를 산업통상자원부가 승계하였다.

3) 국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여 수출허가 등 제한이 필요하다고 지정·고시된 물품 등을 말한다(대외무역법 제19조), 전략물자를 수출하려는 자는 수출허가를 받아야 하고, 피고나 관계 행정기관의 장에게 전략물자 해당 여부에 대한 판정을 신청할 수 있다(대외무역법 제20조).

4) 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 계재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

5) 이하 정부조직법 개정에 따른 부의 변경과 관계없이 '피고'라 한다.

6) 우리나라 관세법령의 관세율표를 기초로 J 품목을 세분한 관세·통계통합품목분류표(Harmonized Systern of Korea).