[1] 출원서비스표가 출원될 당시 인용서비스표가 출원 중인 경우, 출원서비스표가 인용서비스표와 동일하다는 이유로 거절사정을 함에 있어 적용되어야 할 법규(=상표법 제8조 제1항)

[2] 상표법 제8조 제1항에 의한 유사 여부 판단의 기준시(=사정시) 및 인용서비스표가 그 서비스표권자의 포기로 말소등록이 되어 출원서비스표의 거절사정 당시에는 이미 존재하지 않는 경우, 출원서비스표의 등록을 거절할 수 있는지 여부(소극)

[1] 출원서비스표가 출원될 당시 인용서비스표가 아직 출원 중인 경우, 출원서비스표가 인용서비스표와 동일·유사하다는 이유로 거절사정을 함에 있어서는 상표법 제7조 제1항 제7호가 아닌 제8조 제1항이 적용되어야 한다.

[2] 상표법 제8조 제1항에 의한 유사 여부 판단은 상표법 제7조 제1항 제7호와 달리 등록출원시가 아니고 그 '사정시'가 기준이 되는바, 출원서비스표의 거절사정 당시 인용서비스표가 그 서비스표권자의 포기로 말소등록이 이루어져 위 거절사정 당시에는 이미 존재하지 않았다면, 상표법 제8조 제1항을 적용할 경우 출원서비스표가 인용서비스표와 유사하다는 이유로 그 등록이 거절될 수는 없다.

[1] 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제8조 제1항 [2] 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제8조 제1항

원고 1 외 1인 (원고들 소송대리인 법무법인 한미합동법률사무소 담당변호사 유경희 외 2인)

특허청장

특허법원 1998. 9. 18. 선고 98허5565 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

1. 원심은, 이 사건 출원서비스표와 그보다 먼저 출원된 인용서비스표를, 이 사건 출원서비스표의 출원시를 기준으로 하여 비교하면, 외관은 다소 상이하나, 모두 도형 부분으로부터 어떤 호칭이나 관념이 나온다고 보기 어렵고 또 문자 부분 중 그 지정서비스업과 관련하여 이 사건 출원서비스표의 '이비인후과'나 인용서비스표의 '병원'은 식별력이 없으므로 결국 나머지 문자 부분인 '하나'에 의하여 호칭되고 인식될 수 있어 서로 유사하고, 또한 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자들에게 현저하게 인식되어 있다고 할 수 없으며 양 서비스표의 사용장소가 동일하지 않거나 이 사건 출원서비스표가 그 전문진료과목과 결합하여 '하나이비인후과'만으로 불린다고 하더라도 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업에 사용할 경우 일반 수요자들은 인용서비스표와 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다는 이유로, 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 이 사건에서 보면, 이 사건 출원서비스표는 1995. 4. 14. 등록출원되었는데 인용서비스표는 1995. 4. 12. 등록출원되어 1997. 1. 9. 등록된 것으로, 이 사건 출원서비스표가 출원될 당시 인용서비스표는 아직 출원 중이었고, 이러한 경우 이 사건 출원서비스표가 인용서비스표와 동일·유사하다는 이유로 거절사정을 함에 있어서는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 다음부터는 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제7호가 아닌 제8조 제1항이 적용되어야 한다 . 따라서 원심이 이 점을 간과한 채 구 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용하여(원심은 1995. 12. 29. 법률 제5083호로 개정되기 전의 상표법의 규정을 적용하였으나 동일하다) 양 서비스표의 유사 여부를 판단한 것은 잘못이다.

나아가 구 상표법 제8조 제1항에 의한 유사 여부 판단은 구 상표법 제7조 제1항 제7호와 달리 등록출원시가 아니고 그 '사정시'가 기준이 되는바, 이 사건에서 보면, 이 사건 출원서비스표는 1997. 5. 21. 거절사정되었고, 인용서비스표는 그 서비스표권자의 포기로 1997. 4. 2. 말소등록이 이루어져 위 거절사정 당시에는 이미 존재하지 않았으므로, 구 상표법 제8조 제1항을 적용할 경우 이 사건 출원서비스표가 인용서비스표와 유사하다는 이유로 그 등록이 거절될 수는 없다 .

그런데도 원심은 구 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용하여 이 사건 출원서비스표는 그 출원당시 인용서비스표와 유사하므로 그 등록이 거절되어야 한다고 판단하였으니, 원심판결에는 법령의 해석·적용을 잘못하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 따라서 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다.