2018허5198 거절결정(상)

A

소송대리인 법무법인 인의

담당변호사 추승우

특허청장

소송수행자 B

2018. 11. 30.

2019. 2. 22.

원고의 청구를 기각한다.

소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2018. 5. 29.자로 2017원45호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 소송의 경과

1) 원고는 2016. 2. 23. 아래 나.항 기재와 같이 ‘’라는 서비스표(이하 '이 사건 출원서비스표'라고 한다)를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2016. 8. 1. 원고에게 "이 사건 출원서비스표의 요부 '걸작'은 아래 다.항 기재와 같은 , '', '' 이라는 서비스표(이하 순서대로 '선등록서비스표 ○'이라 하고, 통틀어서 '선등록서비스표들'이라 한다)와 호칭이 유사하여 표장이 유사하고, 지정서비스업이 동일 또는 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다."는 거절이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 특허청 심사관은 2016. 12. 2. 원고가 지정기일인 2016. 10. 1.까지 의견서 제출이 없었고, 재심사한 결과 2016. 8. 1.자 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 이 사건 출원서비스표에 대하여 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2017. 1. 3. 특허심판원 2017원45호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

4) 특허심판원은 2018. 5. 29. "이 사건 출원서비스표는 그 요부인 '걸작'으로 호칭되고, 선등록서비스표들은 '걸짝'으로 호칭되어 이들 서비스표는 그 호칭이 서로 동일·유사하고, '걸작'의 발음이 '걸짝'인 것을 고려하면, 이들 서비스표의 관념이 비유사하다고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 유사한 서비스표에 해당한다. 그리고 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 모두 그 지정서비스업으로 간이식당업 등을 포함하고 있으므로 양 서비스표의 지정서비스업은 서로 동일·유사한 서비스업에 해당한다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다."라는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

나. 이 사건 출원서비스표

1) 출원번호/출원일 : 제41-2016-8433호/2016. 2. 23.

2) 구 성 :

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 관광음식점업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 샐러드바업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당 및 음식물 조달 서비스업, 식당체인업, 카페업, 패스트푸드식당업, 한식점업

4) 출원인 : 원고

다. 선등록서비스표들

1) 선등록서비스표 1

가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제257051호/2011. 10. 11./2013. 4. 19.

나) 구 성 :

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국 음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식 제공업, 휴게실업, 돼지고기전문식당업, 돼지고기전문 식당체인업, 소고기전문식당업, 소고기 전문식당체인업, 돼지숯불구이전문식당업, 돼지 숯불구이전문식당체인업, 소고기 숯불구이전문식당업, 소고기 숯불구이 전문식당체인업

라) 이 사건 심결일 당시 권리자 : C1)

2) 선등록서비스표 2

가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제257052호/2011. 10. 11./2013. 4. 19.

나) 구 성 :

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국 음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식 제공업, 휴게실업, 돼지고기전문식당업, 돼지고기전문 식당체인업, 소고기전문식당업, 소고기 전문식당체인업, 돼지숯불구이전문식당업, 돼지 숯불구이 전문식당체인업, 소고기 숯불구이 전문식당업, 소고기 숯불구이 전문식당체인업

라) 이 사건 심결일 당시 권리자 : C

3) 선등록서비스표 3

가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제233610호/2011. 2. 25./2012. 6. 11.

나) 구 성 :

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비 조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식 제공업, 휴게실업, 돼지고기 전문식당업, 돼지고기 전문식당체인업, 소고기전문식당업, 소고기 전문식당체인업, 돼지 숯불구이전문식당업, 돼지숯불구이 전문식당체인업, 소고기 숯불구이 전문식당업, 소고기 숯불구이전문식당체인업

라) 이 사건 심결일 당시 권리자 : C

【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1~9, 21호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 출원서비스표는 '걸작' 부분과 '떡볶이' 부분이 서로 불가분적인 밀접한 관련을 맺어 그 결합상태와 정도가 매우 강하고, '걸작' 부분은 이 사건 출원서비스표에서 높은 비중을 차지하지 않을 뿐만 아니라, 문자 '떡볶이'에 비하여 상대적으로 강한 식별력을 갖고 있다고 볼 수 없으므로 '걸작' 부분이 이 사건 출원서비스표의 요부로 볼 수 없다. 따라서, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들을 전체로서 대비하면, 외관, 호칭, 관념면에서 모두 상이하여 유사하다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 출원서비스표 중 걸작 부분을 요부로 보더라도, 선등록서비스표 1은 걸과 짝의 색이 상이하여 '걸'과 '짝'이 별개의 의미를 내포하고 있음을 유도하고 있으므로 '여성(걸girl)과 짝을 이룬다' 정도로 관념되고, 선등록서비스표 2, 3은 'GIRL' 부분으로부터 여성과 관련된 인식을 더 강하게 관념할 것으로 보이므로, 호칭이 유사하더라도 외관 및 관념이 매우 상이하여 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표들과 유사하다고 볼 수 없다.

다. 이 사건 출원서비스표는 널리 알려져 있을뿐만 아니라 떡볶이 등 분식류를 판매하는 음식점의 서비스표로 사용되는 반면, 선등록서비스표들은 주점 사업에 사용되고 있어 양 서비스표들의 구체적인 거래실정이 상이하므로, 양 서비스표들이 공존하더라도 일반 수요자 등이 지정서비스업의 출처를 오인·혼동할 가능성이 희박하다.

라. 이 사건 출원서비스표는 실질적으로 떡볶이 등 음식점업의 서비스표에 해당하고, 선등록서비스표들은 유흥주점업의 서비스표에 해당하므로 양 서비스업은 유사하지 아니하다.

3. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1의 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 그리고 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 이 사건 출원서비스표의 요부

을 제1~3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표 중 '' 부분은 일반 수요자에게 그 서비스표에 관한 인상을 심어주거나 기억연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 서비스업의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부로 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원서비스표 ''는 ''부분, '' 부분, '' 부분, '' 부분이 결합되어 구성된 표장임을 쉽게 알 수 있고, 특히 문자 ''과 '' 부분은 불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 도형 ''로 인하여 시각적으로도 구분되며, 그 결합으로 인하여 각각의 문자의 의미를 합한 것 이상의 새로운 관념을 낳는 것도 아니다.

② 이 사건 출원서비스표 중 '' 부분은 '매우 훌륭한 작품', '우스꽝스럽거나 유별나서 남의 주목을 끄는 사물이나 사람'이라는 뜻을 지니는 단어로, 이 사건 출원서 비스표의 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표 중 '' 부분이 식별력이 없거나 미약하다고 보기는 어렵다.

③ 반면 '' 부분은 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 '간이식당업' 등과 관련하여 서비스업에서 제공되는 음식을 나타내는 것에 불과하여 식별력이 없거나 미약하고, 도형 ''도 이 시간 출원서비스표의 지정서비스업인 '간이식당업' 등에서 제공되는 물품인 숟가락을 나타낸 도형으로서 식별력이 없거나 미약하며, ''는 '떠먹는 국물'이라 표시되어 있지만 전체표장에서 차지하는 비중이 극히 작아 자세히 보지 아니하면 문자를 식별하기도 어렵고, 그 의미 또한 이 사건 출원서비스표의 지정서 비스업인 '간이식당업' 등을 이용하는 방법 등에 불과하여 식별력이 없거나 미약하다.

④ 원고 스스로도 자신의 홈페이지에서 '걸작메뉴', '걸작은 믿을 수 있는 좋은 재료만을 고집합니다', '걸작브랜드', '걸작을 만들다'라고 표시하는 등 자신이 영위하고 있는 서비스업을 '걸작' 부분으로만 호칭, 기재하고 있다.

3) 유사성 판단

가) 외관의 대비

이 사건 출원서비스표 ''와 선등록서비스표 1 ''은 도형의 존재 유무, 글자수 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지 아니하다.

나) 호칭의 대비

을 제1호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원서비스표의 요부인 '걸작' 부분은 '걸짝'으로 발음되는데, 이는 선등록서비스표 1의 '걸짝'과 그 발음이 동일하여 이 사건 출원서비스표의 요부의 호칭은 선등록서비스표 1의 호칭과 동일하다.

다) 관념의 대비

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표의 요부 '걸작' 부분은 '매우 훌륭한 작품', '우스꽝스럽거나 유별나서 남의 주목을 끄는 사물이나 사람'이라는 관념을 가지고, 선등록서비스표 1 ''은 사전에 등재되지 않은 조어이기는 하지만, '걸작'의 발음 '걸짝'과 동일하여 걸작의 관념인 '매우 훌륭한 작품', '우스꽝스럽거나 유별나서 남의 주목을 끄는 사물이나 사람'이 떠오른다.

이에 원고는 선등록서비스표 1 ''은 '걸' 부분과 '짝' 부분이 색깔을 다르게 표시하여, 용이하게 '걸'과 '짝'이 결합된 표장임을 알 수 있고 이로부터 걸(girl) 즉 여성과 짝을 이룬다는 관념이 떠오른다고 주장하나, 일반수요자나 거래자가 별도의 설명 없이 선등록서비스표 1이 영문자 'girl'의 한글음역 '걸'과 한글 '짝'이 결합된 표장임을 인식한 이후 여성과 짝을 이룬다는 관념을 직감하기는 어려워 보이고, 설령 선등록서비스표 1로부터 여성과 짝을 이룬다는 관념이 인식될 여지가 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1로부터 그 발음이 동일한 '걸작'의 관념이 직감되기도 하므로, 선등록서비스표 1이 '걸작'의 관념이 직감되는 한 이 사건 출원서비스표와 관념이 유사하다고 볼 수 있다. 따라서 관념이 전혀 상이하여 출처의 오인·혼동의 여지가 없다는 취지의 원고 주장은 이유 없다.

라) 정리

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 외관이 유사하지 아니 하지만, 이 사건 출원서비스표의 요부와 선등록서비스표 1의 호칭이 동일하고, 관념면에서도 선등록서비스표 1이 '걸작'으로 될 수 있어 양 표장의 관념이 동일·유사하여 양 서비스표가 동일·유사한 서비스업에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사한 표장에 해당한다.

4) 원고 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 출원서비스표를 사용하는 가맹점이 2018년 7월 100여개 이상이고, 이 사건 출원서비스표는 포털서비스, 드라마, 언론기사, 블로그 등을 통하여 지속적으로 홍보 및 소개가 이루어지고 있는 떡볶이 등 분식류를 판매하는 음식점에 사용된 반면, 선등록서비스표 1은 개별 룸 공간을 제공하고 주류 및 안주류를 판매하는 주점 사업에 사용되고 있어 양 서비스표들은 구체적인 거래실정이 상이하므로, 양 서비스표들이 공존하더라도 일반 수요자 등이 지정서비스업의 출처를 오인·혼동할 가능성이 희박하다고 주장한다.

살피건대 갑 제12, 14, 15호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원서비스표가 사용된 가맹점이 이 사건 심결일인 2018. 5. 29.과 가까운 2018. 6. 29. 국내에 100여개 이상이 존재하는 사실과 이 사건 출원서비스표가 2015년경부터 신문기사나 블로그 등에서 지속적으로 소개되거나 광고된 사정은 각 인정된다. 그러나 앞서 든 증거에 의하면, 이 사건 출원서비스표는 2015년경부터 사용되기 시작하여 비교적 짧은 기간 동안 사용된 것으로 보이고, 이 사건 출원서비스표가 사용된 서비스업의 국내에서의 매출액, 시장점 유율 등을 알 수 있는 자료가 없으므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 심결일에 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 1과의 관계에서 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있을 정도로 일반 수요자나 거래자에게 알려져 있다고 단정하기는 어렵다.

또한 이 사건 출원서비스표는 원고가 구체적 거래실정을 제시하는 간이식당업 등뿐만 아니라 구체적 거래실정을 제시하고 있지 아니한 카페업 등도 지정서비스업에 포함하고 있다. 따라서 원고가 구체적 거래실정을 제시하지 아니한 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 카페업 등은 선등록서비스표 1과의 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있을 정도로 구체적 거래실정이 다르다고 인정할 수도 없다.

나. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1의 지정서비스업의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '간이식당업, 관광음식점업, 레스토랑업, 뷔 페식당업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당체인업, 카페업, 패스트푸드식당업, 한식업'은 선 등록서비스표 1의 지정서비스업에 포함되고, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '샐러드바업', '식당 및 음식물 조달 서비스업'은 선등록서비스표 1의 지정서비스업인 '스낵바업', '음식준비조달업' 등과 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스 제공자, 수요자의 범위 등 거래 실정 등에 비추어 유사하다고 판단되므로, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 선등록서비스표 1의 지정서비스업과 동일·유사하다.

이에 원고는, 이 사건 출원서비스표는 떡볶이 등 음식점업에 사용되고, 선등록서비스표 1은 유흥주점업에 사용되므로 양 서비스업은 유사하지 아니하다는 취지로 주장하나, 실제 사용하는 서비스업이 아닌 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1의 지정서비스업을 대비하여야 하므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결

이상의 검토결과를 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1과 표장이 유사하고, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하므로, 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 2, 3과 유사한지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

판사 정윤형

판사 김동규

1) 갑 제21호증의 1, 2, 3의 각 기재에 의하면, 원고가 이 사건 소가 계속중인 2018. 11. 9. C로부터 양도를 원인으로하여 선등록서비스표 1, 2, 3에 대하여 권리의 전부이전등록을 마친 사실은 인정되나, 구 상표법 제7조 제2항에 의하면, 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록결정 및 상표등록 거절결정의 어느 하나에 해당하는 결정 시를 기준으로 하므로, 이 사건 심결시에는 여전히 선등록서비스표들은 C의 권리이었으므로, 선등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에서 의타인의 서비스표에 해당한다.