웰컴크레디라인대부 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 외 1인)

특허청장

2015. 10. 22.

1. 특허심판원이 2015. 3. 31. 2014원4842호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

1) 출원일/ 출원번호 : 2013. 11. 29./ (출원번호 생략)

2) 구성 :

3) 지정서비스업 : 서비스업 구분 제36류의 대부업

4) 출원인 : 원고

나. 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 7. 3. “이 사건 출원서비스표는 지정서비스업과 관련하여 서비스업의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 수요자가 누구의 업무와 관련된 서비스업을 표시하는 서비스표인지를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하여 등록을 받을 수 없다.”는 등의 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원4842호 로 심리한 후, 2015. 3. 31. 아래와 같은 이유를 들어 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가) 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하는지 여부

이 사건 출원서비스표는 ‘바로 대출’, ‘즉시 대출’ 등을 직감시켜 지정서비스업인 ‘대부업’에 사용하는 경우 신속하게 돈을 빌려주는 서비스업을 나타내어 서비스업의 효능 등을 표시하는 것이어서 표장의 식별력을 인정하기 어려우므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 의 규정에 해당한다. 또한 이 사건 출원서비스표는 특정인에게 독점시키는 것이 공익상으로 보아 적합하지 않다고 할 것이고, 전체적으로 특별현저성이 인정되기 어려워 수요자들이 서비스업의 출처를 식별할 수 없는 서비스표라고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 의 규정에 해당한다.

나) 이 사건 출원서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

제출된 증거자료들만으로는 이 사건 출원서비스표가 심결일 이전까지 국내의 수요자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 서비스표로 현저하게 인식되었다고 인정하기 어렵다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제2항 에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 구 주1) 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호

이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 품질 등을 암시 또는 강조하는 것에 불과할 뿐 지정서비스업이 일반적으로 갖는 공통된 품질 등을 표시하는 것으로 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 또한 이 사건 출원서비스표는 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기도 어렵다.

따라서, 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 에 해당하지 않는다.

2) 구 상표법 제6조 제2항

설령, 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제6호 에 해당한다고 하더라도, 이 사건 출원서비스표는 국내의 수요자들에게 지정서비스업인 대부업의 출처를 표시하는 표장으로 현저하게 인식되었다고 할 것이다.

3) 심결의 위법

따라서, 대부업을 지정서비스업으로 하는 이 사건 출원서비스표에 대하여는 구 상표법 제6조 제2항 에 의하여 그 등록이 허용되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고 주장의 요지

1) 구 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호

이 사건 출원서비스표가 지정서비스업인 ‘대부업’에 사용되는 경우 ‘신속하게 돈을 빌려줌’ 또는 ‘신청 즉시 바로 빌려줌’ 등의 의미로 직감되므로, 서비스업의 품질 또는 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당한다.

또한, 이 사건 출원서비스표는 식별력이 없어 누구의 업무를 나타내는 것인지 알 수 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당한다.

2) 구 상표법 제6조 제2항

이 사건 출원서비스표는 국내의 수요자들에게 지정서비스업인 대부업의 출처를 표시하는 표장으로 현저하게 인식될 정도에 이르지 못했다.

3) 심결의 적법

따라서, 대부업을 지정서비스업으로 하는 이 사건 출원서비스표에 대하여는 그 등록이 허용되어서는 아니 되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

1) 구 상표법 제6조 제1항 제3호

구 상표법 제6조 제1항 제3호 에서 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서, 어떤 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다( 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 , 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구 상표법 제6조 제1항 제7호

구 상표법 제6조 제1항 은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호 에서 “ 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호 에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. 그런데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다( 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결 , 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

‘단박’은 ‘그 자리에서 바로를 이르는 말’ 등의 의미를 갖는 것으로 사전에 기재되어 있다(갑 제5호증). 따라서, 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업인 대부업에 사용되는 경우 ‘그 자리에서 바로 이루어지는 대출’, ‘그 자리에서 신속하게 이루어지는 대출’의 의미로 직감될 것으로 보인다.

한편, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 대부업에서는 통상적으로 대출을 위하여 신용상태·담보 등의 조사와 평가를 위하여 상당한 시간이 소요되는 점을 감안하면, 신속하게 대출을 해주는 서비스의 신속성은 서비스의 품질 등에 있어 매우 중요한 의미를 갖는다고 할 것이다.

따라서, 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업인 대부업에 사용되는 경우 지정서비스업의 품질 내지 효능의 우수성을 직접적으로 표시하는 표장에 해당한다 할 것이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당한다. 또한 이와 같이 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업의 품질 내지 효능의 우수성을 직접적으로 표시하는 표장에 해당하는 이상 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란한 경우에 해당한다고 할 것이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호 에도 해당한다.

4. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항 에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

구 상표법 제6조 제2항 이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호 의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점 사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 한다( 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 참조). 하지만 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다( 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

한편, 출원된 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호 의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다( 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제10, 12 내지 18, 20, 22 내지 26, 36 내지 41, 49, 53, 55호증, 을 제5호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

가) 원고의 지위

(1) 원고는 ‘소비자 금융업’ 등을 정관 목적으로 하여 2002. 10.경 설립되어 대부업을 영위하였다.

(2) 원고는 이 사건 심결 무렵까지 수년간 자산과 대부 잔액 등의 규모 면에서 대부업계 3위 업체로 평가되고 있었다.

나) 원고의 영업방식과 이 사건 출원서비스표의 사용

(1) 원고는 스스로의 마케팅에 의하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업(이하 ‘ 직접대출방식 ’이라 한다)과 중개업체를 통하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업을 영위해 오고 있었는데, 2011년부터는 직접대출방식의 영업과 관련하여 ‘단박대출’이라는 표장을 사용하였다.

(2) 직접대출방식에 따라 대출을 원하는 수요자는 ‘(전화번호 생략)’으로 전화를 걸어 대출을 신청하거나, 원고의 홈페이지에 접속하여 ‘ ’ 부분을 클릭하는 방법으로 대출을 신청할 수 있었다.

다) TV 광고

(1) 원고는 2011년부터 케이블 TV, DMB 등을 통하여 직접대출방식에 관한 방송광고를 하였는데, 방송광고 화면 중 이 사건 출원서비스표가 포함되어 있는 부분은 아래와 같다(이하 ‘ 실사용표장들 1 ’이라 한다).

▶ ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’

▶ ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’,

‘ ’, ‘ ’

▶ ‘ ’, ‘ ‘,‘ ‘

▶ ‘ ’

(2) 원고가 2011년부터 2014년까지 위(1)항과 같이 광고한 횟수와 광고비는 아래 표 기재와 같다(갑 제36, 37호증 ‘Nieson Korea' 제공 자료 등).

라) 신문 광고 및 키워드 광고

(1) 원고는 2011년부터 2014년까지 신문 잡지를 통하여 약 20회에 걸쳐 직접대출방식에 대한 광고를 하였는데, 광고지면 중 이 사건 출원서비스표가 포함되어 있는 부분은 실사용표장들 1 중 일부와 같거나 아래와 같다(이하 아래 상자의 실사용표장들을 ‘ 실사용표장들 2 ’라 한다).

▶ ‘ ’, ‘ ’

(2) 원고는 2011년부터 포털사이트 네이버, 다음을 통하여 브랜드 검색광고를 하였다.

마) 이 사건 출원서비스표와 관련된 대출

원고가 2011년부터 2014년까지 ‘단박대출’이라는 이름으로 직접대출방식에 따라 대출해 준 규모는 아래 표와 같다.

바) 관련 신문기사

원고의 ‘단박시리즈’를 소개하는 기사가 2012. 8. 20.자 한국금융신문에, ‘전화 단박대출’을 소개하는 기사가 2013. 8. 15.자 스포츠경향에 각 게재되었다.

사) 수요자 조사

(1) 원고는 2013. 12.경 전문 업체에 의뢰하여 ‘신규 Biz 확대를 위한 브랜드 점검 조사’를 실시하였는데, 대부업과 저축은행을 모두 이용해 본 경험이 있는 응답자142명 중 70.4%가, 대부업만을 이용해 본 경험이 있는 응답자 130명 중 53.8%가, 저축은행만을 이용해 본 경험이 있는 응답자 240명 중 53.3%가 각 이 사건 출원서비스표를 인식하고 있는 것으로 조사되었다.

(2) 또한, 원고는 2015. 6.경 전문 업체에 의뢰하여 조사기간을 ‘2015. 5. 1.부터 2015. 5. 18.까지’로 하여 ‘웰컴론 커뮤니케이션 전략 수립을 위한 조사’를 실시하였는데, 소비자금융 이용자의 71%가 이 사건 출원서비스표를 인식하고 있는 것으로 조사되었다.

2) 식별력 취득 여부

위 인정사실에서 본 바와 같은 이 사건 출원서비스표의 사용기간, 이 사건 출원서비스표와 관련된 직접대출방식의 대출 규모, 신문·방송 등을 통한 광고 횟수와 기간(방송광고는 4년간 하루 평균 약 290회 정도에 달한다), 원고가 대부업체로서 알려진 정도에다 이 사건 심결 무렵까지 이 사건 출원서비스표가 대부업과 관련된 거래계에서 수년간 원고에 의해 독점적으로 사용된 것으로 보이는 점[피고는 원고 이외의 업체들도 ‘단박대출’을 사용하고 있었다는 취지로 주장하나(을 제4호증의 3 등), ‘단박대출’을 사용한 업체들은 원고가 3~4년간 이 사건 출원서비스표를 사용한 이후부터 사용을 시작한 것으로 보인다(갑 제56호증의 1 내지 6, 제57호증의 1, 2 참조)] 등을 종합하면, 원고는 2011년부터 이 사건 심결일 이전까지 이 사건 출원서비표 및 그와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되는 실사용표장들 1, 2를 지정서비스업인 대부업에 관한 광고에 사용함으로써, 이 사건 출원서비스표는 이 사건 심결 시인 2015. 3. 31. 무렵에는 수요자들에게 원고의 대부업의 출처를 표시하는 서비스표로 현저하게 인식되고 있었다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서, 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제2항 에 해당하므로, 그 등록이 거절되어서는 아니 된다고 할 것이다.

4. 결론

그렇다면, 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

주1) 이 사건 출원에 대하여는 2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 법률이 적용되어야 하므로, 아래에서는 이 사건 출원에 대하여 적용되는 법률을 ‘구 상표법’이라 한다.