[1] 결합상표의 유사 여부 판단 기준

[2] 상표의 일부 구성 부분이 ‘독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분(요부)’에 해당하는지 여부의 판단 기준 및 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분이 그 부분만으로 요부가 되는지 여부(원칙적 소극)

[3] 상표법 제7조 제1항 제12호 에서 정한 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’인지 여부의 판단 시기(=출원시)

[4] 등록상표 “ ”는 지정상품 중 ‘등산용 안전장착대’에 대하여 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 , 제12호 , 제8조 제1항 에 해당하여 그 등록이 무효라고 한 사례

[1] 문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분(요부)’에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.

[2] 상표의 일부 구성 부분이 독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하므로, 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자나 도형 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다. 다만, 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.

[3] 상표법 제7조 제1항 제12호 는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있는데, 그 판단시점은 출원시이다.

[4] 등록상표 “ ”는 지정상품 중 ‘등산용 안전장착대’에 대하여 주지상표인 선사용상표 “ ”와 표장이 유사하고 그 지정상품은 선사용상품 중 등산용품에 포함되는 것으로서 양 상품은 동일하게 볼 수 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 , 제12호 , 제8조 제1항 에 해당하여 그 등록이 무효라고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제8조 제1항 [2] 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제8조 제1항 [3] 상표법 제7조 제1항 제12호 [4] 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 , 제12호 , 제8조 제1항

[1] 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 (공2004하, 1879) 대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결 (공2005하, 1035) 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008후101 판결 [2] 대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 (공2002상, 321) 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 (공2006하, 1187) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 (공2006하, 2103) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 [3] 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 (공2004하, 1873) 대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후268 판결

케이투코리아 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 서무송외 4인)

주식회사 케이투스포츠

2009. 7. 24.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2009. 4. 1. 2007당2897호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 제723599호의 지정상품 중 “등산용 안전장착대”를 제외한 나머지 지정상품에 대한 부분을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2006. 8. 31./2007. 8. 29./2007. 9. 10./제723599호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 별지 이 사건 등록상표의 지정상품 기재와 같다.

나. 선사용·선출원상표

(1) 선사용상표

(가) 구성 :

(나) 사용상품 : 등산화, 등산의류 등의 등산용품, 안전화

(다) 사용자 : 원고

(2) 선출원상표

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 8. 28./2008. 6. 2./제748685호

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 등산화, 안전화

(라) 출원인 및 등록권리자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 선사용상표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제6호 , 제9호 내지 제12호 에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 2007당2897호 로 심리한 후, 2009. 4. 1. 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 , 제12호 에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이나, 나머지 지정상품에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제6호 , 제9호 내지 제12호 에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효가 아니라는 이유로 원고의 심판청구 중 일부를 인용하고, 나머지를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 민사소송법 제150조 제3항 , 제1항 에 의한 자백 간주

2. 원고의 주장

선사용상표인 “K2” 상표는 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록 여부 결정시 주지·저명성을 취득하였다고 할 것인바, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”를 제외한 나머지 지정상품에 대하여, ① 저명한 선사용상표를 모방한 상표이므로 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제7조 제1항 제4호 에 해당하고, ② 주지성을 취득한 선사용상표와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제9호 에 해당하며, ③ 주지·저명하지는 않더라도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 선사용상표와 상품 출처의 혼동을 가져올 염려가 있는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하고, ④ 주지상표인 선사용상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려하거나 특정인에게 손해를 가하게 하려는 등 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하며, ⑤ 선출원상표와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 상표법 제8조 제1항 에 해당한다.

3. 판단

가. 선사용상표의 주지·저명성의 취득 정도

(1) 인정 사실

다음의 사실은 피고가 민사소송법 제150조 제3항 , 제1항 에 의하여 자백한 것으로 본다.

(가) 원고 회사 대표이사인 정영훈의 부(부) 망 정동남은 1972.경부터 원고 회사의 전신(전신)인 한국특수제화를 설립하여 K2 상표를 사용한 등산화, 안전화 및 등산용품을 제조, 판매하는 사업을 시작하였다.

(나) 망 정동남은 1972.경부터, 원고 회사는 그 설립일인 1996. 5. 7.이후부터, K에 비하여 2의 크기를 약간 작게 한 “K2” 상표 및 이를 도안화한 “ , , ” 상표와 그 한글발음으로 구성된 “ ” 등의 상표를 등산화, 안전화, 농구화, 비치파라솔, 지팡이, 샌들, 양산, 작업복 등에 사용하였는데, 2000.경까지는 K2 상표와 이를 도형화한 “ , ” 등의 상표를 주로 사용하면서 동시에 K2 상표를 보조적으로 사용하였고, 2001.경부터는 K2 상표를 중점적으로 사용하였다.

(다) 위 망 정동남 또는 원고 회사는 ① 1970.경부터 2004.경까지 ‘월간 산’, ‘사람과 산’ 등의 등산전문 잡지에, 주간조선, 주부생활, 여성중앙 등 일반 잡지에 수백 회에 걸쳐 K2 상표가 사용된 등산화, 등산의류(아웃도어, 모자, 양말 등) 등의 등산용품, 안전화 등에 대한 광고를 게재하였고, ② 1990.경부터 조선일보, 동아일보, 중앙일보 등의 중앙 일간지 등에 수백 회에 걸쳐 K2 또는 이와 유사한 케이투 등의 상표가 사용된 등산화, 등산의류(아웃도어, 자켓, 팬츠, 모자, 기능성 셔츠, 조끼, 장갑, 비옷 등) 등의 등산용품, 안전화에 대한 광고를 게재하였으며, ③ 2000.경부터 라디오에 수백 회에 걸쳐 K2 등산화 등에 대한 광고를 하였고, ④ 2003.경부터 2005.경까지 한남여객, 우신버스, S·M버스 등 서울, 대구 등의 버스 수백여대에 K2 상표가 사용된 상품 광고를 하였으며, ⑤ 2000.경부터 매년 텔레비전을 통해 K2 상표 및 그 제품을 광고해 오고 있고(2000. - 2001. : 금붕어 편, 2004. : 클라이머, 캠프 편, 2005. - 2006. : 우박 편, 2007. 암벽거신 편), ⑥ 1997.경부터 2003.경까지 지하철역 등에서 입간판 등을 통해 K2 상표 및 그 제품을 광고해 왔다.

(라) K2 상표와 관련한 원고 회사의 1997.부터 2007.까지의 연도별 매출액과 광고비 지출액은, 1997년 매출액 56억 4,400만 원, 광고비 4,092만 원, 1998년 매출액 54억 9,400만 원, 광고비 1억 5,266만 원, 1999년 매출액 108억 4,144만 원, 광고비 4억 9,470만 원, 2000년 매출액 183억 9,834만 원, 광고비 7억 2,869만 원, 2001년 매출액 257억 1,152만 원, 광고비 9억 3,347만 원, 2002년 매출액 330억 1,745만 원, 광고비 6억 3,471만 원, 2003년 매출액 534억 563만 원, 광고비 11억 2,829만 원, 2004년 매출액 743억 7,881만 원, 광고비 40억 2,642만 원, 2005년 매출액 949억 4,705만 원, 광고비 50억 6,199만 원, 2006년 매출액 1,038억 8,570만 원, 광고비 40억 2,642만 원, 2007년 매출액 1,320억 6,174만 원, 광고비 56억 9,294만 원이다.

(마) 원고 회사의 K2 등산화 등의 제품은 롯데백화점, 갤러리아백화점 등의 백화점 매장과 전국의 K2 대리점을 통하여 판매되고 있는데, 2005. 12. 27. 기준으로 직영점 9개, 대리점 102개, 백화점 매장 42개 등 총 153개 매장에서 판매되고 있다.

(바) 1997. 9. 13.자 내외경제신문에는 원고 회사의 K2 등산화가 국내 등산화 시장의 40%를 점유하고 있다는 기사가, 2001. 11. 28.자 파이낸셜 뉴스에는 원고 회사에 대하여 1972년 한국특수제화로 출발하여 2001년에 국내 등산화 시장의 50%, 안전화 시장의 80%의 시장 점유율을 차지하고 있다는 기사가, 2002. 8. 14.자 매일경제신문에는 원고 회사가 1972년부터 국내 등산화 시장을 선구적으로 개척해온 업체로서 국내 등산화 시장의 40%를 차지하고 있으며 2002년부터 K2 상표를 등산화 이외의 종합 아웃도어 브랜드로 키워나갈 계획이라는 기사가, 2003. 4.자 파이낸셜 뉴스에는 K2 제품이 국내 등산화 시장의 40%를 점하고 있고, 안전화 시장의 80%를 점하고 있다는 기사가, 2004. 4. 19.자 어패럴뉴스에는 노스페이스, 코오롱스포츠, 케이투 등 빅 3 브랜드가 치열한 시장 1위 다툼을 벌이면서 아웃도어 선두권 경쟁이 후끈하게 되었으며, 2004년 1분기 매출에 대하여 노스페이스가 매장 수 135개에 매출 280억 원, 코오롱스포츠가 매장 수 85개에 매출 200억 원, 원고 회사가 매장 수 110개에 매출 200억 원을 달성하여 아웃도어 시장의 빅 3를 형성하고 있다는 기사가, 2005. 1. 7.자 중앙일보, 한국경제신문, 2005. 10. 10.자 어패럴뉴스, 2005. 9. 26.자 한국경제신문 등에는 K2 부정사용자들에 대한 소송에서 원고가 승소하였다거나 원고를 업계 최초로 텔레비전 광고를 실시한 업체라거나 또는 K2 상표에 대하여 등산화 등 국내 브랜드의 자존심이라고 소개한 기사 등이 게재되었다.

(사) 제일기획이 2005. 12. 1. 원고, 코오롱스포츠, 노스페이스, 블랙야크, 에델바이스, 콜롬비아 등 여러 상표들을 대상으로 실시한 인지도 조사 결과, 원고의 ‘K2’ 상표는 최초 상기도 29.4%로 1위, 브랜드 보조 인지도 95.1%로 코오롱스포츠에 이어 2위, 브랜드 선호도에서 20.6%를 얻어 3위를 차지하였고, 현대리서치연구소가 2006. 7. 국내의 유명 등산화 관련 상표들을 대상으로 실시한 상표인지도 조사에서 원고 회사의 K2 상표는 보조 인지도에서 2위, 가장 선호하는 브랜드에서 1위를 차지하였으며, 제일기획이 2006. 12.경 실시한 상표 인지도 조사에서 원고 회사의 K2 상표가 최초 상기율에서 1위, 보조 인지율에서 2위를 차지하였다.

(아) 서울경제신문은 2003. 12. 31. 2003년 대한민국 일류 브랜드 시상에서 K2 상표를 2003년을 빛낸 히트 브랜드로 선정하였고, 경향신문사 및 스포츠 칸은 K2 상표가 2006년에 등산용품 관련 상표 중 노스페이스에 근소하게 뒤지는 2위의 상표 선호도를 기록하였으나, 등산화와 관련하여서는 1위의 상표 선호도를 기록하였다는 이유로 K2 상표를 2006년을 빛낸 우수브랜드로 선정하였으며, 한국생산성본부는 원고 회사의 K2 상표를 2006년과 2007년 등산용품 분야의 브랜드 경쟁력 1위 상표로 선정하였고, 원고 회사가 2005년에 실시한 라디오 광고 “Climb the life K2”는 2005년 대한민국광고대상 라디오 부문 동상을 수상(2005. 11. 8. 한국광고단체연합회 주최)하였으며, 광고전문잡지인 “KOREA AD TIMES”는 원고 회사가 2005년에 실시한 ‘K2’ 제품의 라디오 광고 ‘인생은 산행과 같다’를 ‘2005년 BEST OF THE BEST RADIO’ 부문에 선정하였다.

(2) 판단

위 인정 사실에 의하면, 원고 회사는 선사용상표인 ‘K2’ 또는 이와 동일성이 인정되는 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하였고, 2001.경부터는 ‘K2’ 상표를 계속·집중적으로 광고·선전함으로써 선출원상표의 출원일인 2004. 8. 28.이나 그 등록일인 2008. 6. 2. 또는 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 8. 31.이나 그 등록결정일인 2007. 8. 29. 선사용상표의 사용상품인 “등산화, 등산의류 등의 등산용품, 안전화 등”(이하 ‘선사용상품’이라 한다)에 대하여 대다수의 수요자에게 원고의 상품 표지로서 현저하게 인식되었다고 할 것이므로, 그 무렵 사용에 의한 식별력과 주지성을 취득하였다고 할 것이다.

원고는 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 무렵 주지성뿐만 아니라 저명성까지 취득하였다고 주장하나, 위 인정 사실에 본 바와 같은 K2 상표의 사용기간, 매출 및 광고실적, 언론의 보도 내용 등을 종합해 볼 때 K2 상표가 이 사건 등록상표의 출원시나 등록결정시 저명상표에까지 이르렀다고는 보기 어렵다.

나. 이 사건 등록상표와 선사용상표 또는 선출원상표의 동일·유사 여부

(1) 판단기준

문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분(요부)’에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다( 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 ). 여기에서 상표의 일부 구성 부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바( 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 , 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 ), 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자나 도형 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다( 대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 ).

다만, 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다( 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 ).

(2) 표장의 동일·유사 여부에 대한 판단

이 사건 등록상표의 표장이 선사용상표 또는 선출원상표의 표장과 동일·유사한지 여부는, 이 사건 등록상표나 선사용상표 또는 선출원상표에 있어서 ‘K2’ 부분이 식별력 있는 요부로서 분리 호칭, 관념되는지 여부에 따라 그 결론이 달라질 것이므로 먼저 이에 대하여 살핀다.

K2는 세계에서 2번째로 높은 산을 가리키는 현저한 지리적 명칭이거나 1자의 영문자와 1자의 숫자를 결합한 간단하고 흔히 있는 표장이어서 식별력이 없으나, 원고 회사가 선사용상품에 선사용상표인 K2를 지속적으로 사용함으로써 선사용상표 또는 선출원상표인 K2는 선출원상표의 출원일인 2004. 8. 28.이나 그 등록일인 2008. 6. 2. 또는 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 8. 31.이나 그 등록결정일인 2007. 8. 29. 선사용상품에 대하여 식별력을 취득하였음은 앞서 본 바와 같다. 따라서 선사용상표와 선출원상표에 있어서 K2는 식별력이 있다.

이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 위 지정상품은 선사용상품 중 등산용품에 포함되는 것으로서 거래사회의 통념상 선사용상품인 등산용품과 동일하게 볼 수 있는 것이므로, 위 지정상품에 대한 관계에서 이 사건 등록상표 중 ‘K2’는 식별력이 있는 요부가 될 수 있고, 이 사건 등록상표는 “ ”와 같이 ‘ ’와 ‘ ’가 상하 2단으로 결합된 문자와 문자의 결합상표로서 문자와 문자 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘K2’ 부분만으로 분리관찰될 수 있는바, 이 사건 등록상표가 ‘K2’ 부분만으로 분리 호칭되는 경우 선사용상표나 선출원상표와 호칭, 관념이 동일하므로, 전체적으로 이 사건 등록상표는 선사용상표 또는 선출원상표와 표장이 유사하다.

그러나 이 사건 등록상표는 그 나머지 지정상품에 대하여 보면, 나머지 지정상품은 선사용상품과 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 없는 것들이어서 그 나머지 지정상품과 관련하여서는 이 사건 등록상표 중 ‘K2’ 부분은 식별력 있는 요부가 될 수 없어 ‘K2’ 부분에 의해 분리 호칭, 관념되지 않고, 전체에 의하여 ‘케이투 피나투보’로 또는 K2 부분을 제외하고 ‘피나투보’로만 호칭될 것인바, 그러한 경우 이 사건 등록상표는 K2로 구성된 선사용상표 또는 선출원상표와 호칭이 다르고 전체적인 외관이나 관념 또한 다르므로 선사용상표 또는 선출원상표와 표장이 유사하지 않다.

다. 구 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

구 상표법 제7조 제1항 제4호 는 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있었는바, 국내에서 저명한 상표를 모방한 상표는 이에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고( 대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결 ), 그 판단시점은 등록결정시이다.

따라서 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하기 위하여는 이 사건 등록상표의 등록결정시 선사용상표인 ‘K2’가 저명상표이어야 하는바, 앞서 본 바와 같이 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정시 주지상표임은 인정되나, 더 나아가 저명상표에까지 이르렀다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 다른 요건에 대하여 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하지 않는다.

라. 상표법 제7조 제1항 제9호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제9호 는 “타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”, 즉 “주지상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있는바, 그 판단시점은 출원시이다( 대법원 2000. 3. 28. 선고 98후1969 판결 참조).

이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 이 사건 등록상표는 주지상표인 선사용상표와 표장이 유사하고 지정상품이 동일함은 앞서 본 바와 같으므로 상표법 제7조 제1항 제9호 에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표가 주지상표인 선사용상표와 표장이 유사하지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 그 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제9호 에 해당하지 않는다.

마. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제11호 는 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있다.

어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하기 위하여는 다른 사람이 이미 사용하고 있는 선사용상표나 선사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 선사용상표와 동일·유사한 상표가 선사용상품과 동일·유사한 지정상품 또는 그에 못지않을 정도로 경제적으로 밀접한 견련관계가 있는 상품에 사용됨으로써 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 수 있다면, 그 상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 보아야 한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 ).

(2) 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정시 사용에 의해 식별력과 주지성을 취득하였음은 앞서 본 바와 같으므로, 선사용상표는 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 상표에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 선사용상표와 호칭, 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하고, 위 지정상품과 선사용상품이 동일함은 앞서 본 바와 같은바, 이 사건 등록상표를 위 지정상품에 사용하는 경우 선사용상표에 대한 관계에서 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 수 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하지 아니함은 앞서 본 바와 같은바, 나머지 지정상품과 선사용상품의 동일·유사 여부에 상관 없이 이 사건 등록상표를 위 나머지 지정상품에 사용하더라도 선사용상표에 대한 관계에서 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 않는다.

바. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제12호 는 “국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있는바, 그 판단시점은 출원시이다.

(2) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 주지상표인 선사용상표와 호칭, 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하며, 위 지정상품과 선사용상품이 동일함은 앞서 본 바와 같고, 양 표장의 유사 정도나 이 사건 등록상표가 선사용상표가 주지성을 취득한 이후 출원된 사정 등을 종합해 보면, 원고에게 부정한 목적이 있다고 인정되므로, 이 사건 등록상표는 위 지정상품에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표의 표장과 선사용상표의 표장이 유사하지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표는 이 사건 나머지 지정상품과 선사용상품의 동일·유사 여부 및 부정한 목적의 존재 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다.

사. 상표법 제8조 제1항 해당 여부

(1) 상표법 제8조 제1항 은 “동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있는바, 상표법 제8조 제1항 에 위반하여 선출원상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사한 후출원 상표가 등록된 경우 이는 등록무효사유에 해당한다( 상표법 제71조 제1항 제1호 ).

(2) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 선출원상표와 호칭, 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사함은 앞서 본 바와 같고, 한편, 이 사건 등록상표의 위 지정상품은 등산의류 등의 등산용품이라는 점에서 선출원상표의 지정상품인 등산화, 안전화 등과는 일반적으로 제조와 판매가 공통되고, 용도 및 수요자의 범위가 일치하는 점 등에 비추어 보면 지정상품도 유사하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 위 지정상품에 대하여는 상표법 제8조 제1항 에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표는 선출원상표와 표장이 유사하지 않음은 앞서 본 바와 같으므로, 그 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 않는다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제9 , 11 , 12호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당하여 등록무효 사유가 존재하나, 그 나머지 지정상품에 대하여는 구 상표법 제7조 제1항 제4호 , 상표법 제7조 제1항 제9 , 11 , 12호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 아니하여 등록무효 사유가 존재하지 않는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.