[1] 등록상표 " "은 선등록상표 " "과 그 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 동일 또는 유사하므로 서로 유사한 상표에 해당하나, 그 지정상품중 일부에 대한 관계에서는 구체적·개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다고 한 사례

[2] 등록상표 " "은 그 구성으로부터 곧바로 그 지정상품이 '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'라는 의미가 직감된다고 보기는 어려워 그 지정상품 중 '칩'과 관계가 없는 지정상품과 관련하여 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표라고 볼 수 없으므로 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 등록상표 " "은 선등록상표 " "과 호칭에 있어 전체적으로 느껴지는 청감이 유사하여 그 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이나, 그 지정상품 중 감자스낵에 해당하는 '건과자(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 대한 관계에서는 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 유사하다고 보임에도 불구하고 구체적·개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다고 한 사례.

[2] 일반적으로 '칩(chip)'이라는 용어가 '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'라는 의미를 가진다고 하더라도 등록상표 " "에서 '칩'은 조어인 '포카'와 일련 불가분적으로 결합되어 있는 이상 그것만으로 분리되어 인식된다기보다는 오히려 '포카칩' 전체가 하나의 조어에 해당하는 것으로 관념된다고 할 것이므로, 위 등록상표의 구성으로부터 곧바로 그 지정상품이 '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'라는 의미가 직감된다고 보기는 어려워 그 지정상품 중 '칩'과 관계가 없는 지정상품과 관련하여 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표라고 볼 수 없으므로 위 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 않는다고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제7호 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호

롯데제과 주식회사 (소송대리인 유미 특허법인 담당변리사 김진희)

오리온스낵인터내셔널 주식회사 (변경 전 상호 : 오리온프리토레이 주식회사) (소송대리인 법무법인 바른법률 담당변호사 김치중 외 1인)

2005. 6. 24.

1. 특허심판원이 2005. 2. 28. 2004당1280호 사건 에 관하여 한 심결 중 등록번호 제554364호 상표의 지정상품 중 '콘플레이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 비스킷(감자성분이 함유된것에 한함), 웨이퍼스(감자성분이 함유된 것에 한함), 감자콘칩(감자성분이 함유된 것에 한함), 팬케이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 페이스트리(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 대한 부분을 취소한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용은 이를 5분하여 그 4는 피고의, 나머지는 원고의 각 부담으로 한다.

특허심판원이 2005. 2. 28. 2004당1280호 사건 에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

[증 거 : 갑1, 3, 4호증]

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제554364호

(2) 출원일/등록일 : 2001. 12. 18./2003. 7. 23.

(3) 표장 :

(4) 등록권리자 : 피고

(5) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분 제30류 '콘플레이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 건과자(감자성분이 함유된 것에 한함), 비스킷(감자성분이 함유된 것에 한함), 웨이퍼스(감자성분이 함유된 것에 한함), 감자콘칩(감자성분이 함유된 것에 한함), 팬케이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 페이스트리(감자성분이 함유된 것에 한함)'

나. 선등록상표

(1) 등록번호 : 제344433호

(2) 출원일/등록일 : 1995. 3. 25./1996. 7. 31.

(3) 표장 :

(4) 권리자 : 해태제과식품 주식회사

(5) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분 제3류 '건과자, 아이스케이크, 비스킷, 드롭스, 아이스크림, 추우잉검, 쵸코렛, 크리임빵, 설탕, 떡'

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표 등과 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 상표법 제71조 제1항 제1호 에 의하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2004당1280호 로 심리하여 2005. 2. 28. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 등록상표의 앞부분인 '생감자칩'은 그 지정상품과 관련하여 '신선한 감자칩' 등으로 인식되어 식별력이 없고, 뒷부분의 '포카칩' 중 '칩' 부분은 그 지정상품인 스낵류에 있어서 식별력이 없거나 약하므로, 이 사건 등록상표는 '포카' 부분이 요부로서 이를 선등록상표와 대비하여 보면, 양 상표는 전체적인 외관이 상이하고, 또 조어(조어)상표로서 관념상 대비가 되지 않으며, 호칭에 있어서 이 사건 등록상표는 '포카'로, 선등록상표는 '포타'로 각각 호칭되므로, 양 상표의 청감이 비슷하게 들릴 수 있으나, 칭호가 2음절로 아주 짧은 경우 작은 차이에도 호칭이 쉽게 구별되는 것이 일반적인 거래사회의 경험칙이고 또 둘째 음절이 강음에 해당하므로, 양 상표의 호칭은 전체적으로 비유사하고, 한편 이 사건 등록상표의 '포카(포카칩)'은 피고가 1988. 7.경 감자칩을 개발하여 생산, 판매하기 시작하여 감자칩 시장을 주도하였고 또 광고 및 홍보를 위하여 1993.경부터 많은 광고비를 지출하는 등으로 이 사건 등록상표의 출원 및 등록시점에는 거래업계와 일반 수요자에게 널리 알려져 있었던 반면, 선등록상표는 수요자간에 널리 인식된 자료가 없으므로, 양 상표가 동일한 지정상품에 다 같이 사용되더라도 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인, 혼동을 일으키게 할 염려는 없고, 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

이 사건 등록상표가 그 요부에 의하여 '포카칩'으로 호칭되고 선등록상표가 '포타칩'으로 호칭될 경우 양 상표는 호칭이 유사하고, 설사 이 사건 등록상표가 '포카'로, 선등록상표가 '포타'로 각각 호칭되더라도 양 상표의 호칭은 유사하며, 이 사건 등록상표의 요부와 선등록상표의 한글 부분은 그 외관도 유사하므로, 양 상표는 전체적인 표장이 유사하고, 그 지정상품 역시 동일 또는 유사하므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하고, 만일 이 사건 등록상표의 '칩' 부분이 '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'라는 의미로 직감될 경우 그 지정상품 중 '칩'과 관계가 없는 지정상품과 관련하여 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호 에도 해당하므로, 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하고, 따라서 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 판 단

(1) 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장의 동일 또는 유사 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 등록상표는 " "과 같이 구성된 상표이고, 선등록상표는 영문자와 한글의 상하 결합에 의하여 " "과 같이 구성된 상표로서, 양 상표는 전체적인 외관이 상이하고, 이 사건 등록상표의 '포카칩' 부분 및 선등록상표는 모두 조어에 해당하므로 양 상표는 관념상 대비가 되지 않는다고 할 것이나, 호칭에 있어서, 이 사건 등록상표는 '생감자칩' 부분과 '포카칩' 부분이 외관상 구분되어 있고, 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니며, '생감자칩'은 '신선한 감자칩' 등의 뜻으로 직감되어 감자성분이 함유된 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 볼 때 원재료 표시 등으로 인식되어 식별력이 없거나 매우 약하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 뒷부분의 '포카칩'만으로 분리되어 간략히 호칭될 수 있다고 할 것이고, 선등록상표는 언제나 한글 부분에 의하여 '포타칩'으로 호칭된다고 할 것인바(피고는 양 상표의 '칩' 부분은 과자류의 형상표시로서 자타 상품의 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 이 사건 등록상표는 '포카'로, 선등록상표는 '포타'로 각각 분리되어 호칭된다고 주장하나, 일반 수요자의 입장에서 3음절에 불과한 양 상표의 호칭을 앞부분의 2음절과 뒷부분의 1음절을 각각 분리하여 호칭한다기보다는 3음절을 전체로서 한꺼번에 호칭한다고 보는 것이 통상적이라 할 것이다.), 양 상표의 호칭은 둘째 음절의 초성이 'ㅋ'과 'ㅌ'이라는 차이만 있을 뿐 나머지 부분이 모두 동일하고, 또 'ㅋ'과 'ㅌ'은 모두 파열음으로서 강하게 소리나는 자음에 속하므로, 양 상표의 호칭은 전체적으로 느껴지는 청감이 유사하다고 할 것이고, 그에 따라 양 상표는 그 표장을 일반적·추상적으로만 볼 때 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상표에 해당한다고 할 것이다.

그런데 피고는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 당시 이 사건 등록상표의 주요부인 '포카칩'은 거래업계는 물론 일반 수요자들에게 이미 현저하게 주지되어 있었던 반면, 선등록상표는 국내에서 사용된 적이 전혀 없어 그 등록이 취소된 상표인 점 등 구체적 거래현실에 비추어 볼 때 양 상표는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 전혀 없다고 주장하므로, 양 상표의 구체적 오인·혼동 가능성에 관하여 살피건대, 상표 자체의 외관, 호칭, 관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 지정상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 등을 종합적·전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 상품의 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 지장이 없을 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다고 할 것이고( 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 참조), 한편 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부는 상표법 제7조 제3항 에 따라 상표등록출원시를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

을4, 9, 10호증, 을5호증의 1 내지 10, 을6호증의 1, 2 및 이 사건 상표등록 출원시 이전의 자료임이 분명한 을7호증의 4, 5, 7 내지 9, 15 내지 18, 33 내지 36, 을8호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1988.경 감자를 썰어서 튀긴 '감자스낵' 제품에 "포카칩"이라는 상표를 부착하여 생산하기 시작한 이래 현재까지 위 상품을 지속적으로 생산·판매하여 옴으로써, 2001.경 총 매출액이 20,885,000,000원, 시장점유율은 감자스낵 제품 중 1991.경에는 33.7%로 2위, 1992.경에는 17.6%로 2위, 2001.경에는 12% 정도로 1위인 사실, 피고는 1988.경부터 이 사건 등록상표의 출원일이 속한 2001.경까지 위 상품에 관하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지, 경기장 광고물, 각종 유니폼 등에 수차례에 걸쳐 광고를 하여 오면서 1992년부터는 매년마다 광고비로 적게는 약 5억 원, 많게는 약 15억 원 정도를 지출하여 온 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없는바, 위 인정 사실에 나타난 '감자스낵' 제품의 생산 및 판매기간, 매출 규모, 시장 점유율, 광고현황 등에 비추어 이 사건 등록상표의 주요부를 이루는 위 "포카칩" 상표는 이 사건 등록상표의 출원시인 2001.경 무렵은 물론 선등록상표의 출원시인 1995.경 이전부터 '감자스낵' 제품에 대하여 거래자 및 일반 수요자들에게 널리 주지된 상표라고 할 것인 반면, 선등록상표는 그것이 현실로 사용되었다고 볼 만한 증거가 전혀 없는 점 등 양 상표의 실제 사용상태 및 주지 정도를 전체적·종합적으로 고려하여 살펴볼 때, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 위 '감자스낵'을 포함하는 '건과자(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 대하여는 선등록상표와 함께 사용되더라도 실제 거래사회에서는 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 할 염려가 없다고 할 것이다.

다만 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '건과자(감자성분이 함유된 것에 한함)'를 제외한 나머지 지정상품들에 대한 관계에서는 설사 그것이 '감자스낵'과 유사하다고 하더라도 위 "포카칩" 상표가 위 지정상품에 현실적으로 사용되었다고 볼 만한 증거가 없는 이상 구체적 거래실정을 고려할 여지는 없다고 할 것이다(앞서 본 증거들만으로는 위 "포카칩" 상표가 그 지정상품의 종류를 묻지 않고 수요자간에 현저히 인식된 저명상표라고 보기도 어렵다고 할 것이다).

나아가 양 상표의 지정상품의 동일 또는 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 '콘플레이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 건과자(감자성분이 함유된 것에 한함), 비스킷(감자성분이 함유된 것에 한함), 웨이퍼스(감자성분이 함유된 것에 한함)'를 비롯한 과자와 빵류이고, 선등록상표의 지정상품 역시 '건과자, 비스킷, 드롭스'를 비롯한 과자와 빵류로서, 그 형상, 용도, 품질, 생산자, 판매경로 및 소비자의 범위가 공통된다고 할 것이므로, 양 상표의 지정상품은 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '콘플레이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 비스킷(감자성분이 함유된 것에 한함), 웨이퍼스(감자성분이 함유된 것에 한함), 감자콘칩(감자성분이 함유된 것에 한함), 팬케이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 페이스트리(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 대한 관계에서는 선등록상표와 그 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이나, 이 사건 감자스낵에 해당하는 지정상품인 '건과자(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 대한 관계에서는 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 유사하다고 보임에도 불구하고 구체적·개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 '건과자(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, 원고는 이 사건 등록상표의 '칩' 부분이 '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'로 직감될 경우 그렇지 아니한 지정상품에 관하여는 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표라고 주장하나, 일반적으로 '칩(chip)'이라는 용어가 위와 같은 의미를 가진다고 하더라도 이 사건 등록상표에서 '칩'은 조어인 '포카'와 일련 불가분적으로 결합되어 있는 이상 그것만으로 분리되어 인식된다기보다는 오히려 '포카칩' 전체가 하나의 조어에 해당하는 것으로 관념된다고 할 것이므로 이 사건 등록상표의 구성으로부터 곧바로 그 지정상품이 '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'라는 의미가 직감된다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다는 원고 주장은 이유 없다.

(3) 기타 피고 주장에 대한 판단

피고는, 원고가 위법한 방법으로 피고의 제조기술을 습득한 후 자신이 생산한 제품에 피고의 이 사건 등록상표를 도용한 '포칸'이라는 상표를 부착하여 사용하다가 피고의 상표권 방어로 위 '포칸' 상표의 등록이 무효가 되어 정상적인 영업이 어렵게 되자 오로지 피고의 영업을 방해할 목적으로 자신의 상표도 아닌 해태제과 주식회사의 선등록상표를 내세워 이 사건 등록상표의 등록무효심판을 청구하는 한편, 해태제과 주식회사를 상대로 선등록상표의 등록취소심판을 청구하는 모순된 행동을 하고 있고, 선등록상표는 이미 그 등록이 취소된 상표일 뿐만 아니라, 그보다 먼저 등록된 피고의 다른 상표들에 의하여 그 등록이 무효로 될 상표인 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표에 대한 원고의 등록무효심판청구는 권리남용에 해당하거나 신의칙에 위배된다고 주장하나, 상표법 제7조 제1항 제7호 는 선등록상표의 상표권자의 이익을 보호하기 위한 규정이 아니라 상품 출처의 오인·혼동을 예방하여 공공의 이익을 보호하기 위한 공익적 규정이고, 선등록된 상표의 권리자가 아니더라도 이해관계인에 해당하기만 하면 누구라도 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당함을 이유로 등록상표에 대한 무효심판을 청구할 수 있으며( 상표법 제71조 ), 위 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하기만 하면 곧바로 적용될 뿐만 아니라, 선등록된 상표가 무효로 된 경우에도 적용되는 점( 상표법 제7조 제2항 ) 등 관련 규정에 비추어 볼 때, 위 주장과 같은 사정만 가지고 곧바로 이 사건 등록상표에 대한 원고의 등록무효심판청구가 권리남용에 해당하거나 또는 신의칙에 위반되는 것으로서 허용되지 않는다고 단정할 수는 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

(4) 결국 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '콘플레이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 비스킷(감자성분이 함유된 것에 한함), 웨이퍼스(감자성분이 함유된 것에 한함), 감자콘칩(감자성분이 함유된 것에 한함), 팬케이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 페이스트리(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이나, 이 사건 감자스낵에 해당하는 지정상품인 '건과자(감자성분이 함유된것에 한함)'에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제11호 에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '콘플레이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 비스킷(감자성분이 함유된 것에 한함), 웨이퍼스(감자성분이 함유된 것에 한함), 감자콘칩(감자성분이 함유된 것에 한함), 팬케이크(감자성분이 함유된 것에 한함), 페이스트리(감자성분이 함유된 것에 한함)'에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 일부 이유 있으므로 주문과 같이 판결한다.