[1] 의장의 유사 여부에 대한 판단 기준 및 의장법상 객관적 창작성의 의미

[2] 의장의 신규성이나 선행 의장과의 유사 여부 판단에 있어서 그 판단의 대상인 인용의장에 요구되는 표현 정도

[3] 등록의장과 등록의장의 등록출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 인용의장이 전체적으로 심미감이 유사함에도 인용의장이 공지되었다거나 공연히 실시되었음을 인정할 자료가 없다는 이유로 등록의장과 인용의장을 대비하지 아니한 원심을 파기한 사례

[1] 의장의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 또한 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 의장들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다.

[2] 의장의 신규성 판단이나 선행 의장과의 유사 여부 판단에 있어 그 판단의 대상인 의장은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 의장뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 의장의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 인용된 의장만으로는 의장의 요지 파악이 불가능한 경우에는 그 대비 판단을 할 수 없다고 보아야 한다.

[3] 등록의장과 등록의장의 등록출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 인용의장이 전체적으로 심미감이 유사함에도 인용의장이 공지되었다거나 공연히 실시되었음을 인정할 자료가 없다는 이유로 등록의장과 인용의장을 대비하지 아니한 원심을 파기한 사례.

[1] 구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제5조 [2] 구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제5조 , 제8조 [3] 구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제5조 , 제8조

[1] 대법원 1996. 11. 12. 선고 96후443 판결(공1996하, 3581) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후2828 판결(공1999상, 234) 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결(공1999하, 2332)

심판청구인 (소송대리인 변호사 김병헌 외 2인)

피심판청구인 (소송대리인 변리사 김원식)

특허청 항고심판소 1998. 1. 23.자 95항당106 심결

원심심결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

1. 원심판결의 요지

이 사건 등록의장과 갑 제3, 4, 6호증의 각 수족관을 그 하부 수족관의 형상과 모양의 면에서 비교하여 보면, 이 사건 등록의장은 직사각형으로 구성된 정면의 내부에 그 3/4 정도를 차지하는 또 하나의 직사각형의 유리로 형성된 형상과 모양으로 되어 있으나, 갑 제3, 4, 6호증의 각 수족관은 전체적으로 하나의 사각형만으로 형성되어 있고 내부에 유리로 구성된 직사각형의 형상과 모양이 없어 서로 비유사한 의장이라고 할 것이고, 또 갑 제3 내지 6호증의 각 의장이 이 사건 등록의장의 등록출원 전에 공연히 실시되었거나 공지되었음을 인정할 수 있는 자료가 없다. 갑 제28호증 및 갑 제29호증(갑 제18호증의 원본)의 확인서도 그 내용의 진정성을 인정하기 어렵다.

피심판청구인이 "수온조절 및 정화기능을 갖는 2단 수족관"이라는 고안에 대하여 실용신안등록출원(출원번호 생략)을 하였다는 것이 위 고안의 실용신안공보(갑 제7호증) 제49쪽의 제1도에 나타나 있는 의장(아래에서는 인용의장 1이라 쓴다)이 공지된 의장이라거나 공연히 실시된 의장이라는 의미는 아니고, 그 등록청구 범위에 기재된 내용만으로 인용의장 1이 공지된 의장이거나 공연히 실시된 의장이라고 단정할 수 없을 뿐만 아니라 이 사건 등록의장의 출원(1991. 8. 27.)이 그 실용신안공보의 발행일(1993. 10. 4.)보다 먼저 이루어졌으므로, 결국 인용의장 1이 이 사건 등록의장의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다.

이 사건 등록의장 출원 전인 1991년 3월호 및 5월호의 '월간 양식'에 게재된 각 광고(갑 제8, 9호증)에 표현된 2단 수족관(아래에서는 인용의장 2라고 쓴다)과 1988. 12. 15. 발행된 일본의 잡지 '양식'(갑 제11호증)에 게재된 광고에 표현된 2단 수족관에 대하여 보면, 인용의장 2는 2단으로 형성된 수족관이라는 외관만 알 수 있을 뿐, 의장의 각 구성요소들이나 그 요부를 구체적으로 파악할 수 없고, 갑 제11호증은 이 사건 등록의장과 대비 판단할 대상을 특정할 수도 없어 이 사건 등록의장과 대비 판단할 수 없다.

갑 제15, 16, 17호증은 일본국의 각 실용신안공보사본(소 50-145699호, 소 55-136258호 및 소 58-91279호)으로서 모두 2단 수족관이 나타나 있으나, 이 사건 등록의장과 대비할 만한 형상과 모양이 구체적으로 나타나 있지 아니하고, 또 경험칙에 의하여 이들 형상과 모양을 특정할 수도 없으며, 그 밖에 갑 제13호증의 서울지방검찰청 의정부지청 91형제24545호 사건에 대한 공소부제기이유고지의 사본 및 갑 제14호증의 서울지방검찰청 의정부지청의 94형제167호 사건에 대한 공소부제기이유고지의 사본만으로는 이 사건 등록의장이 그 출원 전에 공지되었다거나 공연히 실시된 의장이라고 단정하기 어렵다.

결국, 이 사건 등록의장은 신규성이 없어 그 등록이 무효라는 심판청구인의 주장은 모두 배척된다.

그리고, 이 사건 등록의장은 1991. 8. 27. 출원된 것이므로 1990. 1. 13. 법률 제4208호로 개정되어 1990. 9. 1.부터 시행된 의장법을 적용하여야 할 것인바, 위 개정된 의장법 제5조 제2항에 의하면, 간행물에 의하여 공지된 인용의장으로부터 용이하게 창작할 수 있는 의장이라고 하기 위하여는 인용의장이 단지 공지된 의장이라는 사실만으로는 부족하고 국내에서 널리 알려져 있음을 그 요건으로 한다고 할 것인데, 갑 제7, 8, 9호증에 나타나 있는 의장들이 국내에서 널리 알려져 있는 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이라고 인정할 아무런 증거가 없어서, 이 사건 등록의장은 창작성이 없어 그 등록이 무효라는 심판청구인의 주장도 배척된다.

2. 상고이유와 보충범위 내의 상고이유의 판단

의장의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 또한 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 의장들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다 고 할 것이다(대법원 1996. 11. 12. 선고 96후443 판결, 1998. 12. 22. 선고 97후2828 판결 등 참조).

그리고 의장의 신규성 판단이나 선행 의장과의 유사 여부 판단에 있어 그 판단의 대상인 의장은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 의장뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 의장의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 인용된 의장만으로는 의장의 요지 파악이 불가능한 경우에는 그 대비 판단을 할 수 없다 고 보아야 할 것이다(대법원 1995. 11. 24. 선고 93후114 판결, 1998. 4. 24. 선고 97후1955 판결 등 참조).

기록에 의하니, 심판청구인은 ○○어항이라는 상호로 수족관의 제조 및 판매업을 영위하여 오다가 1988. 10.경 2단의 수족관을 제작하여 같은 해 11.경 소외 1에게 납품한 것을 비롯하여 1989. 5.경 소외 2, 같은 해 9.경 소외 3, 1990. 5.경 소외 4에게 각 납품하는 등 이 사건 등록의장의 등록출원 전에 2단의 수족관을 제조, 판매하여 온 사실을 알 수 있고, 한편 위 소외 1에게 판매한 2단의 수족관은 갑 제5호증에 표현된 수족관과 같은 형상과 모양으로서, 그 형태에 다소 불분명한 점이 없지 아니하나 이는 경험칙에 의하여 보충하여 그 의장의 요지를 파악할 수 있다고 보인다.

그리고, 이 사건 등록의장의 등록출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 의장인, 갑 제5호증에 표현된 의장과 이 사건 등록의장을 대비하여 볼 때, 먼저 직육면체의 형상으로 된 수족관을 2단으로 구성한 전체적인 형태가 동일하고, 하부 수족관의 전면의 상당 부분이 그 내부를 볼 수 있도록 구성된 형태 및 여과조의 형상과 모양, 그 배치가 극히 유사하며, 또한 상부 수족관과 하부 수족관을 연통하는 배수관의 형상과 모양, 갯수, 그 배치가 동일 또는 유사하고, 하부 수족관의 일측면에 급수관이 상부 수족관의 급수관과 연결될 수 있도록 돌출된 형상과 모양이 유사하므로, 결국 양 의장은 전체적으로 그 심미감이 유사하다고 볼 것이다. 다만 하부 수족관에 설치되어 있는 여과조의 위치가, 이 사건 등록의장은 좌측임에 반하여 갑 제5호증에 나타난 의장은 우측인 점, 상부 수족관의 급수관에 있어서 이 사건 등록의장은 그 일측면(우측면)에 직접 형성되어 있음에 대하여 갑 제5호증에 표현된 의장은 일측면이 아닌 상부 수족관 위에 형성되어 있는 점 등에서 차이가 있기는 하나, 이러한 차이점들은 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 창작할 수 있는, 이른바 상업적, 기능적 변형에 불과한 것이므로 그와 같은 차이로 인하여 양 의장이 전체적인 심미감에 있어 차이가 있다고 보기 어렵다.

결국, 이 사건 등록의장은 위 갑 제5호증에 표현된 의장과 유사한 의장이라고 할 것이어서 나머지 인용의장들과 대비 판단할 필요 없이 그 등록은 무효라고 할 것이다.

그럼에도 불구하고 원심이 위 갑 제5호증에 표현된 의장이 이 사건 등록의장의 등록출원 전에 공연히 실시되었다거나 공지되었음을 인정할 만한 자료가 없다는 이유로 이 사건 등록의장과 대비조차 하지 아니한 채 나머지 인용의장들만으로 대비하여 이 사건 등록의장이 신규성 및 창작성이 있다고 판단한 데에는 의장의 신규성 및 진보성의 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 잘못이 있고, 그 잘못은 심결 결과에 영향을 끼친 것이므로 이를 지적하는 취지의 상고이유의 주장은 정당하기에 이를 받아들인다.

3. 결 론

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 원심에 상당한 특허법원에 환송하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.