[1] 상표법 제51조 제1항 제1호 에서 규정하는 ‘자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법’의 의미 및 상호를 상표적으로 또는 서비스표적으로 사용하는 경우도 이에 포함되는지 여부(적극)

[2] 서비스업 자체나 그 광고에 서비스표를 표시하는 행위가 상표법상 ‘서비스표의 사용’에 포함되는지 여부(적극)

[3] 실제 상호가 ‘주식회사 청운학원’이지만 그 상호를 표시하면서 ‘청운학원’ 또는 ‘청운’을 사용하는 것이 상표법 제51조 제1항 제1호 에서 정한 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 본 사례

[4] ‘주식회사 청호학원’의 인터넷 홈페이지의 도메인으로 등록서비스표인 ‘청호’를 사용한 것은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 것에 해당하여 등록서비스표권자의 권리를 침해하지 않는다고 한 사례

[5] 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 또는 서비스표에 해당하는지 여부의 판단 기준

[6] 상표권의 설정등록이 있기 전부터 부정경쟁의 목적으로 그와 동일·유사한 ‘명칭·상호 등 표시 표장’을 사용하여 등록한 후 이를 계속하여 사용하는 경우에도 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정이 적용되는지 여부(적극)

[1] 상표법 제51조 제1항 제1호 에서 규정하는 ‘자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법’이라 함은 상품의 거래, 광고·선전이나 상품 자체에 관하여 상품거래 사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호를 기재하여 사용하는 경우를 말하므로 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 경우에는 이에 해당하지 아니하고, 또한 상호를 순수하게 상호로서 사용하는 경우만을 가리키는 것이 아니라 상표적으로 또는 서비스표적으로 사용하는 경우도 포함한다.

[2] 상표법 제2조 제1항 제6호 , 제3항 의 규정에 의하면, 상표의 경우와 같이 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로서 서비스업 자체나 그 광고에 서비스표를 표시하는 행위도 서비스표의 사용에 포함된다.

[3] 일반 거래사회에서 등기된 주식회사의 상호를 호칭할 때 ‘주식회사’라는 호칭을 생략하여 호칭하는 경우가 많고 특히 일반 수요자들이나 거래업계에서 학원을 지칭할 때 주식회사를 생략하거나 주식회사와 학원을 생략하고 앞부분의 상호만을 호칭하는 것이 일반적인 언어관습인 점에 비추어 볼 때, 실제 상호가 ‘주식회사 청운학원’이지만 학원업에 그 상호를 표시하면서 ‘청운학원’ 또는 ‘청운’을 사용하는 것은 실제 ‘주식회사 청운학원’과 마찬가지로 상호로서 사용된 것이고, 그 상호의 사용이 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시되지 아니하여 문자로서의 식별력 외에 특별한 식별력을 갖지 아니할 뿐만 아니라 일반 수요자들이 상호가 아니라고 인식한다고 볼 수 없으므로 상표법 제51조 제1항 제1호 에서 정한 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 본 사례.

[4] 서비스표를 인터넷 홈페이지의 도메인으로 사용하는 것은 서비스업에 사용하거나 광고에 사용하는 것과 마찬가지로 서비스표의 사용이지만, 상호의 사용에는 상호를 서비스표적으로 사용하는 것까지 포함하므로, ‘주식회사 청호학원’의 인터넷 홈페이지의 도메인으로 등록서비스표인 ‘청호’를 사용한 것은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 것에 해당하여 등록서비스표권자의 권리를 침해하지 않는다고 한 사례.

[5] 사용된 상호 등의 표장이 외관상 일반인의 주의를 끌 만한 특이한 서체나 도안으로 된 경우에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않을 가능성이 많기는 하지만, 그러한 사정만으로 단정할 것은 아니고 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

[6] 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있고, 다만 상표법이 등록주의를 취하고 있는 관계로 등록상표권만이 그러한 표장의 사용을 금지시킬 수 있어 위와 같이 규정한 것일 뿐이며, 따라서 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그와 동일·유사한 ‘명칭·상호 등 표시 표장’을 사용하기 시작한 경우는 물론, 상표권의 설정등록이 있기 전부터 부정경쟁의 목적으로 그와 동일·유사한 ‘명칭·상호 등 표시 표장’을 사용하여 등록한 후 이를 계속하여 사용하는 경우도 위 단서 규정의 적용이 있고, 한편 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표에 대하여도 위 상표법 제51조 제1항 제1호 의 규정이 적용된다.

[1] 상표법 제2조 제1항 제6호 , 제3항 , 제51조 제1항 제1호 [2] 상표법 제2조 제1항 제6호 , 제3항 [3] 상표법 제51조 제1항 제1호 [4] 상표법 제2조 제1항 제6호 , 제3항 , 제51조 제1항 제1호 [5] 상표법 제2조 제3항 , 제51조 제1항 제1호 [6] 상표법 제2조 제3항 , 제51조 제1항 제1호

[1] 대법원 1990. 3. 13. 선고 89후1264 판결 (공1990, 891) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94후1930 판결 (공1995상, 2125) 대법원 2000. 6. 23. 선고 98후1457 판결 (공2000하, 1789) [5] 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 (공2003상, 104) [6] 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2221 판결 (공2000상, 1194)

원고 (소송대리인 변호사 김준효외 5인)

주식회사 청운학원외 4인 (소송대리인 변호사 신원삼)

2007. 6. 14.

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

1. 피고들은

가. 별지 목록 제8항 기재 지정서비스업에 제11항 기재 서비스표를 사용하여서는 아니 되고,

나. 별지 목록 제11항 기재 서비스표를 사용한 선전광고물, 내·외부 간판, 표찰, 인쇄물들을 사용하여서는 아니 된다.

2. 피고들은 피고들의 각 사무소, 강의실, 창고 및 기타 장소에 보관 또는 전시하고 있는 위 제 1의 나.항 기재 선전광고물, 내·외부 간판, 표찰, 인쇄물 등을 폐기하라.

3. 피고들은 연대하여 원고에게 100,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

1. 기초 사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제3호증의 1 내지 6, 갑 제4호증, 을 제7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가. 원고는 2004. 11. 29. 별지 목록 제8항 기재 각 서비스업을 지정서비스업으로 한 별지 목록 제11항 기재 서비스표(이하 ‘이 사건 서비스표’라 한다)를 원고 명의로 등록하였다.

나. 원고는 2004. 12. 16. 피고들에게 ‘① 원고의 서비스표권에 대한 침해행위를 즉각 중지하고, ② 청운학원 인터넷 홈페이지를 즉시 폐쇄하거나 명칭을 변경하고, ③ 청운학원의 표장을 철거하고, ④ 청운학원이 표시된 선전광고물 등을 폐기 또는 회수하고, ⑤ 향후 원고의 서비스표권을 침해하지 않겠다는 각서를 작성하여 보내라’는 내용의 내용증명을 보냈다.

다. 한편, 피고 주식회사 청운학원은 2001. 6. 28. 설립되었고, 피고 2는 피고 주식회사 청운학원의 대표이사이며 2002. 9. 12. 동래청운학원을, 피고 3은 2001. 11. 5. 청운학원 수영점을 각 개원하였고, 피고 4는 2003. 4. 9. 청운학원 덕천점을 확장이전하고, 피고 5는 2002. 10. 사하청운학원을 개원하였다.

라. 피고 주식회사 청운학원은 2000. 5.경 인터넷 사이트에 www.chungwoon.net이라는 도메인으로 홈페이지를 개설하였는데, 위 홈페이지의 첫 화면에 , 과 같은 방법으로 이 사건 서비스표를 사용하였다.

2. 원고의 주장 및 이에 대한 판단

가. 원고의 주장

원고는 이 사건 서비스표에 대한 서비스표권을 취득하였는데, 피고들이 원고가 취득한 서비스표를 사용하여 학원업을 운영하고, 인터넷 사이트를 운영하여 원고의 서비스표권을 침해하고 있다. 피고 주식회사 청운학원은 상호가 ‘주식회사 청운학원’이므로 청운학원, 청운 등으로 상호를 사용하고, 피고 주식회사 청운학원의 인터넷 홈페이지 도메인으로 www.chungwoon.net을 사용하고, 위 홈페이지의 첫 화면에 , 등을 나타내는 것은 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의한 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않으므로 이 사건 서비스표권의 침해에 해당한다. 또한, 원고가 내용증명으로 이 사건 서비스표 사용을 중단할 것을 요구하였음에도 계속하여 이 사건 서비스표를 사용하였으므로 부정경쟁 목적으로 이 사건 서비스표를 사용한 것이다.

나. 피고들의 주장

피고들은 이 사건 서비스표 설정등록일 이전부터 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 이 사건 서비스표를 사용하여 왔으므로 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당하여 원고의 서비스표권의 효력이 미치지 아니하고, 또한 동호 단서의 부정경쟁의 목적으로 사용한 것이 아니므로 원고의 서비스표권을 침해한 것이 아니다.

다. 판 단

(1) 피고들의 이 사건 서비스표의 사용이 상표법 제51조 제1항 제1호 에 해당하는지 여부

상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 성명, 명칭 또는 상호 등과 이들의 저명한 약칭을 보통 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있는데, 여기에서 ‘자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법’이라 함은 상품의 거래, 광고·선전이나 상품 자체에 관하여 상품거래 사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호를 기재하여 사용하는 경우를 말하므로 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 경우에는 이에 해당하지 아니하고, 또한 상호를 순수하게 상호로서 사용하는 경우만을 가리키는 것이 아니라 상표적으로 또는 서비스표적으로 사용하는 경우도 포함한다고 할 것이다( 대법원 1990. 3. 13. 선고 89후1264 판결 , 1995. 5. 12. 선고 94후1930 판결 등 참조). 한편, 상표법 제2조 제1항 제6호 에 의하면, 상표의 사용에는 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 이외에 상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 등이 포함되고 서비스표에 대하여는 같은 법 제2조 제3항 에서 상표에 관한 규정을 준용하게 되어 있으므로 상표의 경우와 같이 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로서 서비스업 자체나 그 광고에 서비스표를 표시하는 행위도 서비스표의 사용이라고 보아야 할 것이다.

살피건대, 피고 주식회사 청운학원의 실제 상호는 주식회사 청운학원임은 앞서 본 바와 같은데, 청운학원 또는 청운은 상호의 약칭이라 할 수 있으나 일반 거래사회에서 등기된 주식회사의 상호를 호칭할 때 ‘주식회사’라는 호칭을 생략하여 호칭하는 경우가 많고 특히 일반 수요자들이나 거래업계에서 학원을 지칭할 때 주식회사를 생략하거나 주식회사와 학원을 생략하고 앞부분의 상호만을 호칭하는 것이 일반적인 언어관습인 점에 비추어 볼 때 청운학원, 청운은 실제 주식회사 청운학원과 마찬가지로 상호로서 사용되었다고 봄이 상당하다.

피고들이 ‘청운학원’, ‘청운’ 등으로 자신들이 운영하는 학원업에 이 사건 서비스표를 사용한 사실은 앞서 본 바와 같은데, 피고의 ‘청운학원’, ‘청운’ 등의 사용은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시되지 아니하여 문자로서의 식별력 외에 특별한 식별력을 갖지 아니할 뿐만 아니라 일반 수요자들이 상호가 아니라고 인식한다고 볼 수 없으므로, 위 ‘청운학원’, ‘청운’의 사용은 상표법 제51조 제1항 제1호 에서 정한 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 할 것이다.

또한, 피고들이 이 사건 서비스표를 인터넷 홈페이지의 도메인으로 사용한 것과 관련하여 서비스표를 인터넷 홈페이지의 도메인으로 사용하는 것은 서비스업에 사용하거나 광고에 사용하는 것과 마찬가지로 서비스표의 사용이라 할 것이나, 상호의 사용에는 상호를 서비스표적으로 사용하는 것까지 포함한다 할 것이므로 인터넷 홈페이지의 도메인으로 사용한 것 역시 자신의 상호를 보통으로 사용하는 것에 해당하므로 원고의 서비스표권을 침해하지 않는다 할 것이다.

다음으로, 홈페이지 첫 화면에 도형을 결합한 ‘청운’ 상호의 사용, 한자로 된 ‘청운’을 사용한 것에 관하여 보건대, 사용된 상호 등의 표장이 외관상 일반인의 주의를 끌 만한 특이한 서체나 도안으로 된 경우에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않을 가능성이 많기는 하지만, 그러한 사정만으로 단정할 것은 아니고 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다( 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 참조).

피고 주식회사 청운학원의 인터넷 홈페이지 첫 화면에 있는 이 사건 청운의 ① , ② 사용과 관련하여, 청운을 한자로 표기한 것은 자신의 상호인 청운을 사용한 것에 불과할 뿐 독특한 서체나 도안을 사용하였다고 보기 어려우므로 이 사건 서비스표권에 대한 침해가 되지 않는다 할 것이다. 다만, 청운학원이라는 상호 왼쪽에 배열된, 가운데 부분에 이 사건 서비스표인 ‘청운’이 한자로 적힌 도안의 사용이 이 사건 서비스표를 보통의 사용하는 상호로 사용한 것인지 여부가 문제된다.

살피건대, 위 ①도안은 피고 주식회사 청운학원이 ‘청운’이라는 자신의 상호를 구름 모양의 도안 속에 한자로 기재한 것으로 그 자체로 식별력이 있다고 보기 어렵고, 청운학원이라는 상호 옆에 배열되어 부수적으로 사용된 것에 불과하여 일반의 주의를 끌 정도의 특이한 도안이라고 보기 어렵다. ②도안은 청운이라는 한글 상호 위에 구름 모양의 도안 속에 청운을 한자로 기재한 모양을 배열한 것인데, 위 ②도안은 인터넷 홈페이지의 첫 화면을 장식하기 위한 것이라는 점, 도안의 밑에 한글로 ‘청운은 다릅니다. 직접 확인하십시오’라는 홍보 문구가 있는 점, 청운이라는 상호를 표시하는 글자는 변형을 가하지 않은 한자에 불과한 점 등에 비추어 상호와 결합하여 일반인의 주의를 끄는 특이한 도안이라고 보기 어렵다. 그리고 피고 주식회사 청운학원은 2000. 5.경 인터넷 홈페이지를 개설하여 이 사건 서비스표가 등록되기 이전부터 위 ①, ②도안을 사용한 것으로 보이고, 원고는 이 사건 서비스표를 사용하여 학원업 등을 운영하고 있다는 사정이 보이지 않는다. 따라서 위 ①, ②도안을 사용한 것은 피고 주식회사 청운학원이 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하여 원고의 이 사건 서비스표권을 침해하지 않는다 할 것이다.

(2) 부정경쟁 목적이 있는지 여부

상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 성명·명칭 또는 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 대하여는 등록상표권의 효력이 미치지 아니하나, 그 단서는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로, 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있고, 다만 상표법이 등록주의를 취하고 있는 관계로 등록상표권만이 그러한 표장의 사용을 금지시킬 수 있어 위와 같이 규정한 것일 뿐이며, 따라서 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그와 동일·유사한 ‘명칭·상호 등 표시 표장’을 사용하기 시작한 경우는 물론, 상표권의 설정등록이 있기 전부터 부정경쟁의 목적으로 그와 동일·유사한 ‘명칭·상호 등 표시 표장’을 사용하여 등록 후 이를 계속하여 사용하는 경우도 위 단서 규정의 적용이 있다고 보아야 할 것이고, 한편 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표에 대하여도 위 상표법 제51조 제1항 제1호 의 규정이 적용될 것이다( 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2221 판결 참조).

살피건대, 피고 2가 이 사건 청운을 사용하기 시작한 시점인 2001. 6. 22.경 원고의 이 사건 서비스표가 국내에서 널리 알려졌다거나 사용되었다는 점을 인정할 만한 아무런 증거가 없고, 오히려 이 사건 서비스표의 설정등록일 이전부터 이 사건 서비스표를 상호로 사용하여 학원업을 운영하였으므로 피고들이 이 사건 서비스표에 축적된 신용에 편승하여 부정경쟁을 하려는 목적이 있었다고 보기 어렵다.

(3) 소결론

따라서 피고들이 원고의 이 사건 서비스표를 침해함을 전제로 이 사건 서비스표의 사용금지를 구하는 원고의 청구는 이유 없고, 역시 서비스표의 침해를 전제로 손해배상을 구하는 청구 역시 손해의 범위 등에 관하여 나아가 살펴볼 것 없이 이유 없다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없어 주문과 같이 판결한다.