［1］ 상표법 제51조 제1항 제2호 의 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 의미

［2］ 확인대상표장 “ ”의 ‘INTARSIA’ 부분은 양말의 형상과 생산방법을 보통으로 표시한 기술적 사용에 불과하다는 이유로, 등록상표 “ 의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다고 한 사례

［1］ 상표법 제51조 제1항 제2호 에서 규정하는 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’라 함은 사회의 건전한 상식에 비추어 용인될 수 있는 정도의 일반적인 사용으로서, 상표적으로 특별히 부각되지 아니하는 방법으로 사용하는 상표를 말한다. 즉, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 그 상표가 당해 상품의 품질, 효능, 형상 등을 직감시키거나 강조하여 일반 수요자나 거래자들에게 당해 상품의 단순한 품질, 효능 등을 표시하는 방법이라고 인식되는 것을 말한다.

［2］ 확인대상표장 “ ” 안에 기재된 문자들은 전체적으로 보아 ‘신사용 양말로서 이태리 고급 기종을 사용하고 흘러내림이 방지되는 인타샤 패턴의 양말’임을 설명하는 의미로 쉽고 자연스럽게 해석되므로 그 중 ‘INTARSIA’ 부분은 양말의 형상과 생산방법을 보통으로 표시한 기술적 사용에 불과하다는 이유로, 상표법 제51조 제1항 제2호 에 의하여 등록상표 “ ”의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다고 한 사례.

［1］ 상표법 제51조 제1항 제2호 ［2］ 상표법 제51조 제1항 제2호

［1］ 대법원 1994. 9. 9. 선고 94후1008 판결 (공1994하, 2647)

인따르시아 주식회사 (소송대리인 변리사 안영길)

주식회사 실버텍스 (소송대리인 변리사 정병순)

2006. 3. 9.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2005. 9. 28. 2005당52호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 원고의 적극적 권리범위확인 청구에 대한 심결의 경위

［증거］ 갑 제1, 2호증의 각 기재

가. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 내용

(1) 원고의 등록상표

(가) 표장 :

(나) 출원일/등록일/등록번호 : 1991. 11. 21./1993. 2. 3.(2003. 2. 13. 갱신등록)/제258173호

(다) 지정상품 : ㉠ 속팬티, 콤비네이션내의, 양말, 스타킹, 양말커버, 방한용장갑, 타이츠(Tights), 에이프런, 비종이제 턱받이, 팬티스타킹(상품류 구분 제25류), ㉡ 농구화, 단화, 등산화, 방한화, 골프화, 신발깔창, 체조화, 체조복 등(상품류 구분 제25류, 2004. 5. 14. 추가등록)

(2) 확인대상표장

(가) 구성 :

(나) 사용자 : 피고

(다) 확인대상표장의 설명 : 한글(신사, 이태리 고급기종 사용, 흘러내림 방지)과 영문자(INTARSIA, SNEAKERS, BASIC ELLE) 및 도형으로 구성되어 ‘양말’ 상품에 사용하는 표장

나. 원고의 권리범위확인 청구원인

원고는 2005. 6. 10. 확인대상표장은 원고의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판을 청구하였다. 그 청구원인의 요지는 확인대상표장이 등록상표와 유사하여 상품출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있고 등록상표의 저명성에 편승하려는 의도에서 사용되고 있는 표장이므로 등록상표의 권리범위에 속한다는 것이다.

다. 특허심판원의 기각 심결

특허심판원은 이를 2005당668호 사건으로 심리하여, 2005. 9. 28. 확인대상표장 중 영문자 ‘INTARSIA’는 양말의 편성방법 또는 문양인 ‘인타샤 패턴’을 의미하므로 상품의 품질, 형상, 생산방법, 가공방법 등을 표시하는 기술적 표장에 해당하고, 확인대상표장은 전체적으로 ‘신사용 양말로서 이태리 고급 기종을 사용하고 흘러내림이 방지되는 인타샤 패턴의 양말’이라는 의미로 해석되므로 양말의 품질, 형상, 생산 및 가공방법 등을 보통의 방법으로 간략하게 기술한 표장에 불과한 것이어서, 상표법 제51조 제1항 제2호 에 의하여 이 사건 등록상표의 효력은 확인대상표장에 미치지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지

가. 상표법 제51조 제1항 제2호 의 기술적 표장에 해당하는지 여부는 국내에서 당해 상품의 거래실정에 따라 결정하여야 한다. 확인대상표장에 쓰여진 ‘INTARSIA’는 ① 상감세공, 삽입무늬효과를 나타내는 편성물의 편성방법, ② 편성물에 나타나는 기하학적인 무늬, 패턴 및 문양, ③ 기하학적 무늬 또는 패턴 효과를 나타나게 편성하는 편기의 의미를 가지는 전문적 기술용어로서 웹스터 영한사전과 국내의 백과사전에도 수록되지 아니하였다. 따라서 국내의 일반 수요자들로서는 양말과 관련하여 ‘INTARSIA’의 전문적 의미를 전혀 인식할 수 없으므로, 기술적 표장에 해당하지 아니한다.

나. 원고는 등록상표에 대하여 TV, 잡지, 일간지 등의 광고비로 1995년부터 2003년까지 9년 동안 111억 3천만 원을 지출하였고, 같은 기간 동안 등록상표를 사용한 상품의 판매로 1,234억 원의 매출실적을 올렸다. 원고의 등록상표 사용상품의 판매대리점은 전국에 65개소가 개설되었고, 양말제품의 전문매장은 327개소나 되며, 등록상표와 원고에 대한 기사가 각종 언론매체에 게재되고 방송되었다. 또한, 위 등록상표가 국제산업재산권협회 한국협회에서 발행한 2000년도 한국저명상표집에 양말을 지정상품으로 하는 저명상표로 등재되어, 원고의 상호 및 상표로서 국내 수요자들에게 널리 알려졌다. 그런데 피고는 원고의 등록상표의 저명성에 편승하려는 의도에서 확인대상표장을 사용하는 것이다.

다. 피고의 양말 제품에는 상감세공, 삽입무늬효과를 나타내는 기하학적 무늬나 모자이크 무늬가 없으므로 확인대상표장의 ‘INTARSIA’는 기술적 표장으로 사용한 것이 아니라 상표적으로 사용한 것이다.

3. 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 상표권의 효력 제한

상표법 제51조 제1항 제2호 는 “등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다. 그 취지는 상품의 기술적 표시는 통상적으로 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과, 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다. 이러한 표장에 대하여 특정인이 비록 상표등록을 받았다 하더라도 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다( 대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결 ).

여기서 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’라 함은 사회의 건전한 상식에 비추어 용인될 수 있는 정도의 일반적인 사용으로서, 상표적으로 특별히 부각되지 아니하는 방법으로 사용하는 상표를 말한다. 즉, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 그 상표가 당해 상품의 품질, 효능, 형상 등을 직감시키거나 강조하여 일반 수요자나 거래자들에게 당해 상품의 단순한 품질, 효능 등을 표시하는 방법이라고 인식되는 것을 말한다( 대법원 1994. 9. 9. 선고 94후1008 판결 ).

나. 확인대상표장이 상품의 품질 등을 보통으로 표시하는 표장인지 여부

(1) 확인대상표장의 구성, 사용과 용어의 의미 등

갑 제1, 2, 18호증, 을 제1 내지 13, 15, 22, 24, 25, 26호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 다음 사실들을 인정할 수 있다.

(가) 확인대상표장 “ ”은 직사각형의 테두리 안에 왼쪽에는 한글과 영문자로 차례로 ‘신사, INTARSIA, SNEAKERS, 이태리, 고급기종사용’이라고 기재되어 있고, 그 오른쪽에는 양말을 신고 있는 발 모습의 도형과 발꿈치 부분에 ‘흘러내림 방지’라는 문자가 기재되어 있으며, 약간 음영을 넣은 하단에는 ‘BASIC ELLE’라는 영문자가 표시되어 있다.

(나) ‘INTARSIA’라는 용어는 ‘웹스터 영한사전’과 ‘국내의 백과사전’에는 수록되어 있지 않지만, 우리나라 한국섬유공학회의 섬유사전, 교학연구사의 패션비즈니스사전, 경춘사의 복식사전, 도서출판 라사라의 복식사전과 복식대사전, 유림문화사의 패션용어해설집, 서울모드패션디자인학교의 패션용어사전, 문운당의 제편공학 및 영국에서 발간되어 국내에 반포된 BONN INDUSTRIES의 최신섬유 및 복식사전, Fairchild Publications의 페어차일드 패션사전, Textile Mercury Limited의 섬유머큐리사전, 일본 섬유저널의 현대섬유사전, 일본 겸창서방의 패션차일드 패션사전, 일본 동문서원의 신복식사전 등에는 다음과 같이 설명되어 있다.

① 이탈리아어인 INTARSIARE에서 유래된 말로 실제적으로는 INLAY되는 것 같이 보이는 방법으로, 다른 색으로 된 실을 상용하여 단색의 편성포에 삽입 편성된 모티브나 장식을 말하고, 천의 표면과 뒷면에 같은 색의 무늬가 나타나며, 무늬는 주로 기하학적 무늬, 다이아몬드 무늬가 많다. ② 삽입무늬 효과를 나타내는 편직 방법으로 단색의 바탕 조직 편직시 다른 색의 실을 사용하여 삽입 편성된 모티브나 장식을 가리킨다. 양말, 스웨터 등에 사용된다. ③ 바탕실로 짜여진 편직물의 중간에 다른 색으로 무늬가 나타나도록 넣어 짜는 방법, 무늬에는 다이아몬드형, 삼각형, 평행사변형, 지그재그형, V자형 등이 있고 스웨터나 양말에 사용된다. ④ 단색의 직물에 상감 효과를 주는 장식적인 채색문양을 일컫는다. ⑤ 인터시아패턴은 상감무늬, 인타시어기라고 부르는 편기에 의한 색다른 짜기 무늬이다. 일명 모자이크 무늬. ⑥ 인타시아는 1970년대 후반과 1980년대 초에 유행하였다. ⑦ 인타샤 편성기는 무늬 실로 삽입무늬를 편성하는 편기를 말한다.

(다) 2004. 9. 2.자 한국섬유신문(을13)에는 “인타샤 패턴 추동 강타”라는 제목으로 “올 니트웨어에서 인타샤 패턴이 부각되며 다양한 디자인으로 선보일 예정이고, 인타샤 패턴은 가다면에 색실로 모자이크와 같은 무늬를 넣은 조직으로 쟈카드 패턴과 함께 자주 쓰이는 패턴 중 하나이다. 플라워 무늬와 기하학적 도형을 표현한 무늬 또는 캐릭터성이 짙은 그림을 인타샤 패턴으로 연출할 수 있다.”는 기사가 게재되었다.

(라) ‘SNEAKERS’는 밑바닥에 붙인 고무창으로 인하여 발소리가 나지 않는 운동화에서 유래된 용어로서, 양말 업계에서는 일반적으로 발목 부분 아래까지만 편성한 양말을 의미하는 말로 사용되고 있다.

(마) 프랑스에 본사를 두고 있는 하셋트필리빠찌프레스에스.아. 회사는 1988. 2. 15. 양말, 스타킹 등을 지정상품으로 하는 “ELLE”를 상표등록출원하여 1990. 8. 28. 등록받아 2000. 4. 7. 갱신등록하였고, 피고가 국내 사용허락을 받아 이를 사용하고 있다.

(2) INTARSIA 표시가 기술적 표시에 해당하는지 여부

위 사실들에 의하면, ‘INTARSIA’라는 용어는 전문사전을 찾아보아야만 알 수 있는 전문적 기술용어라 할 것이나, 양말과 관련된 의류업계에서는 르네상스 이후부터 오랫동안 (가) 상감세공, 삽입무늬효과를 나타내는 편성물의 편성방법, (나) 편성물에 나타나는 기하학적인 무늬, 패턴 및 문양, (다) 기하학적 무늬 또는 패턴효과를 나타나게 편성하는 편기를 의미하는 용어로 사용되어 왔다고 판단된다.

그런데 확인대상표장은 양말에 붙이는 스티커 형식으로 제작되어 직사각형 테두리의 오른쪽에는 양말도형이 배치되고 왼쪽에는 양말의 수요가 ‘신사용’임을 나타내는 ‘신사’, 양말의 기하학적 무늬와 형상 및 생산방법을 나타낸 ‘INTARSIA’, 양말이 발목 부분 아래까지만 편성되었음을 나타내는 ‘SNEAKERS’, 양말의 원자재를 표시한 ‘이태리 고급기종 사용’이라는 기술적 설명부분에 기재되어 있으며, 특히 ‘INTARSIA’ 부분은 한글 ‘신사’와 영문자 ‘SNEAKERS’ 사이에 약간 작은 글씨체로 기재되어 있어 전혀 두드러져 보이지도 않는다. 또한, 확인대상표장에는 맨 아래쪽에 일반 수요자들이 상표로서 인식할 가능성이 높은 ‘BASIC ELLE’가 음영을 달리하여 크고 굵은 글씨로 뚜렷하게 기재되어 있다. 한편, 어느 표장에 쓰인 용어가 일반 수요자가 알기 어려운 전문기술용어에 해당하더라도, 그 표장의 전체적인 구성이나 표현 형식에 따라서는 얼마든지 그 형상이나 생산방법 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로 볼 수도 있다.

위 사실들과 법리를 종합하여 볼 때, 확인대상표장 안에 기재된 문자들은 전체적으로 보아 ‘신사용 양말로서 이태리 고급 기종을 사용하고 흘러내림이 방지되는 인타샤 패턴의 양말’임을 설명하는 의미로 쉽고 자연스럽게 해석된다. 따라서 확인대상표장의 ‘INTARSIA’ 부분은 양말의 형상과 생산방법을 보통으로 표시한 기술적 사용에 해당한다고 봄이 마땅하다.

이에 대하여 원고는 피고가 등록상표의 주지ㆍ저명성에 편승하려는 의도 아래 확인대상표장을 사용하는 것이어서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장한다. 그러나 설사 원고의 등록상표가 주지ㆍ저명상표라 하더라도 확인대상표장이 기술적 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우에는 그 상표권의 효력이 미치지 아니하므로, 원고의 주장은 이유 없다.

다. 소결론

따라서 확인대상표장 중 ‘INTARSIA’라는 문자는 양말의 용도, 종류, 형상, 생산 및 가공방법 등을 보통의 방법으로 간략하게 기술하기 위해 사용된 데 불과하므로, 상표법 제51조 제1항 제2호 에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력은 확인대상표장에 미치지 아니한다고 봄이 옳다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.