2007허13674 거절결정 ( 상 )

원고 ,

특허청장

2008. 4. 25 .

2008. 5. 16 .

1. 특허심판원이 2007. 11. 21. 2007원1029호 사건에 관하여 한 판결을 취소한다 .

2. 소송비용은 피고가 부담한다 .

주문과 같다 .

1. 심결의 경위 등

가. 이 사건 출원상표

① 출원일 / 출원번호 : 2006. 3. 27. / 제40 - 2006 - 15925호 ② 구성 : “ .

③ 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 반바지, 아동복, 유아복, 잠바, 남방셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, T셔츠, 모자, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 양말, 운동용 유니폼, 청바지

나. 선출원상표

① 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2006. 2. 14. / 2006. 12. 6. / 제688308호 ② ② 구성 구성 : : ③ 지정상품 : 별지와 같다 .

④ 등록권리자 : 서양물산 주식회사

다. 이 사건 심결까지의 경위

원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2006. 12. 29. “ 이 사건 출원상표는 선등록상표와 지정상품 및 표장이 유사하여 상표법 제8조에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다. ” 는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고가 거절결정 불복심판을 청구하자 특허심판원은 이를 2007원 1029호로 심리한 후, 2007. 11. 21. 이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사하다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을하였다 .

【 인정근거 : 다툼 없거나 갑 제1 · 2호증, 을 제1 · 2호증, 변론 전체의 취지 】

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 선출원상표와 유사하여 상표법 제8호에 해당하는지 여부이다 .

나. 이 사건 출원상표와 선출원상표와의 대비 ( 1 ) 피고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 도형과 문자가 결합된 상표이나 양자는 서로 분리하여 관찰할 수 있고, 그 중 도형 부분의 호칭과 관념은 ' 검정 강아지 ' 또는 ‘ 꼬리를 치켜든 검정강아지 ’ 로 호칭 · 관념될 것이고, 선출원상표 역시 이 사건 출원상표의 도형과 동일한 호칭 관념이 생기므로, 양자는 표장이 유사하며, 양 상표는 그 지정상품 중 ' 의류, 신발, 모자 ' 를 모두 포함하고 있으므로 지정상품 또한 유사하다 . ( 2 ) 판단기준

두 개 이상의 상표가 서로 유사한지 여부를 판단하기 위해서는 상표의 외관, 호칭, 관념을 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 우려가 있는지의 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로 외관 · 호칭 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인 · 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다 ( 대법원 1990. 10 .

16. 선고 90후588 판결 참조 ) .

( 3 ) 표장 대비 ( 가 ) 이 사건 출원상표의 표장은 도형 문자 결합된 상표 이고, 선출원상표는 도형 구성된 상표이므로, 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰할 경우 양 표장은 외관이 다르고, 호칭의 면에서도, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 출원상표는 문자 부분에 의하여 ‘ 푸 ’ 라고 호칭될 것이므로 유사하다고 볼 수 없다 .

( 나 ) 다음으로, 이 사건 출원상표의 표장 중 도형 부분만을 분리하여 선출원상표와 대비하여 보면, 우선 외관에 있어서, 양자는 모두 앞쪽을 바라보고 서 있으며 짧은 꼬리를 치켜 든 개의 형상을 띠고 있다는 점에서 유사하나, 머리 모양에 있어서 이 사건 출원상표는 단순화된 선처리로 뭉툭하게 표현되어 있는데 비하여, 선출원상표는 입부분이 뚜렷하게 튀어나와 보다 세밀하게 표현되어 있는 차이가 있다. 그런데 동물 특히 개는 그 종에 따라 머리, 몸통, 다리, 꼬리, 털 등의 형상이 현저하게 다르고, 갑 제3호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 상품류 구분에 속하는 제25류에 있어서 다양한 형상의 개 도형이 상표로 출원되어 등록되고 있는 사실을 인정할 수 있으며, 이 사건 출원상표가 출원된 2006. 2. 14. 경 개, 고양이, 곰 등 동물의 특징을 단양하게 표현한 캐릭터가 많이 사용되고 있는 점 ( 경험칙 ) 에 비추어 보면, 도형의 유사범위를 좁게 보아야 할 것이므로 위와 같은 양 표장의 외관상 차이가 적다고 볼 수 없다 .

다음으로 호칭에 관하여 보면, 이 사건 출원상표가 도형만으로 분리하여 관찰된다 . 하더라도, ① 도형과 함께 문자 ' foo ’ 가 기재되어 있어 ‘ 푸 ' 로 쉽게 호칭할 수 있는 점 , ② 오늘날 동물의 도형을 표장으로 사용하는 상표들은, 단순히 그 동물의 대표적인 명칭에 따라 ‘ 개표 ’, ‘ 곰표 ’, ‘ 돼지표 ’, ' 고양이표 ' 등으로 호칭되는 경우는 드물고 오히려 동물 표장에 독특한 호칭을 붙이거나, 상표권자의 상호로 호칭되는 경우가 적지 않은 점 ( 경험칙 ), ③ 위에서 살펴본 바와 같이 개는 그 종에 따라 머리, 몸통, 다리, 꼬리, 털 등이 현저하게 다르고, 이 사건 출원상표의 출원 전에 개 형상의 도형이 상표로 많이 사용되고 있어, 단순히 ' 개 ’, ‘ 검정 강아지 ' 또는 ‘ 꼬리를 치켜든 검정 강아지 ' 만으로 호칭하여서는 다른 개 형상의 도형상표와 구별을 할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표를 접하는 일반 수요자 또는 거래자가 문자 ' foo ' 를 무시하고 굳이 식별력이 부족한 ‘ 검정 강아지 ' 또는 ‘ 꼬리를 치켜든 검정 강아지 ' 만으로 호칭할 가능성은 거의 없다고 할 것이다 ( 대법원 1990. 10. 16. 선고 90후588 판결, 대법원 1993. 3. 23 . 선고 92후1370 판결, 대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1800 판결, 대법원 1995. 6. 30 . 선고 95후57 판결 등 참조 ). 이에 비하여 선출원상표는 특별한 호칭이 없거나 검정 강아지 ’ 또는 ' 꼬리를 치켜든 검정 강아지 ’ 로 호칭되거나, 선출원상표의 권리자인 서양물 산 주식회사가 1999. 3. 25. 출원하고, 2001. 3. 16. 등록하여 사용하고 있는, 선출원상표와 동일한 도형과 문자 ' BLUEDOG ' 을 결합한 상표 호칭인' 블루독 ' 이라고 호칭될 가능성이 크므로, 양 표장의 호칭이 서로 유사하다고 볼 수 없마지막으로 관념에 있어서, 양 표장은 모두 동물 개를 연상시키므로 동일 또는 유사하다 .

( 4 ) 대비결과

이 사건 출원상표와 선출원상표는 관념에 있어 동일 · 유사하나, 외관상 차이가 있고, 호칭이 현저히 달라 양 상표를 같은 지정상품에 사용하다 하더라도 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보이지 아니하므로, 양 상표의 지정상품 유사 여부에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 서로 유사하지 아니하다 .

다. 소결론

이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사하지 아니하여 상표법 제8조에 해당하지 아니함에도, 이와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다 .

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다 .

재판장 판사 성기문

판사 강경태

판사 김태현