[1] 출원인이 출원상표의 출원 보정서에 상품류 구분 분류 기재를 잘못한 경우, 그 출원상표의 출원이 상표법 제10조 제1항 에서 정한 등록거절사유에 해당하는지 여부(소극)

[2] 결합상표의 유사 여부 판단 기준

[3] 출원상표 “ ”와 선출원상표 “ ”는 유사하지 않으므로, 출원상표는 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 상표법 제10조 제3항 에 의하면 상품류 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니므로, 지정상품의 표시가 상품류 구분상 어느 분류에 속하는지를 명백히 알 수 있고, 상표권의 보호범위를 정할 수 있을 정도로 명확한 이상, 단순히 그 상품류 구분 분류 기재를 잘못하였다고 하여 상표법 제10조 제1항 에 위반된다고 할 수 없고, 특허청으로서는 그와 같은 경우 상품류 구분 분류 기재를 직권으로 바로잡아 심사절차나 상표등록절차를 진행하는 등의 방법을 강구하여야 한다. 따라서 출원인이 출원상표의 출원 보정서에 상품류 구분 분류 기재를 잘못한 경우, 그 출원상표의 출원은 상표법 제10조 제1항 에서 정한 거절사유에 해당한다고 할 수 없다.

[2] 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한, 그 구성 부분 중 일부만으로 간략하게 호칭·관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에 두 상표는 원칙적으로 유사하다고 할 것이나, 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중에서 어느 하나가 유사하더라도 그 동일하거나 유사한 부분이 두 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 두 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등을 고려할 때 전체로서는 일반 수요자나 거래자가 명확히 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 경우에는 그 두 상표는 유사하지 않다.

[3] 출원상표 “ ”의 도형 부분과 선출원상표 “ ”를 비교하면, 그 외관, 관념에서 일부 유사한 측면은 있으나, 그 호칭 및 전체적인 외관과 관념에서 차이가 있어서, 일반 수요자나 거래자가 그 출처를 오인·혼동할 정도는 아니므로, 양 상표는 유사하지 않아 출원상표는 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 않는다고 한 사례.

[1] 상표법 제10조 제1항 , 제3항 , 제23조 제1항 제1호 [2] 상표법 제7조 제1항 제7호 [3] 상표법 제8조 제1항

[2] 대법원 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결 (공1982, 646) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 (공2004하, 1879) 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 (공2006하, 1637)

원고 주식회사

특허청장

2009. 6. 12.

1. 특허심판원이 2009. 3. 25. 2008원11332호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 2, 3호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

가. 원고의 출원상표

(1) 출원일 / 출원번호 : 2007. 12. 26. / 제66434호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 모자, 모자챙, 베레모 등(상품류 구분 제25류, 원고는 출원 보정서에 제1류로 표시하였다), (이하 원고의 출원상표를 ‘이 사건 출원상표’라 한다)

나. 선출원상표

(1) 출원일 / 등록일 / 출원번호 : 2006. 11. 28. / 2008. 6. 18. / 제750545호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 캡(caps), 모자(상품류 구분 제25류)

(4) 권리자 : 에이 앤 에프 트레이드마크 인코포레이티드

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2007. 12. 26. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청은 2008. 10. 15. 그 출원 보정서의 상품류 구분 분류 기재에 잘못이 있어 상표법 제10조 제1항 에 해당하고, 이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사하여 상표법 제8조 제1항 에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

원고가 위 거절결정에 대하여 불복, 심판청구를 하였는데, 특허심판원은 위 거절결정에서와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 출원상표의 출원이 상표법 제10조 제1항 에 위반되는지 여부

가. 피고의 주장

피고는 원고가 출원 보정서에 상품류 구분 분류 기재를 잘못하였으므로, 이는 상표법 제10조 제1항 소정의 등록거절사유에 해당한다는 취지로 주장한다.

나. 사실관계

원고가 특허청 심사관의 2008. 6. 13.자 거절이유 통지에 따라 보정서를 제출하면서 상품류 구분에 ‘제25류’로 기재하여야 할 것을 ‘제1류’로 기재한 사실, 특허청 심사관이 2008. 8. 12. 상품류 구분 분류 기재를 바로잡을 것 등을 내용으로 하는 거절이유를 다시 통지하였음에도 불구하고, 원고가 이를 보정하지 아니함은 물론 거절결정에 관한 불복심판청구시에도 이를 보정하지 아니한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없다.

다. 법리 및 판단

상표법 제10조 제1항 , 제23조 제1항 제1호 에 의하면, 상표등록출원을 하고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 상품류 구분상 1류 구분 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하고, 이에 위반된 출원은 상표등록을 받을 수 없다. 이는 1상표 1출원의 원칙을 선언하여 하나의 출원으로 동시에 2 이상의 상표를 출원하는 것을 허용하지 아니한다는 의미이자 상품명을 명확하게 기재하도록 하여 상표권의 보호범위 등을 명확하게 하자는 취지라고 할 것이다.

이 사건 출원상표의 지정상품들은 모두 상품류 구분 제25류에 해당함(이에 대하여는 당사자들 사이에 다툼도 없다)은 명확하므로 원고가 출원 보정서에 상품류 구분을 제1류로 표시한 것은 명백한 오기에 해당한다. 한편 상표법 제10조 제3항 에 의하면 상품류 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니므로, 지정상품의 표시가 상품류 구분상 어느 분류에 속하는지를 명백히 알 수 있고, 상표권의 보호범위를 정할 수 있을 정도로 명확한 이상, 단순히 그 상품류 구분 분류 기재를 잘못하였다고 하여 상표법 제10조 제1항 에 위반된다고 할 수 없고, 특허청으로서는 그와 같은 경우 상품류 구분 분류 기재를 직권으로 바로잡아 심사절차나 상표등록절차를 진행하는 등의 방법을 강구하여야 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표의 출원은 상표법 제10조 제1항 소정의 거절사유에 해당한다고 할 수 없다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제8조 제1항 에 해당하는지 여부

가. 법리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한, 그 구성 부분 중 일부만으로 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에 두 상표는 원칙적으로 유사하다고 할 것이나, 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중에서 어느 하나가 유사하더라도 그 동일하거나 유사한 부분이 두 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 두 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등을 고려할 때 전체로서는 일반 수요자나 거래자가 명확히 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 경우에는 그 두 상표는 유사하지 않다고 할 것이다( 대법원 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결 , 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 , 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 판단

이 사건 출원상표는 뒤를 돌아보는 사슴(류) 형상의 검은색 도형 아래에 검은색으로 ‘AMERICAN FITTED’라는 두 개의 영단어가 기재되어 구성된 표장이고, 선출원상표는 사슴 형상의 검은색 도형으로 구성된 표장이므로 우선 전체적인 외관이 다르다.

이 사건 출원상표는 그 도형 부분과 영문자 부분이 불가분적으로 결합된 것이 아니므로 분리, 인식될 수 있다고 할 것이고, 이들 상표의 도형 부분의 외관을 비교해보면, 모두 검은색의 뿔 달린 사슴이라는 점에서 유사한 측면이 있다. 그런데 이 사건 출원상표의 경우 앞을 바라보는 것이 아니라 뒤를 돌아보는 자세를 취하고 있고, 뿔의 모양에 있어서도 두드러지게 튀어나온 곁가지가 거의 없으며, 사슴의 전체적인 체형이 선출원상표의 그것과 다른 점에서 차이가 있다.

다음으로 이들 상표의 관념에 관하여 살펴본다. 이 사건 출원상표의 도형 부분은 ‘서서 뒤를 돌아보는 사슴’으로 관념되고, 영문자 부분 중 ‘AMERICAN’은 ‘미국인’이란 의미이며, ‘FITTED’는 ‘입혀보다, 적합하게 하다‘ 등의 의미를 가진 영단어 ‘FIT’의 과거형으로 보이고, 선출원상표는 ‘서서 앞을 바라보는 사슴’으로 관념되므로, 이들 상표는 전체적인 관념뿐만 아니라 그 도형 부분의 관념에 있어서도 차이가 있다.

마지막으로 이들 상표의 호칭에 관하여 살펴본다. 이 사건 출원상표는 도형 부분과 영문자 부분이 분리, 인식될 수 있음은 위에서 본 바와 같으나, 국내 영어보급 수준에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 그 도형만을 인식하여 ‘사슴표’로 호칭되기보다는 영문자 부분으로 호칭될 것으로 보인다.

선출원상표는 사슴도형만으로 구성되어 있어 ‘사슴표’로 호칭될 수도 있을 것이나, 의류나 모자 등을 생산·판매하는 업체의 경우 대부분 도형 상표 외에 문자 상표를 가지고 있고, 그 상품은 도형의 이름으로 호칭되는 것이 아니라 문자 상표로 호칭되는 것이 일반적이므로, 선출원상표가 부착된 상표 또한 ‘사슴표’로 호칭되기보다는 선출원상표의 권리자가 가지고 있을 다른 문자 상표로 호칭될 가능성이 높다고 할 것이다.

위와 같이 이 사건 출원상표의 도형 부분과 선출원상표를 비교하면, 그 외관, 관념에 있어서 일부 유사한 측면은 있으나, 그 호칭에서 차이가 있고 전체적인 외관과 관념에 있어서도 차이가 있으므로 이들 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념, 호칭 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자나 거래자가 그 출처를 오인·혼동할 정도는 아니라고 할 것이다.

따라서 이들 상표는 그 표장이 유사하지 아니하므로, 더 나아가 판단할 것 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 아니한다.

4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.