[1] 현저한 지리적 명칭에도 해당되고 다른 의미도 함께 담겨져 있는 문자가 한글로만 표기되어 상표의 일부를 구성하는 경우, 그 식별력의 판단 기준

[2] 상표등록출원시에 선출원되어 등록되어 있던 상표가 등록무효심결의 확정에 의하여 소멸한 경우, 상표법 제7조 제1항 제7호 의 선출원에 의한 타인의 등록상표가 될 수 있는지 여부(적극)

[1] 현저한 지리적 명칭에도 해당되고 다른 의미도 함께 담겨져 있는 문자가 한글로만 표기되어 상표의 일부를 구성한다고 하여 언제나 그 부분이 식별력이 없다고 단정할 수는 없고, 그것이 쓰이고 있는 상표의 전체 구성 및 문맥 등에 따라 그 구체적인 의미나 관념을 개별적으로 파악하여 그 식별력 유무를 판단하여야 한다.

[2] 상표법 제7조 제1항 제7호 는 '선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표'를, 제8호 는 '상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표'를 각 등록받을 수 없는 상표로 규정하고 있고, 같은 법 제7조 제3항 본문은 " 제1항 제7호 및 제8호 의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것(타인의 등록상표가 제71조 제3항 의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다)에 대하여 이를 적용한다."고 규정하고 있으므로, 상표등록출원시에 그와 동일 또는 유사한 타인의 상표가 선출원에 의하여 등록되어 있는 경우에는 후에 그 타인의 상표권이 출원인의 상표에 대한 사정이 있기 전에 소멸되었다고 하더라도 그 출원상표는 등록받을 수 없다고 할 것인바, 등록무효심결의 확정에 의하여 소멸한 선등록상표도 출원상표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 의 선출원에 의한 타인의 등록상표가 될 수 있다.

[1] 상표법 제7조 제1항 제7호 [2] 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제8호 , 제3항

[2] 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후2067 판결

박매자 (소송대리인 변리사 천효남)

특허청장

2005. 6. 10.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2005. 2. 18. 2004원3487호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

[증 거 : 갑1 내지 3호증, 을1 내지 5호증]

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호 : 제2002-30598호

(2) 출원일 : 2002. 7. 3.

(3) 표장 :

(4) 지정상품 : 상표법시행규칙 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분 제20류 '침대, 돌침대, 소파, 안락의자, 탁자'

나. 선등록상표들

(1) 선등록상표 1

(가) 등록번호 : 제491815호

(나) 출원일/등록일 : 1999. 7. 12./2001. 4. 20.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 주식회사 장수산업

(마) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분(이하 '구 상품류 구분'이라 한다) 제20류 '경대, 의자, 진열장, 책상, 책장, 탁자, 매트리스, 침대, 소파, 화장대'

(2) 선등록상표 2

(가) 등록번호 : 제524177호

(나) 출원일/등록일 : 2000. 6. 14./2002. 7. 2.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 주식회사 장수산업

(마) 지정상품 : 구 상품류 구분 제20류 '침대'

(3) 선등록상표 3

(가) 등록번호 : 제505004호

(나) 출원일/등록일 : 1999. 6. 16./2001. 10. 30.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 조무현

(마) 지정상품 : 구 상품류 구분 제20류 '침대(옥돌로 만든 제품에 한함), 비의료용 돌침대(옥돌로 만든 제품에 한함), 보료(옥돌로 만든 제품에 한함), 매트리스(옥돌로 만든 제품에 한함), 베개(옥돌로 만든 제품에 한함), 방석(옥돌로 만든 제품에 한함), 팔걸이 의자(옥돌로 만든 제품에 한함), 요람(옥돌로 만든 제품에 한함), 이미용 의자(옥돌로 만든 제품에 한함), 침낭(옥돌로 만든 제품에 한함)'

다. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위

특허청은 2004. 6. 30. 이 사건 출원상표는 그 지정상품 전부와 관련하여 선등록상표 1 내지 3과 1요부의 칭호 및 관념이 동일·유사하다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제7호 를 적용하여 거절결정을 하였다.

이에 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이를 2004원3487호 로 심리하여 2005. 2. 18. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 출원상표와 선등록상표 1 내지 3의 유사 여부를 보면, 이 사건 출원상표는 한글 부분에 의하여 '장수' 또는 '거북이표'로 간략하게 호칭, 관념되거나 거북이 모양의 도형에 의하여 '거북이표'로 간략하게 호칭, 관념될 수 있고, 선등록상표 1은 지정상품의 재질을 표시하는 '돌'을 제외한 나머지 요부인 '장수' 또는 '장수돌'로 호칭, 관념될 수 있으며, 선등록상표 2는 지정상품의 재질과 보통명칭을 표시하는 '돌침대'를 제외한 나머지 요부인 '장수' 또는 '장수돌침대'로 호칭, 관념될 수 있고, 선등록상표 3은 문자부분만에 의하여 '시골' 또는 '장수촌'으로 호칭되거나 거북이 도형에 의하여 '거북이표'로 간략하게 호칭, 관념될 수 있는바, 이 사건 출원상표가 '장수'만으로 호칭, 관념될 경우 선등록상표 1, 2와 요부의 호칭과 관념이 동일하고, 이 사건 출원상표 및 선등록상표 3이 모두 '거북이표'로 간략하게 호칭, 관념되는 경우 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일하며 도형의 외관도 흡사하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1 내지 3은 전체적인 표장이 유사하고, 그 지정상품 역시 동일 또는 유사하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 거절되어야 한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

이 사건 출원상표의 '장수'는 전라북도 장수군청 소재지의 약칭으로서 현저한 지리적 명칭인데다가 오래 사는 동물인 거북이의 특성을 나타내는 수식어이고 또 이미 다른 상표의 문자로 다양하게 등록된 것이어서 식별력이 없거나 매우 약하므로 이 사건 출원상표의 요부는 거북이 도형 및 한글 '거북이'이고, 선등록상표 1은 그 지정상품이 돌이 아닌 목재를 재료로 하는 점에 비추어 '장수돌' 전체가 일체로 요부이며, 선등록상표 2는 그 지정상품이 목재를 재료로 하는 침대인 점에 비추어 '장수돌'이 요부이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2는 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 상이하고, 선등록상표 3은 이 사건 출원상표와 유사한 원고의 등록번호 제277536호 상표와 유사하다는 이유로 이미 무효가 확정되어 이 사건 출원상표에 대한 선원으로서의 지위를 인정할 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니하고, 따라서 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 판 단

(1) 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다.

(2) 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2를 대비하여 보면, 이 사건 출원상표는 거북이 모양의 도형 및 한글 '거북이표장수'의 상하 결합으로 구성된 상표인 반면, 선등록상표 1은 한글 '장수돌'로, 선등록상표 2는 한글 '장수돌침대'로 각각 구성된 상표로서 그 전체적인 외관은 상이하나, 호칭 및 관념에 있어서, 이 사건 출원상표는 도형 부분과 한글 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이라고 할 수 없어 각각의 부분으로 분리되어 관찰될 수 있고, 그 중 한글 부분은 띄어쓰기 없이 연결되어 있기는 하나 그 의미상 '거북이표' 부분과 '장수' 부분으로 구분되고 또 그것이 불가분적으로 결합되어 있는 것도 아니므로 '거북이표' 부분과 '장수' 부분으로 분리되어 호칭, 관념될 수 있다고 할 것인바, 만일 이 사건 출원상표가 '장수'만으로 호칭, 관념되는 경우 선등록상표 1과 비교하여 볼 때 '돌'의 유무만 차이가 있을 뿐이어서 그 호칭이 매우 유사하다고 할 것이고, 또 선등록상표 2의 '돌침대' 부분은 지정상품인 침대와 관련하여 볼 때 지정상품의 품질과 재료를 그대로 나타내는 것으로서 식별력이 있다고 볼 수 없는 이상 그 요부는 '장수'라고 할 것이므로 만일 이 사건 출원상표가 '장수'만으로 호칭, 관념되는 경우 선등록상표 2와 호칭, 관념이 동일하다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2는 동일 또는 유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있어 전체적인 표장이 유사하다고 할 것이다.

원고는 현저한 지리적 명칭에도 해당되고 다른 의미도 함께 담겨져 있는 문자가 한글로만 표기된 경우에는 그것이 어떤 관념으로 인식할 것인지 판단하기 곤란하므로 모든 경우 상표권을 인정하여서는 아니 되고, 특허청도 그와 같이 현저한 지리적 명칭으로서 다의적(다의적)인 한글 문자에 대하여는 현저한 지리적 명칭이라는 이유로 상표법 제6조 제1항 제4호 를 적용하여 그 등록을 거절하여 오고 있으므로, 이 사건 출원상표의 한글 부분 '장수' 역시 그 식별력을 인정할 수 없다고 주장하나, 현저한 지리적 명칭에도 해당되고 다른 의미도 함께 담겨져 있는 문자가 한글로만 표기되어 상표의 일부를 구성한다고 하여 언제나 그 부분이 식별력이 없다고 단정할 수는 없고, 그것이 쓰이고 있는 상표의 전체 구성 및 문맥 등에 따라 그 구체적인 의미나 관념을 개별적으로 파악하여 그 식별력 유무를 판단하여야 할 것인바, '장수'라는 단어는 국어사전적으로 '장사를 하는 사람', '전라북도 장수(장수)군의 군청소재지', '오래도록 삶(장수)', '군사를 거느리고 지휘하는 우두머리(장수)' 등의 다양한 의미가 있으나, 이 사건 출원상표에서는 '장수'가 거북이 모양의 도형 및 한글 '거북이표'와 함께 표기되어 있고 지정상품은 돌침대, 소파, 안락의자 등인 점을 고려하여 볼 때 그것이 반드시 '전라북도 장수군'을 나타내는 현저한 지리적 명칭의 표기로 인식된다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 또 상표의 식별력 유무는 각 상표 및 지정상품에 따라 개별적, 구체적으로 판단되어야 하는 것인 이상 이 사건 출원상표와는 그 표장 및 지정상품이 전혀 다른 갑4 내지 7호증의 각 1, 2에 나타난 특허청의 결정례에 구애되어야 하는 것은 아니므로, 위 주장은 이유 없다.

또한, 원고는 '장수' 문자를 포함하는 상표들이 침대나 돌침대 등에 관하여 주체를 달리하여 다수 등록된 점에 비추어 볼 때 '장수'는 이미 거래업계에서 다수인이 보편적으로 사용함으로써 침대나 돌침대 등에 관하여 관용적인 단어로 희석화되었고, 일반 수요자들도 침대나 돌침대 등과 관련하여 '장수'를 그 침대를 오랜 기간 동안 사용할 수 있다는 품질 표시적 의미 또는 그 침대는 편안하게 수면하거나 휴식을 취할 수 있어서 결과적으로 장수하는 데 유익하다는 효능 표시적 의미로 이해할 것이므로 그 식별력을 인정할 수 없다고 주장하나, 갑11 내지 16, 18호증, 을3 내지 5호증의 각 기재에 의하면 '장수'라는 용어를 포함하는 다양한 상표들이 침대류 등에 관하여 등록된 사실은 인정되나 그와 같은 사정만 가지고 이 사건 출원상표 등에 포함된 '장수'라는 용어가 침대나 돌침대 등에 관하여 관용적인 표장으로 되었다고 볼 수는 없고, '장수'가 '장수(장수)하는 데 도움이 되는' 등의 의미로 인식되더라도 이 사건 출원상표 등의 지정상품은 모두 침대, 탁자, 소파 등 주로 가구제품으로서 기본적으로 수면 또는 휴식을 취하는 등의 용도로 사용되는 것일 뿐 직접 장수를 누리기 위한 용도로 사용되는 것은 아니므로 '장수'는 그 지정상품의 효능 등의 성질을 암시하거나 강조하는 것일 뿐 그 성질을 직접적으로 표시하는 것은 아니라고 할 것이므로, 위 주장도 이유 없다.

한편, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2의 지정상품을 대비하여 보면, 양 상표 모두 '침대'를 공통적으로 포함하고 있고, 나머지 지정상품도 대부분 가구제품 및 그에 관련되는 제품들로서 그 품질, 형상, 용도, 생산자 및 소비자 등을 같이하고 있으므로, 양 상표의 지정상품도 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

(3) 이 사건 출원상표와 선등록상표 3의 동일·유사 여부

먼저 원고는, 선등록상표 3은 이 사건 출원상표와 유사한 원고의 등록번호 제277536호 상표와 유사하다는 이유로 2004. 10. 15.자 대법원판결에 의하여 그 등록무효심결이 확정되었으므로, 선등록상표 3은 처음부터 상표권이 인정되지 않았어야 함에도 특허청의 심사상의 착오로 잘못 등록된 것이 뒤늦게 무효로 시정된 것으로서 이 사건 출원상표에 대한 관계에서 선원의 지위를 인정하여서는 안 된다고 주장하나, 상표법 제7조 제1항 제7호 는 '선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표'를, 제8호 는 '상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표'를 각 등록받을 수 없는 상표로 규정하고 있고, 같은 법 제7조 제3항 본문은 " 제1항 제7호 및 제8호 의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것(타인의 등록상표가 제71조 제3항 의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다)에 대하여 이를 적용한다."고 규정하고 있으므로, 상표등록출원시에 그와 동일 또는 유사한 타인의 상표가 선출원에 의하여 등록되어 있는 경우에는 후에 그 타인의 상표권이 출원인의 상표에 대한 사정이 있기 전에 소멸되었다고 하더라도 그 출원상표는 등록받을 수 없다고 할 것인바( 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후2067 판결 참조), 원고 주장에 의하더라도 선등록상표 3은 이 사건 출원상표의 출원(2002. 7. 3.) 이후인 2004. 10. 15.에 비로소 등록무효심결의 확정에 의하여 소멸하였을 뿐 이 사건 출원상표의 출원 당시에는 선출원되어 등록되어 있었던 것이므로, 선등록상표 3은 이 사건 출원상표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 의 선출원에 의한 타인의 등록상표가 될 수 있다고 할 것이고, 따라서 위 주장은 이유 없다.

그러므로 이 사건 출원상표와 선등록상표 3을 대비하여 보면, 이 사건 출원상표는 거북이 모양의 도형 및 한글 '거북이표장수'의 상하 결합으로 구성된 상표인 반면, 선등록상표 3은 '시골'이라는 한글과 거북이 모양의 도형 및 '장수촌 옥돌'이라는 한글이 3단으로 결합한 상표로서 그 외관은 상이하나, 호칭 및 관념에 있어서, 이 사건 출원상표는 도형 부분과 한글 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이라고 할 수 없어 각 부분으로 분리 관찰될 수 있고 그 중 한글 부분은 띄어쓰기 없이 연결되어 있기는 하나 그 의미상 '거북이표' 부분과 '장수' 부분으로 구분되고 또 그것이 불가분적으로 결합되어 있는 것도 아니므로 '거북이표' 부분과 '장수' 부분으로 분리되어 호칭, 관념될 수 있으며, 선등록상표 3 역시 위 3부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합된 것이라고 할 수 없어 한글 '시골' 또는 '장수촌'('옥돌' 부분은 그 지정상품의 재질을 표시하는 표장으로서 식별력이 없는 부분이다.)과 거북이 모양의 도형 부분으로 각각 분리되어 관찰될 수 있다 할 것인바, 양 상표가 만일 거북이 모양의 도형 부분만에 의하여 '거북이 표'로 간략히 호칭, 관념되는 경우 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하다고 할 것이고, 나아가 이 사건 출원상표가 한글 부분에 의하여 '장수'로 간략하게 호칭, 관념되고 선등록상표 3도 한글 부분에 의하여 '장수촌'으로 간략하게 호칭, 관념되는 경우 양 상표는 '촌'의 유무만 차이가 있을 뿐이어서 그 호칭이 매우 유사하다고 할 것이므로, 양 상표는 동일 또는 유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있어 전체적인 표장이 유사하다고 할 것이다.

한편, 이 사건 출원상표와 선등록상표 3의 지정상품을 대비하여 보면, 양 상표 모두 '침대, 돌침대, 의자'를 공통적으로 포함하고 있고, 나머지 지정상품도 대부분 가구제품 및 그에 관련되는 제품들로서 그 품질, 형상, 용도, 생산자 및 소비자 등을 같이하고 있으므로, 양 상표의 지정상품도 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

(4) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 1 내지 3과 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.