[1] 결합상표의 유사 여부 판단 기준

[2] 문자와 도형의 결합상표의 경우, 문자 부분만으로 호칭·관념되는지 여부(원칙적 적극)

[3] 등록상표 “ ”는 선사용상표 1 “ ”과 함께 사용되더라도 일반 수요자로 하여금 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 양 상표는 동일·유사한 상표에 해당하지 않는다고 한 사례

[4] 상품의 식별표지에 해당하기 위한 요건

[5] 선사용상표 2 “ ”는 제품의 출처를 표시하는 상품의 식별표지로 기능한 것으로 보이지 않아 그 상품의 표지성이 인정되지 않을 뿐만 아니라, 의류 등과 관련하여 국내외 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표라고 볼 수 없으므로, 등록상표 “ ”는 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 , 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 한다. 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다.

[2] 문자와 도형이 결합된 표장은 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭 및 관념된다.

[3] 등록상표 “ ”는 선사용상표 1 “ ”과 외관·호칭·관념이 모두 다르고, 각 지정상품인 완구류와 의류 사이에 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 볼 수 없어 등록상표가 의류 등에 사용되더라도 완구류 등에서 저명한 선사용상표 1이나 그 사용상품인 완구류 등이 용이하게 연상되거나 밀접한 관련성이 있다고 보이지 않으므로, 함께 사용되더라도 일반 수요자로 하여금 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 양 상표는 동일·유사한 상표에 해당하지 않는다고 한 사례.

[4] 일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니며, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우 비로소 상품의 식별표지에 해당된다.

[5] 선사용상표 2 “ ”는 제품의 형태·모양에 있어서 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되어 왔다거나 지속적인 광고선전 등을 통하여 일반 수요자에게 특정인의 제품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되었다고 보기 어려우므로 제품의 출처를 표시하는 상품의 식별표지로 기능한 것으로 보이지 않아 그 상품의 표지성이 인정되지 않을 뿐만 아니라, 의류 등과 관련하여 국내외 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 주지상표라고 볼 수 없으므로, 등록상표 “ ”는 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 , 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제7호 [2] 상표법 제7조 제1항 제7호 [3] 상표법 제7조 제1항 제10호 [4] 상표법 제2조 제1항 제6호 [5] 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 , 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호

[1] 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 (공2004하, 1879) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 (공2006하, 2103) 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 [2] 대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 (공1996하, 2501) [4] 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839 판결 (공2002상, 657) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2001다59965 판결 (공2002하, 2828) 대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결

원고 (소송대리인 변호사 이회기)

피고 (소송대리인 변리사 박지호)

2009. 5. 14.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2008. 11. 19. 2008당624호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제726902호/2006. 7. 10./2007. 10. 19./2007. 10. 29.

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 T셔츠, 운동화, 고무신, 골프화, 단화, 등산화, 부츠, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 작업화, 체조화, 축구화, 검도복, 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 반바지, 반코트, 스커트, 신사복, 아동복, 양복바지, 원피스, 유아복, 자켓, 작업복, 투피스, 파카(Parkas), 저고리, 한복바지, 거들, 남방셔츠, 바디스, 브레지어, 속바지, 수영모자, 수영복, 스웨터, 스웨트셔츠, 스포츠셔츠, 와이셔츠, 잠옷, 폴로셔츠, 넥타이, 목도리, 방한용 귀마개, 스카프, 스타킹, 양말, 나이트 캡, 모자, 의류용 멜빵, 혁대

(4) 상표권자 : 피고

나. 선사용상표들

(1) 선사용상표 1

(가) 구성 :

(나) 사용상품 : 완구류, 의류 등

(2) 선사용상표 2

(가) 구성 :

(나) 사용상품 : 완구류, 의류 등

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 및 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2008당624호 로 심리한 다음, 2008. 11. 19. ① 선사용상표 1과 관련하여, 이 사건 등록상표가 선사용상표 1과 그 표장이 동일 또는 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 각 해당하지 아니하고, ② 선사용상표 2와 관련하여, 선사용상표 2는 그 사용형태상 상품의 표지성을 인정하기 어려울 뿐만 아니라 설령 이를 인정하더라도 국내외에서 주지·저명하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 각 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

(1) 원고는, 이 사건 등록상표는 국내외에서 주지·저명한 선사용상표들과 그 지배적 특징이 매우 흡사한 상표로서, 의류 등에 사용되는 경우에는 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 또는 혼동을 일으키게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있을 뿐만 아니라, 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 것은 선사용상표들의 저명성에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

(2) 피고는, 선사용상표 2는 상품의 표지성이 인정되지 아니할 뿐만 아니라, 설령 이를 인정하더라도 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 각 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

나. 이 사건 등록상표와 선사용상표 1의 대비

(1) 상표법 제7조 제1항 제10호 에의 해당 여부

(가) 이 사건 등록상표가 선사용상표 1과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하기 위하여는, 저명한 선사용상표 1과 동일 또는 유사하거나, 상표 자체로서는 유사하다고 할 수 없더라도 두 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 이 사건 등록상표로부터 선사용상표 1 또는 그 사용상품 등이 용이하게 연상되거나 선사용상표 1 또는 그 사용상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인 또는 혼동을 일으키는 경우이어야 한다( 대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 참조).

(나) 인정사실

갑 제3 내지 6호증, 갑 제7호증의 1, 2, 갑 제8호증, 갑 제9호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 아래와 같은 사실이 인정된다.

① 원고는 1973년경부터 선사용상표 1을 사용하여 왔는데, 원고의 매출액은 2006년을 기준으로 연간 약 1조 8,000억 원에 이른다.

② 선사용상표 1은 세계적인 브랜드 가치평가기관인 Y＆R에 의하여 ‘기업의 성장도’에서 세계 제11위 및 유럽 제1위, ‘기업브랜드 인지도’에서 세계 제3위 및 유럽 제4위로 각 평가받았고, 독일의 AKTUELL지에 실린 브랜드 인지도 순위에서도 상위를 기록하였으며, 세계적인 법률지인 버터워스(Butterworths)가 1997년 발행한 주지·저명 상표집에도 기재되어 있다.

③ 원고는 1984년경 국내에 진출하여 선사용상표 1을 부착한 완구제품을 판매하여 왔는데, 1997년경에는 국내 완구시장의 10% 정도를 점유하여 그 매출액이 500억 원 정도에 이르렀고, 아시아 지역에서는 유일하게 국내에 생산공장을 건립하였다.

④ 한국갤럽이 1996년에 실시한 여론조사에 의하면, 1996년경에 국내 성인 약 97% 정도가 선사용상표 1을 인식하고 있다고 조사되었다.

⑤ 원고의 국내 총 매출액은 2005년에 약 296억 원, 2006년에 약 133억 원에 이르고, 국내 광고선전비는 2004년에 약 13억 원, 2005년에 약 10억 원, 2006년에 약 9억 원에 이른다.

(다) 선사용상표 1의 알려진 정도

위 인정사실과 같이, 선사용상표 1의 국내 사용기간은 1984년경부터 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시까지 약 20년 이상인 점, 1996년경에 국내 성인의 97% 정도가 선사용상표 1을 인식하고 있다고 조사되었던 점, 원고의 국내 매출액이나 광고선전비가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시 이전에 이미 상당한 액수에 이른 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 1은 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시에 완구류 등과 관련하여 이미 일반수요자 사이에 현저하게 인식되어 저명하게 되었다고 할 것이다.

(라) 두 표장의 동일 또는 유사 여부 등

① 표장의 대비

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다( 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조).

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표 “ ”와 선등록상표 1 “ ”을 대비하여 보면, 두 표장은 검정색 테두리를 가진 빨간색 바탕의 사각도형 안에 영어알파벳 4개로 된 흰색의 영어문자가 오른쪽으로 약간 기울어지고, 모서리 부분이 둥근 형태로 쓰여 있고, 위 영어문자는 안으로부터 순차로 검정색과 노란색의 테두리로 둘러 싸여 있는 등 일부 유사한 부분도 있다. 그러나 이 사건 등록상표에는 로봇도형이 있는 반면, 선사용상표 1에는 로봇도형이 없고, 이 사건 등록상표의 영어문자는 ‘BANC’인 반면, 선사용상표 1의 영어문자는 ‘LEGO’로서 영어알파벳 4개 중 1개도 일치하지 아니하는 등 전체적으로 그 외관이 다르고, 문자와 도형이 결합된 표장은 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭 및 관념된다 할 것인바( 대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 참조), 이 사건 등록상표는 그 문자 부분에 의하여 ‘뱅크 또는 방크(혹은 반크)’로, 선사용상표 1은 ‘레고’로 각 호칭 및 관념될 것이므로 호칭 및 관념도 서로 다르다.

그러므로 이 사건 등록상표는 선사용상표 1과 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 달라 두 표장이 함께 사용되더라도 일반수요자로 하여금 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이므로, 동일 또는 유사한 상표에 해당하지 않는다.

② 나아가, 이 사건 등록상표와 저명상표인 선사용상표 1의 구성이나 관념 등을 비교하여 이 사건 등록상표에서 선사용상표 1 또는 그 사용상품 등이 용이하게 연상되거나, 선사용상표 또는 그 사용상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인 또는 혼동을 일으키는 경우에 해당하는지에 관하여 본다.

살피건대, 이 사건 등록상표 중 “ ” 부분이 선사용상표 1의 사용상품인 완구류 등과 관련된 것으로 보이거나, 이 사건 등록상표 중 “ ” 부분이 선사용상표와 글자체와 색채 등이 일부 유사하여 두 표장의 구성 및 모티브 등에서 일부 유사하게 느껴지는 부분이 있기는 하나, 거래사회에서 중요한 역할을 하는 두 표장의 외관, 호칭 및 관념이 뚜렷하게 구별되어 두 표장이 함께 사용되더라도 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 또는 혼동을 일으키게 할 염려가 없음은 앞에서 본 바와 같고, 완구류와 의류는 상품의 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 서로 달라서 두 상품 사이에 밀접한 경제적 견련관계에 있다고도 볼 수 없다 할 것이어서, 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 의류 등에 사용되더라도 완구류 등에서 저명한 선사용상표 1이나 그 사용상품인 완구류 등이 용이하게 연상되거나 선사용상표 1 또는 그 사용상품 등과 밀접한 관련성이 있다고는 보이지 아니한다.

③ 원고는 선사용상표 1이 의류 등에서도 주지·저명하다고 주장하면서 그 증거로서 갑 제20호증의 1 내지 17을 제시하나, 위 증거들은 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시 이후의 것이어서 이를 위 주장의 증거로 삼을 수 없고 달리 위 주장을 인정할 만한 증거도 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

(마) 소 결

따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표 1과 관련하여 나머지 점에 대하여 더 살펴 볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하지 아니한다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에의 각 해당 여부

이 사건 등록상표가 선사용상표 1과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위해서는 선사용상표 1과 그 표장이 동일 또는 유사하여야 하는바, 두 표장이 동일 또는 유사하지 아니함은 앞에서 본 바와 같으므로, 나머지 점에 대하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 선사용상표 1과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 아니한다.

다. 이 사건 등록상표와 선사용상표 2의 대비

(1) 선사용상표 2의 상품표지성 인정 여부

상표는 상품의 출처식별표지로서, 식별표지로 사용되지 않는 것은 상표의 사용( 상표법 제2조 제1항 제6호 참조)이라고 할 수 없으므로, 선사용상표 2가 상품의 식별표지로 사용되었는지 여부에 관하여 본다.

(가) 판단기준

일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니며, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우 비로소 상품의 식별표지에 해당된다( 대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결 등 참조).

(나) 인정사실

갑 제1호증, 갑 제9호증의 1, 2, 갑 제13호증의 1 내지 9, 제14호증, 제18호증의 1 내지 21, 을 제1호증의 1 내지 4의 각 기재에 의하면, 아래와 같은 사실이 인정된다.

① 원고는 1932년에 덴마크에서 설립된 장난감 회사로서 1999년을 기준으로 9,000여 명의 직원을 고용하고 있었고, 선사용상표 2의 형상과 같은 완구를 1978년에 처음 소개하고 생산한 이래 2003년경까지 약 37억 개를 생산하였다.

② 1996년 실시된 여론조사에서 영국 사람의 74% 정도, 1999년 실시된 여론조사에서 독일 사람의 45% 정도, 프랑스 사람의 43% 정도가 선사용상표 2의 형상을 한 완구제품이 원고의 제품이라고 응답하였다.

③ 원고의 연간 매출액은 2006년을 기준으로 약 1조 8,000억 원에 이르고, 앞서 인정한 바와 같이 국내 매출액은 2005년에 약 296억 원, 2006년에 약 133억 원에 이르며, 국내 광고선전비는 2004년에 약 13억 원, 2005년에 약 10억 원, 2006년에 약 9억 원에 이른다.

④ 선사용상표 2 “ ”는 모서리 부분이 둥근 사각형의 얼굴, 윗변이 짧고 아랫변이 긴 사다리꼴의 몸통, 나란히 붙은 직사각형의 두 다리, 말발굽 모양의 손, 돌출된 모양의 머리 윗부분 등의 형상을 가지고 있는데, 여기에 모자나 가발을 쓰거나 의복 및 장신구 등 각종 소품이 함께 사용된 다양한 형태의 완구제품으로 판매되고 있다.

⑤ 한편, 국내의 다른 업체도 선사용상표 2의 형상과 유사한 사람 모양의 작은 인형이 포함된 조립식 완구제품을 판매하고 있는데, 그 제품들의 구성도 모서리 부분이 둥근 사각형의 얼굴, 사각형의 몸통, 나란히 붙은 사각형 모양의 두 다리, 말발굽 모양의 손 등을 가지고 있다.

⑥ 원고는 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시까지 원고가 생산한 완구제품의 포장이나 카탈로그 및 상품광고에 선사용상표 1을 표장으로 사용하였다.

(다) 판 단

위 인정사실과 같이, 선사용상표 2의 형상을 가진 원고의 완구제품에 모자나 가발을 쓰거나 의복 및 장신구 등 각종 소품이 함께 사용된 것이 판매된 점, 원고가 생산한 완구제품의 표지로는 선사용상표 1이 사용된 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 2는 상품의 형태나 모양으로 사용되었을 뿐 원고 제품의 출처를 표시하는 표장으로 사용되지는 아니하였다고 할 것이다.

또한, 선사용상표 2의 형상을 가진 완구제품과 유사한 사람의 형상을 가진 인형이나 완구제품 등이 국내의 다른 업체에 의하여서도 판매되고 있고, 그 제품들의 구성도 모서리 부분이 둥근 사각형의 얼굴, 사각형의 몸통, 나란히 붙은 사각형 모양의 두 다리, 말발굽 모양의 손 등을 갖추고 있어 선사용상표 2의 형상을 가진 완구제품과 사이에 단순히 돌출된 모양의 머리 윗부분의 형상에서만 다를 뿐, 지배적인 특징 부분에서는 그 형상이 동일 또는 유사하여 선사용상표 2의 형상을 가진 완구제품이 국내에서 유통되는 다른 업체의 완구제품에 없는 독특한 개성을 가지고 있다고 보기 어려우며, 원고가 카탈로그나 상품광고에서 선사용상표 1을 표장으로 사용하였을 뿐이고, 원고의 매출액이나 광고선전비도 주로 선사용상표 1에 대한 것이거나 선사용상표 1이 부착된 선사용상표 2의 형상이 변형된 완구제품에 대한 것이지, 이를 오로지 선사용상표 2에 대한 매출액이나 광고선전비로 인정할 만한 증거도 없으므로, 선사용상표 2가 원고의 제품의 형태나 모양에 있어서 장기간 계속적, 독점적 및 배타적으로 사용되어 왔다거나 지속적인 광고선전 등을 통하여 일반수요자에게 원고의 제품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되었다고 보기도 어렵다.

따라서 선사용상표 2는 원고 제품의 출처를 표시하는 상품의 식별표지로 기능한 것으로 보이지 아니하므로 그 상품의 표지성은 인정되지 아니한다고 할 것이다.

(라) 원고의 주장에 대한 판단

① 원고는, 먼저 선사용상표 2가 사용상품인 의류에 상품의 표지로 사용되었다고 주장하면서 그 증거로서 갑제20호증의 1 내지 17을 제시하나, 위 증거들은 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시 이후의 것일 뿐만 아니라, 의류의 정면에 새겨진 로봇도형도 선사용상표 2와 달리 모자를 쓰고 제복을 갖추고 있거나 무기를 들고 있는 형상이어서 선사용상표 2가 상품의 표지로 사용되었다는 증거로 삼기도 어려우므로, 위 주장은 이유 없다.

② 원고는, 다음으로 선사용상표 2의 형상을 가진 인형제품이 원고 제품의 출처를 표시하는 기능을 하고 있다고 주장하면서 그 증거로서 갑 제16호증을 제시하나, 위 증거는 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시 이후의 조사결과일 뿐만 아니라, 조사대상이 된 완구제품도 선사용상표 2의 형상 자체가 아니라 여기에 모자, 의복 및 각종 장신구 등의 소품이 함께 사용된 완구제품에 대한 것이어서, 위 증거만으로는 선사용상표 2가 일반수요자에게 원고의 제품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되었다고 보기 어려우므로, 위 주장도 이유 없다.

(마) 소 결

따라서 선사용상표 2는 원고 제품의 출처를 표시하는 상품의 표지성이 인정되지 아니하므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표 2와 관련하여 나머지 점에 대하여 나아가 살펴 볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 아니한다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호 에의 해당 여부

(가) 판단의 전제

설령 선사용상표 2가 상품의 표지성을 갖추고 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표가 선사용상표 2와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호 에 해당하기 위하여는 선사용상표 2가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시에 국내의 일반수요자 사이에 의류 등에 관하여 저명한 상표이거나 일반수요자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다.

(나) 선사용상표 2의 알려진 정도

① 앞서 인정한 바와 같이, 원고가 국내에 진출하여 완구류 등과 관련하여 주로 선사용상표 1을 사용하였고, 국내 일반수요자 사이에서도 원고의 완구제품과 관련하여 선사용상표 1을 인식하고 있는 점, 선사용상표 2는 원고 제품의 표장으로 사용된 적이 없고, 원고의 국내 매출액과 광고선전비도 주로 선사용상표 1에 대한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 2가 국내의 일반수요자 사이에 원고의 사용상품인 의류 등에 관하여 상품표지로서 저명하다거나 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 상표라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

② 원고는, 선사용상표 2가 국내에서 주지·저명한 상표라고 주장하면서 갑 제16호증을 증거로 제시하나, 위 증거는 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시 이후에 조사된 것일 뿐만 아니라 완구류 등에 대한 것이지 의류 등에 대한 것이 아니므로, 설령 완구류 등에 관하여 선사용상표 2가 국내에서 주지·저명하다고 하더라도 의류 등에 관하여는 여전히 국내에서 주지·저명한 상표라고 인정할 만한 증거가 없고, 나아가 완구류와 의류는 상품의 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 서로 달라서 두 상품 사이에 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 볼 수 없음은 앞에서 본 바와 같으므로, 위 주장도 이유 없다.

(다) 소 결

따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표 2와 관련하여 나머지 점에 대하여 살펴 볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호 에 각 해당하지 아니한다고 할 것이다.

(3) 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에의 해당 여부

(가) 판단의 전제

또한, 설령 선사용상표 2가 상품의 표지성을 갖추고 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표가 선사용상표 2와 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위하여는 이 사건 등록상표의 출원시 선사용상표 2가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하는바( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조), 선사용상표 2가 국내에서 의류 등과 관련하여 주지상표가 아님은 앞에서 본 바와 같으므로, 여기에서는 외국에서 주지한 상표인지 여부 등에 관하여 본다.

(나) 선사용상표 2의 알려진 정도 등

원고는 1932년에 덴마크에서 설립된 장난감 회사로서 9,000여 명의 직원을 고용하고 있고, 선사용상표 2의 형상과 같은 완구를 1978년에 처음 소개하고 생산한 이래 2003년경까지 약 37억 개를 생산하였던 점, 1996년 실시된 여론조사에서 영국 사람의 74% 정도, 1999년 실시된 여론조사에서 독일 사람의 45% 정도, 프랑스 사람의 43% 정도가 선사용상표 2의 형상을 한 완구제품이 원고의 제품이라고 응답한 점 등은 앞에서 본 바와 같다.

위 인정사실에 의하면, 선사용상표 2는 완구류 등과 관련하여서는 외국의 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 주지상표라고 할 것이다. 그런데, 의류 등과 관련하여서는 위 인정사실에 의하더라도 이 사건 등록상표의 출원시에 외국의 수요자 사이에 주지된 상표임을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

(다) 소 결

따라서 선사용상표 2는 의류 등과 관련하여 국내외 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 주지상표가 아니므로, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 대하여 살펴 볼 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 아니한다.

라. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 각 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.