[1] 구 상표법 제23조 제2항 및 같은 법 제81조 제1항, 제3항의 법적 성질(=강행규정) 및 항고심판에서 든 거절이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 거절이유와 부합하고 다른 거절이유를 발견하였다고 할 수 없는 경우, 거절이유의 통지가 필요한지 여부(소극)

[2] 출원상표 "CROCO KIDS ＋ 악어 도형"을 지정상품인 피혁과 피혁 모조품에 사용할 경우, 품질오인적 상표에 해당한다고 한 사례

[1] 구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되기 전의 것) 제23조 제2항에 의하면, 심사관은 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 되어 있고, 같은 법 제81조 제1항, 제3항에 의하면, 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위의 규정을 준용하도록 되어 있는바, 이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절사정에 대한 항고심판에서 종래의 거절사정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하지만, 거절사정의 이유는 거절이유통지서의 기재이유와 그 주된 취지가 부합하면 족하고, 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요하지 아니하다.

[2] 'CROCO'와 'KIDS'의 영문자 부분과 악어를 의인화한 형태의 도형 부분이 결합하여 구성된 출원상표를 지정상품인 피혁과 피혁 모조품(최종 제품은 제외)에 사용할 경우, 먼저 영문자 'CROCO'는 영한사전에는 나오지 아니하는 단어이나, 출원상표의 지정상품들이 후에 가공해야만 하는 피혁과 피혁 모조품(최종 제품은 제외)인 사정에 비추어 볼 때 그 품질 오인의 판단 주체는 완제품의 최종 소비자가 아니라 그와 같이 원재료인 지정상품들을 가공, 판매하거나 또는 이를 매수하는 등의 거래자들이고, 이러한 거래자들은 피혁류 제품의 원재료 명칭에 대한 전문적인 지식을 가지고 있어 피혁제품에 'CROCO'표장이 사용될 경우 'CROCODILE'의 약자로 인식할 가능성이 크며, 또 출원상표의 구성상으로도 'CROCO'의 영문자 우측에 악어를 의인화한 형태의 도형이 배치되어 있어 'CROCO'가 'CROCODILE'의 약자로 인식될 수 있으며, 여기에 우리 나라의 영어 보급수준 등을 감안하여 보면, 출원상표의 지정상품의 거래자들은 'CROCO'를 'CROCODILE'의 약자로 인식하여 '악어, 악어의 가죽' 등의 의미로 직감할 것으로 보이고, 다음 영문자 'KIDS'는 사전적으로 '새끼염소들', '새끼염소(키드)가죽', '키드가죽장갑(구두)' 또는 '아이들' 등 여러 가지의 의미가 있으나 피혁류 제품의 거래계에 종사하는 거래자들에게는 '새끼염소가죽'이라는 의미로도 쉽게 인식되고, 도형 부분으로는 '악어'의 관념이 도출될 것으로 보이는 점에 비추어, 전체적으로 볼 때 '악어가죽' 및 '새끼염소가죽'의 의미가 있는 출원상표를 그 지정상품에 사용할 경우 거래자들은 인조모피 등을 천연의 새끼염소가죽으로 만든 모피 등으로 인식할 가능성이 있으므로, 결국 출원상표는 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표라고 보아야 한다고 한 사례.

[1] 구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되기 전의 것) 제23조 제2항 , 제81조 제1항, 제3항 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호

[1] 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결(공1989, 1363) 대법원 1989. 9. 12. 선고 88후523 판결(공1989, 1474) 대법원 1994. 2. 8. 선고 93후1582 판결(공1994상, 1018) 대법원 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결(공1994하, 2108) 대법원 1996. 11. 22. 선고 96후177 판결(공1997상, 83)

크로코다일 가먼츠 리미티드 (소송대리인 법무법인 김신 앤드 유 담당변호사 이재기 외 2인)

특허청장

특허청 항고심판소 1997. 11. 28.자 97항원129 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유를 본다.

1. 제1점에 대하여

구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조 제2항에 의하면, 심사관은 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 되어 있고, 같은 법 제81조 제1항, 제3항에 의하면, 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위의 규정을 준용하도록 되어 있는바, 이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절사정에 대한 항고심판에서 종래의 거절사정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하다 고 할 것임은 상고이유에서 지적하는 바와 같다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88후523 판결, 1994. 2. 8. 선고 93후1582 판결 등 참조). 그러나 거절사정의 이유는 거절이유통지서의 기재이유와 그 주된 취지가 부합하면 족하고, 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요하지 아니하다 (대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결, 1996. 11. 22. 선고 96후177 판결 등 참조).

기록과 원심심결 이유에 의하면, 심사관은 본원상표 의 등록출원에 대한 심사를 하면서 출원인에게 "본원상표는 '새끼악어, 염소의 가죽' 등의 뜻을 가지고 있어 이러한 관념과 관련 없는 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자들로 하여금 '새끼악어, 염소의 가죽'과 관련 있는 것으로 상품의 품질을 오인하게 할 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다."는 거절이유(그 외에도 기술적 상표라는 거절이유도 있다)를 통지하였고, 거절사정의 이유도 같은 내용이었으며, 한편 원심은 "본원상표의 'CROCO'는 악어를 뜻하는 'CROCODILE'과 동의어이고, 'KIDS'는 새끼염소를 뜻하므로, 본원상표를 그 지정상품인 인조모피에 사용할 경우에 일반 수요자들로 하여금 인조모피를 악어와 새끼염소가죽으로 된 모피로 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다."는 이유로 원사정을 유지하고 출원인의 항고를 기각하였음을 알 수 있는바, 위와 같이 원사정의 이유나 원심에서 들고 있는 이유는 모두 본원상표가 '악어와 새끼염소의 가죽'이라는 뜻을 가지고 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 한 점에서 공통되고, 다만 그 품질 오인의 염려가 있는 지정상품의 범위를, 거절사정에서는 본원상표의 관념과 관련 없는 지정상품이라고 다소 넓게 판단한 반면에 원심에서는 인조모피라고 한정한 점에 차이가 있을 뿐이므로, 원심에서 든 거절이유는 그 주된 취지에서는 원사정의 이유와 부합하고 원심에서 다른 거절이유를 발견하였다고 할 수 없으므로, 원심이 출원인에게 별도의 의견 진술의 기회를 주지 아니하고 심결을 한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 거절이유의 통지에 관한 위법이 있다고 할 수 없다.

이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

2. 제2점에 대하여

기록과 관련 법규에 의하면, 본원상표는 'CROCO'와 'KIDS'의 영문자 부분과 악어를 의인화한 형태의 도형 부분이 결합하여 구성된 상표로서, 먼저 영문자 'CROCO'는 영한사전에는 나오지 아니하는 단어이나, 본원상표의 지정상품들이 후에 가공해야만 하는 피혁과 피혁 모조품(최종 제품은 제외)인 사정에 비추어 볼 때 그 품질 오인의 판단 주체는 완제품의 최종 소비자가 아니라 그와 같이 원재료인 지정상품들을 가공, 판매하거나 또는 이를 매수하는 등의 거래자들이고, 이러한 거래자들은 피혁류 제품의 원재료 명칭에 대한 전문적인 지식을 가지고 있어 피혁제품에 'CROCO' 표장이 사용될 경우 'CROCODILE'의 약자로 인식할 가능성이 크며, 또 본원상표의 구성상으로도 'CROCO'의 영문자 우측에 악어를 의인화한 형태의 도형이 배치되어 있어 'CROCO'가 'CROCODILE'의 약자로 인식될 수 있으며, 여기에 우리 나라의 영어 보급수준 등을 감안하여 보면, 본원상표의 지정상품의 거래자들은 'CROCO'를 'CROCODILE'의 약자로 인식하여 '악어, 악어의 가죽' 등의 의미로 직감할 것으로 보이고, 다음 영문자 'KIDS'는 사전적으로 '새끼염소들', '새끼염소(키드)가죽', '키드가죽장갑(구두)' 또는 '아이들' 등 여러 가지의 의미가 있으나 피혁류 제품의 거래계에 종사하는 거래자들에게는 '새끼염소가죽'이라는 의미로도 쉽게 인식되고, 도형 부분으로는 '악어'의 관념이 도출될 것으로 보이는바, 전체적으로 볼 때 '악어가죽' 및 '새끼염소가죽'의 의미가 있는 본원상표를 그 지정상품에 사용할 경우 거래자들은 인조모피 등을 천연의 새끼염소가죽으로 만든 모피 등으로 인식할 가능성이 있으므로, 결국 본원상표는 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표라고 보아야 할 것이다.

같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장도 받아들일 수 없다. 상고이유에서 내세우는 대법원 판결들은 모두 이 사건과는 사안을 달리하는 것이다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.