[1] 구 특허법 제82조 제2항, 제134조의 규정 취지 및 항고심판에서 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우, 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하는지 여부(적극)

[2] 구 특허법 제8조 제4항이 특허청구범위의 기재에 있어서 다항제를 채택한 취지 및 거절이유의 통지에 있어서 거절 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 하는지 여부(적극)

[3] 원사정에서는 특허청구범위의 청구항의 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 없다는 것을 거절이유로 삼은 것에 비하여, 항고심판에서는 인용발명 1 및 2를 합쳐 보면 같은 특허청구범위의 청구항의 발명이 진보성이 없다고 판단한 경우, 그 거절이유의 주지(주지)에 있어서 부합하는지 여부(소극)

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항은 "심사관은 특허출원이 제1항 각 호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다."고 규정하고, 같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는바, 위 각 규정의 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다 할 것이므로, 거절사정의 이유는 적어도 그 주지(주지)에 있어서 거절이유통지서에 기재된 이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다.

[2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항은 "특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다."고 규정하고 있는바, 이러한 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서, 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여야 하고, 심사도 청구항별로 행해지는 것이므로 거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 한다.

[3] 원사정에서는 특허청구범위의 청구항의 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 없다는 것을 거절이유로 삼은 것에 비하여, 항고심판에서는 같은 특허청구범위의 청구항에 대하여 판단하면서 인용발명 1 및 2를 합쳐 보면 특허청구범위의 청구항의 발명이 진보성이 없다고 판단한 경우, 인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로 보아야 할 것이어서, 비록 원사정 이유와 항고심판 심결 이유의 요지가 다 같이 발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도, 위와 같이 인용발명이 달라진 이상 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다.

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항 (현행 제63조 참조) , 제134조 (현행 제170조 제2항 참조) [2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 (현행 제29조 제2항 참조) , 제8조 제2항 제4호 , 제4항 (현행 제42조 제2항 제4호, 제4항 참조), 구 특허법시행령(1990. 8. 28. 대통령령 제13078호로 전문 개정되기 전의 것) 제2조의3 (현행 제5조 참조) [3] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제2항 제4호 , 제4항 (현행 제42조 제2항 제4호, 제4항 참조), 제82조 제2항 (현행 제63조 참조) , 제134조 (현행 제170조 제2항 참조) , 구 특허법시행령(1990. 8. 28. 대통령령 제13078호로 전문 개정되기 전의 것) 제2조의3 (현행 제5조 참조)

[1] 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결(공1989, 1363) 대법원 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결(공1994하, 2109) 대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결(공2000상, 397)

가부시끼가이샤 저팬에너지 (소송대리인 변리사 박해선 외 1인)

특허청장

특허청항고심판소 1997. 12. 30.자 96항원2503 심결

원심심결을 파기하고, 사건을 특허심판원에 환송한다.

상고이유를 본다.

1. 원심심결 이유에 의하면, 원사정의 심사관은, 이 사건 출원발명의 특허청구의 범위 제4항(독립항)은 일본 공개특허공보 소(소)62-292895호에 기재된 다가알코올과 탄소수 8-18의 직쇄 또는 분지쇄 지방산으로 이루어진 에스테르를 주성분으로 하는 냉동기유 기술(이하 '인용발명 1'이라 한다)로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 발명할 수 있고, 특허청구의 범위 제6항(제4항의 종속항)은 제4항 기재의 냉각제용 윤활제를 1,1,1,2-테트라플루오로에탄(R-134a)이라는 냉매에 사용함을 특징으로 하나, ASHRAE협회에서 발표된 "냉동시스템에서 R-134a의 혼화성 물질" 논문에 기재된 에스테르타입의 합성유가 R-134a와 충분한 혼화성이 있고 윤활제로서 상용성이 있다는 기술(이하 '인용발명 2'라 한다)로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있다는 등의 이유를 들어 거절사정을 하였고, 원심은, 이 사건 출원발명에 대하여 특허청구의 범위 제4항만 기재한 후 인용발명 1 및 2와 동시에 대비하면서, 인용발명 1이 염소가 함유되지 않은 냉매에 사용되는 윤활유라는 점을 명세서에 기재하고 있지는 않으나 인용발명 1 역시 냉각기에 사용되는 냉매와 함께 사용되는 윤활유라는 점에서 이 사건 출원발명과 기술분야가 동일할 뿐만 아니라 인용발명 2의 경우 염소가 함유되지 않은 냉매에 사용되는 윤활유라는 점을 명백히 하고 있어서 당업자라면 인용발명 1의 구성 중 다가알코올을 인용발명 2의 펜타에리트리톨로 치환하여 염소가 함유되지 않은 냉매에 사용하는 것이 용이할 것으로 판단된다는 등의 이유를 들어, 이 사건 출원발명은 인용발명 1 및 2로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것으로서 진보성이 인정되지 아니한다고 하여 특허를 거절한 원사정을 정당하다고 판단하였음을 알 수 있다.

2. 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 법률, 이하 같다) 제82조 제2항은 "심사관은 특허출원이 제1항 각 호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다."고 규정하고, 같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 이 각 규정의 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다 할 것이다. 따라서 거절사정의 이유는 적어도 그 주지(주지)에 있어서 거절이유통지서에 기재된 이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것이다 (대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결, 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결, 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결 등 참조).

또한 구 특허법 제8조 제4항은 "특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다."고 규정하고 있는바, 이러한 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서 (대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결 참조), 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여야 하고, 심사도 청구항별로 행해지는 것이므로 거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 할 것이다 .

3. 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원사정에서는 특허청구의 범위 제4항의 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 없다는 것을 거절이유로 삼은 것에 비하여, 원심은 같은 제4항에 대하여 판단하면서 인용발명 1 및 2를 합쳐 보면 제4항의 발명이 진보성이 없다고 판단하였는바, 인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로 보아야 할 것이어서, 비록 원사정 이유와 원심심결 이유의 요지가 다 같이 발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도, 위와 같이 인용발명이 달라진 이상 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다 고 할 것이다{나아가 특허청구의 범위 제4항에 대한 거절이유로 삼았던 인용발명 1과 제4항의 발명을 대비하여 보더라도, 제4항의 발명이 염소를 함유하지 않는 히드로플루오로카본(HFC) 냉각제용 윤활제로서 우수한 효과가 있는 것에 특징이 있는 반면 인용발명 1에는 염소를 함유하는 기존의 CFC계 냉각제용 윤활제로서의 용도만이 기재되어 있을 뿐이어서 제4항의 발명이 인용발명 1로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있다고 보여지지 아니한다. 또한 제4항의 발명이 인용발명 1 및 2를 합쳐 보아 진보성이 없는지 여부는 별개의 문제이다}.

이와 같이 특허청구의 범위 제4항에 대하여 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 원심으로서는 마땅히 출원인에게 위 다른 거절이유를 미리 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었어야 할 것임에도 불구하고 그와 같은 의견서 제출의 기회를 준 흔적을 찾아 볼 수 없으므로, 이러한 원심심결에는 구 특허법 제134조, 제82조 제2항의 규정에 위반한 절차상의 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

4. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심에 상당한 특허심판원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.