[1] 특허 발명의 진보성 판단의 기준

[2] 발명의 진보성이 인정된다고 본 사례

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용 효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다.

[2] 본원발명과 인용발명들은 그 목적이나, 기술적 구성, 작용 효과가 서로 다를 뿐만 아니라, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용 효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되므로 당해분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 본원발명을 용이하게 추고할 수는 없다고 하면서 본원발명이 인용발명들과는 서로 다르거나 진보성이 인정된다고 보아 이와 다른 견해를 취한 원심결을 파기한 사례.

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 ( 현행 제29조 제2항 참조)[2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 ( 현행 제29조 제2항 참조)

[1][2] 대법원 1995. 11. 21. 선고 94후272 판결(공1996상, 58)

세이꼬 엡손 가부시끼가이샤 (소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 4인)

특허청장

특허청 1994. 6. 27.자 92항원1781 심결

원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 함께 판단한다.

1. 이 사건 발명들의 특허청구범위의 요지

이 사건 출원발명(이하 본원발명이라고 한다)의 특허청구 범위의 요지는, 제1항에서 "하나 이상의 희토류(희토류) 원소 R, Fe, B 및 Cu를 함유하는 합금주괴(합금주괴)를 결정입자가 정련되고 자기(자기)적으로 이방성(이방성)이 되도록 500℃ 이상에서 열가공하여 형성시킨 희토류-철 영구자석", 제8항에서 "하나 이상의 희토류 원소 R, Fe, B 및 Cu를 함유하는 합금의 주괴를 250℃ 이상에서 열처리하여 형성시킨 개선된 보자력(보자력)을 지닌 등방성(등방성) 희토류-철 영구자석", 제14항에서 "하나 이상의 희토류 원소 R, Fe, B 및 Cu를 함유하는 합금분말 및 유기결합제를 함유하는 희토류-철 영구자석", 제22항에서 "하나 이상의 희토류원소 R, Fe, B 및 Cu를 함유하는 합금으로부터 주괴를 형성하고 주괴를 500℃ 이상에서 열가공하여 결정입자를 미분(미분)한 후 이의 결정축을 특정 방향으로 정렬시켜 자기적으로 이방성이 되도록 함을 특징으로 하여 희토류-철 영구자석을 제조하는 방법", 제30항에서 "하나 이상의 희토류 원소 R, Fe, B 및 Cu를 함유하는 합금으로부터 주괴를 형성하고 주괴를 250℃ 이상에서 열처리하여 보자력을 증가시킴을 특징으로 하여 희토류-철 영구자석을 제조하는 방법"이라 기재된 5개의 독립항이고, 인용발명(1)(일본 공개특허공보 소 61-268006호, 이방성자석)의 특허청구 범위는 "희토류, 철 및 붕소를 기본성분으로 하는 합금자석에 있어서 온간소성가공(온간소성가공, 원심결에서 냉간가공이라고 표기한 것은 오기로 보인다)에 의해 자석 이방성(이방성)을 갖도록한 것을 특징으로 하는 이방성 자석"이며, 인용발명(2)(일본 공개특허공보 소 60-218457호, 영구자석합금)의 특허청구 범위는 "(1) Ce-Nd-Pr-Fe-Cu-B계 합금에 있어서 희토류 원소 R과 다른 원소 M과의 원자비를 Z(Z= M의 원자수/ R의 원자수)로 하고 R 중에서 원자수의 비율을 R= Ce1+a-b Nda Prb로 하고, 또한 M 중에서 원자수의 비율을 M= Fe1-x-y Cux By로 나타낼 때, 계수 a, b, x, y, z가 0.05 ≤ a ≤ 0.7, 0.05 ≤ b ≤ 0.7, 0.01 ≤ x ≤ 0.2, 0.001 ≤ y ≤ 0.15, 4.0 ≤ z ≤ 9.0의 수치를 취하는 것을 특징으로 하는 영구자석합금, (2) 제1항에 있어서, Cu의 일부를 Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta 중에서 하나 이상의 원소로 치환한 것을 특징으로 하는 영구자석합금, (3) 제1항에 있어서, B의 일부를 Al, Ga, In, Si, Ge, P, S, Bi, Sn, Pb 중에서 하나 이상의 원소로 치환한 것을 특징으로 하는 영구자석합금, (4) 제1항에 있어서, 희토류 원소의 일부를 La로 치환한 것을 특징으로 하는 영구자석합금"이며, 인용발명(3)(일본 공개특허공보 소 60-152008호, 영구자석용 재료)의 특허청구 범위는 "(1) R(Bx My Fe1-x-y)a (단, 0.01 "f x "f 0.3, 0.01 "f y "f 0.3, 4 "f a "f 16)인 조성식으로 나타내고, 상기 조성식에서 M은 Mn, Cu, Ni, Ti, V 중의 하나 이상을 조합시킨 것이며, R은 Y를 포함하는 희토류원소 La, Ce, Pr, Nd, Sm 중에서 하나 이상을 조합시킨 것을 특징으로 하는 영구자석용 재료, (2) R(Bx Siy Coz Fe1-x-y-z)a (단, 0.1 "f x "f 0.3, 0.01 "f y "f 0.3, 0.01 "f z < 0.98, 4 "f a "f 16)인 조성식으로 나타내고, 상기 조성식에서 M은 Mn, Cu, Ni, Ti, V 중의 하나 이상을 조합시킨 것이며, R은 Y를 포함하는 희토류원소 La, Ce, Pr, Nd, Sm 중의 하나 이상을 조합시킨 것을 특징으로 하는 영구자석용 재료"이고, 인용발명(4)(일본 공개특허공보 소 60-63304호, 희토류, 보론, 철계 영구자석용 합금분말의 제조방법)의 특허청구 범위는 "R(단, R은 Y를 포함하는 희토류 원소 중 하나 이상이다)은 10 원자%∼30 원자%, B는 2 원자%∼28 원자%, Fe는 65 원자%∼82 원자%를 주성분으로 하는 주조괴(주조괴)를 금속면이 노출하도록 파단(파단)한 후 파단괴(파단괴)를 밀폐용기를 넣어 용기 내의 공기를 수소가스(H2)로 치환한 후, 이 용기내에 200Torr∼50Kg/㎠의 수소가스(H2)를 공급하여 얻은 자연붕괴 합금분말을 탈수소(탈수소) 처리한 후 다시 미분쇄한 것을 특징으로 한 희토류, 보론, 철 계통 영구자석용 합금분말의 제조방법"에 관한 것이다.

2. 원심의 인정과 판단

본원발명의 조성물인 R-Fe-B-Cu(R은 Pr, Nd, Pr-Nd 합금, Ce-Pr-Nd 합금 및 희토류 원소 중에서 선택한다)는 인용발명(2)의 Ce-Nd-Pr-Fe-Cu-B와 인용발명(3)의 R-B-M-Fe(R은 Y 등의 희토류 원소 중에서 선택하고, M은 Mn, Cu, Ni 중에서 선택한다)로 되는 조성물과 유사하고, 제조방법에 있어서 본원발명이 열간가공에 의해 자석재료 합금에 자성을 부여한 후 분쇄하는 것은 인용발명(2)의 열처리에 의해 보자력이 부여되고 그 후 분쇄한다는 것과 유사하므로, 결국 본원발명의 조성물과 제조방법이 인용발명(1), (2), (3), (4)에 의하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자라고도 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이라 할 것이어서 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제2항 에 의하여 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다.

3. 당원의 인정과 판단

가. 구 특허법 제6조 제2항 의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다 ( 당원 1991. 10. 22. 선고 90후2003 판결 등 참조).

나. 그러므로 기록에 의하여 본원발명과 인용발명들을 대비하여 보기로 한다.

(1) 먼저 인용발명(1), (4)와 대비하건대, 자석의 자료에 있어서 본원발명에는 구리(Cu)성분이 있는 반면, 위 인용발명들에는 구리성분이 없으며, 그 제조방법에 있어서도 인용발명들은 자석재료 합금에 자성(자성)을 부여하기 전에 합금을 미분쇄(미분쇄)한 다음 자성을 부여하면서 소결(소결) 방법에 의하여 자석을 제조하는 것임에 반하여, 본원발명은 열간가공(열간가공)에 의하여 기계적으로 배향된 주조주괴를 만들어 합금에 구리를 첨가하고 자성을 부여한 후 이를 분쇄하여 자석을 제조하는 것인바, 희토류-철 계통의 합금은 산소에 대하여 매우 활성이 높아 자석재료를 미분쇄하는 경우 표면적이 증가함에 따라 산화가 더 많이 되므로 합금 중의 산소 농도가 증가하여 자성을 저하시키는데, 본원발명에서는 자석재료인 합금자체의 미분쇄공정을 생략함으로써 인용발명들에 비하여 공정이 단순하고 산화가 덜 되며, 구리성분으로 인하여 열가공시의 기계적 배향에 의한 자석의 이방성화(이방성화)에 있어서 자기화가 용이한 축의 가압방향으로 평행한 방향으로의 결정입자의 정렬도를 증가시켜 균일한 구조를 형성하여 자석의 에너지 및 보자력을 증가시킴으로써 인용발명에 비하여 보다 저렴하고 고성능을 지닌 영구자석을 만들 수 있는 방법이라 하겠다.

(2) 한편 인용발명(2), (3)과 대비하건대, 자석은 그 조성물질이 다를 경우에 그 성질이나 성능이 달라질 뿐만 아니라 조성물질의 성분이 같더라도 그 제조방법에 따라 그 성질이나 성능이 달라진다고 할 것인데, 인용발명들은 영구자석용 합금의 성분이나 자석재료 그 자체이고 자석의 제조방법에 관한 것이 아님이 명백하므로, 자석의 제조방법인 본원발명과는 그 권리범위를 서로 달리한다 하겠다.

다. 그렇다면, 본원발명과 인용발명들은 그 목적이나, 기술적 구성, 작용 효과가 서로 다를 뿐만 아니라, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용 효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되므로 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 본원발명을 용이하게 추고할 수는 없다 할 것인데도 불구하고, 원심은 이 점에 관하여 제대로 심리를 하지 아니한 채 본원발명이 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단하고 말았으니 그러한 원심결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나, 심리를 다하지 아니하므로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

4. 그러므로 원심결을 파기하여 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.