[1] 상표법 제7조 제1항 제10호 의 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업에 사용되는 상표’의 의미

[2] 저명상표와 동일·유사하지 않은 상표라도 상표법 제7조 제1항 제10호 의 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부(적극)

[3] 등록상표 “ ”가 선등록상표 “ ”와 대비하여 상표법 제7조 제1항 제10호 의 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부(적극)

[1] 상표법 제7조 제1항 제10호 의 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업에 사용되는 상표’는 ‘저명상표’로서, 그 상표가 거래자나 일반 수요자에게 널리 알려졌을 뿐만 아니라 그것이 표시하는 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 거래자나 일반 소비자에게서 양질감을 획득하여 여타 상표들에 비하여 우월적 지위를 가지는 것을 가리킨다.

[2] 상표법 제7조 제1항 제10호 는 그 적용요건으로서 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려’만을 규정하고 있을 뿐, 문제된 상표와 저명상표의 동일 또는 유사를 요건으로 규정하고 있지 아니하다. 따라서 저명상표와 유사하지 않은 상표라도 그 상표의 구성이나 관념 등을 비교할 때 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 쉽게 연상되거나 타인의 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면, 그러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제10호 의 규정에 의하여 등록될 수 없다.

[3] 등록상표 “ ”가 상표 자체로는 선등록상표 “ ”와 유사하지 않으나, 상표의 구성과 관념에 밀접한 연관성이 있고 지정상품이 동일하거나 유사하여, 거래자나 일반 소비자들로 하여금 등록상표로부터 선등록상표 또는 그 상표가 사용된 상품을 쉽게 연상하게 하거나 이와 밀접한 관련이 있는 것으로 오인하게 함으로써 수요자 간에 현저하게 인식된 선등록상표권자의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

[1] 상표법 제7조 제1항 제10호 [2] 상표법 제7조 제1항 제10호 [3] 상표법 제7조 제1항 제10호

[2] 대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 (공1996상, 958) 대법원 1996. 10. 11. 선고 95후1944 판결 (공1996하, 3330) 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 (공2002하, 1587)

주식회사 태평양 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철)

주식회사 청담화장품 (소송대리인 변리사 이영화)

2006. 9. 28.

1. 특허심판원이 2006. 4. 7. 2005당2552호 사건에 대하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 원고의 등록무효 심판 청구에 대한 기각 심결의 경위

[증거] 갑 1 내지 5호증의 각 기재

가. 피고의 등록상표와 선등록상표의 내용

(1) 피고의 등록상표

① 구성 : “ ”

② 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2003. 5. 12. / 2005. 5. 21. / 제618772호

③ 지정상품 : 상표법 시행규칙 제6조 제1항 의 규정에 의한 상품류 구분 제3류의 나리싱 크림, 스킨밀크, 약용 화장수, 일반 화장수, 콜드 크림, 크린싱 크림, 파운데이션 크림, 페이스 파우더, 피부미백 크림 등(지정상품의 동일 또는 유사 여부는 이 사건의 쟁점이 아니므로 나머지는 열거하지 아니함)

(2) 원고의 선등록상표 1

① 구성 : “ ”

② 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1996. 12. 24. / 1998. 6. 1. / 제403126호

③ 지정상품 : 상품류구분 제3류의 나리싱 크림, 눈전용 크림, 영양 화장수, 메이크업 베이스, 엣센스(미용 농축액) 등

(3) 원고의 선등록상표 2

① 구성 : “ SULWHA-SOO”

② 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 6. 20. / 2001. 11. 29. / 제507614호

③ 지정상품 : 상품류구분 제3류의 나리싱 크림, 약용 화장수, 엣센스(미용 농축액), 콤팩트용 고형분 등

나. 원고의 등록무효 심판 청구와 기각 심결

원고는 피고의 등록상표가 원고의 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다는 이유로 등록무효 심판을 청구하였다.

특허심판원은 2006. 4. 7. 등록상표와 선등록상표들은 외관과 호칭 및 관념이 모두 상이하여, 이들 상표가 동일, 유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 없으므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

2. 원고의 심결 취소 사유 주장의 요지

가. 상표법 제7조 제1항 제7호 에 관한 주장

등록상표와 선등록상표들은 모두 3음절로 발음되는바, 첫 번째와 세 번째 음절이 각각 ‘설’과 ‘수’로 동일하므로 호칭이 유사하다. 또한, 일반 수요자들은 등록상표인 “설로수” 중 각각의 글자가 한자 ‘설’, ‘로’, ‘수(또는 수)’에 대응하는 것으로 직감할 것이므로 선등록상표 1과 관념도 유사하다. 따라서 등록상표는 전체적으로 볼 때 선등록상표들과 유사한 상표에 해당한다. 또한, 등록상표와 선등록상표들은 지정상품도 상품류구분 제3류의 나리싱 크림 등 화장품들로서 동일 또는 유사하다.

따라서 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

나. 상표법 제7조 제1항 제9 , 10 , 11 , 12호 에 관한 주장

등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호 에 규정된 ‘타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 원고의 선등록상표들과 유사한 상표’, 또는 같은 항 제10호 에 규정된 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표’, 또는 같은 항 제11호 에 규정된 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 각 해당한다. 또한, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 규정된 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 원고의 선등록상표들과 동일 또는 유사한 상표로서, 선등록상표의 저명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선등록상표에 대한 양질감을 훼손시켜 원고에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’에 해당한다.

3. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부에 대한 판단

등록상표가 선등록상표들과 유사한 상표에 해당하는지 여부에 대하여 본다.

먼저 외관을 살펴보면, 등록상표인 “설로수”는 한글 3글자가 가로 방향으로 나열된 문자상표이다. 한편, 선등록상표 1은 눈꽃을 나타내는 한자 ‘설화’와 빼어나다는 뜻을 나타내는 한자 ‘수’가 세로 방향으로 나열된 문자상표이며, 선등록상표 2는 영문자 ‘SULWHA’와 ‘SOO’가 하이픈으로 연결되어 가로방향으로 나열된 문자상표이다. 그러므로 등록상표는 선등록상표들과 외관이 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

다음으로 호칭을 대비하여 보면, 등록상표와 선등록상표들은 모두 3음절로 발음되고, 특히 등록상표와 선등록상표 1은 첫 번째와 세 번째 음절이 각 ‘설’과 ‘수’로서 동일하게 발음되기는 한다. 그러나 등록상표와 선등록상표 1은 두 번째 음절의 발음이 ‘화’와 ‘로’로서 명백히 다르고 음운학상으로 이 부분의 발음이 묵음화 또는 약음화된다고 볼 수 없으므로, 이를 전체적으로 호칭하는 경우 서로 상이하게 청감된다. 따라서 등록상표는 선등록상표들과 호칭이 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

나아가 관념을 대비하여 보면, 등록상표인 “설로수”는 한글 자체만로는 별다른 관념을 갖지 아니하므로, 선등록상표들과 관념이 동일 또는 유사하다고도 볼 수 없다.

그러므로 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다고 볼 수 없다.

4. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하는지 여부에 대한 판단

가. 상표법 제7조 제1항 제10호 의 적용요건에 관한 법리

상표법 제7조 제1항 제10호 는 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

이 경우 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업에 사용되는 상표’는 이른바 ‘저명상표’로서, 그 상표가 거래자나 일반 수요자에게 널리 알려졌을 뿐만 아니라 그것이 표시하는 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 거래자나 일반 소비자에게서 양질감을 획득하여 여타 상표들에 비하여 우월적 지위를 가지는 것을 가리킨다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제10호 의 저명상표에 해당하는지 여부는 그 상표를 사용한 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 거래실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 종합하여 판단하여야 하고, 판단의 기준시는 등록상표의 출원시라고 보아야 한다( 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 참조).

한편, 상표법 제7조 제1항 제10호 는 그 적용요건으로서 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려’만을 규정하고 있을 뿐, 문제된 상표와 저명상표의 동일 또는 유사를 요건으로 규정하고 있지 아니하다. 또한, 오늘날 기업들은 경영 다각화를 통하여 여러 관련 업종에 광범위하게 진출하고 있고, 신제품에 대하여 새로운 상표를 사용하는 대신 기존 저명상표 또는 그 하위 상표(sub brand)를 이용하여 신제품에 대한 광고비용을 절감하면서 기존 저명상표의 인지도까지 확대 강화하는 소위 ‘브랜드 확장전략’을 마케팅의 기법으로 흔히 사용하고 있다.

따라서 저명상표와 유사하지 않은 상표라도 그 상표의 구성이나 관념 등을 비교할 때 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 쉽게 연상되거나, 타인의 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면, 그러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제10호 의 규정에 의하여 등록될 수 없다고 보아야 한다( 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조).

나. 선등록상표 1이 ‘저명상표’에 해당하는지 여부

갑 7, 10, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고는 1997년 경희대 한의대와 공동연구를 통하여 한방화장품을 개발하고, 그 무렵부터 선등록상표 1을 위 한방화장품 등의 상표로 사용하여 온 사실(이하 선등록상표 1이 사용된 제품을 ‘설화수 제품’이라고 한다), ② 설화수 제품의 판매실적은 첫해인 1997년에 127억 원을 기록한 이래 매년 급증하여 2000년 1,013억 원, 2001년 1,646억 원, 2002년 2,447억 원에 달하였고, 등록상표의 출원시인 2003년에는 2,790억 원에 이른 사실, ③ 원고는 설화수 제품의 광고비용으로 2001년에 3,500만 원, 2002년에 4,200만 원, 2003년에 19억 3,500만 원을 각 지출한 사실, ④ 설화수 제품은 2001년에 한국능률협회가 선정한 대한민국 마케팅 대상 명품상을 수상하였고, 2002년과 2003년에는 위 협회가 선정한 여성 기초화장품 부문 브랜드파워 1위 제품으로 선정된 사실을 각 인정할 수 있다. 위 사실들을 종합하여 보면, 선등록상표 1은 등록상표의 출원일인 2003. 5. 12. 무렵에는 거래자나 일반 소비자들 사이에서 현저하게 알려진 저명상표였다고 판단된다.

다. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하는지 여부

등록상표와 선등록상표 1은 모두 3음절로 된 문자상표로서, 첫 번째와 세 번째 음절이 ‘설’과 ‘수’로서 동일하게 발음되므로, 두 상표는 구성에 밀접한 연관성이 있다.

또한, 선등록상표 1은 눈꽃을 나타내는 한자 ‘설화’와 빼어나다는 뜻을 나타내는 한자 ‘수’가 결합하여, 거래자나 일반 수요자로 하여금 ‘눈꽃처럼 희고 깨끗한 빼어난 아름다움’을 연상시킨다. 한편, 등록상표인 “설로수”는 한글로만 구성된 문자상표로서 그 자체로서는 별다른 관념을 지니지 아니하지만, 우리나라 일반인의 한자 교육 수준에 비추어 볼 때 거래자나 일반 수요자가 등록상표를 눈과 이슬 및 물을 나타내는 한자 ‘설로수’를 한글로 음역한 문자상표로 인식하고 ‘눈과 이슬처럼 희고 깨끗한 아름다움’으로 관념할 수도 있다고 추단된다. 따라서 두 상표는 관념에도 밀접한 연관성이 있다.

더욱이, 등록상표와 선등록상표 1은 지정상품이 상표법 시행규칙 제6조 제1항 의 규정에 의한 상품류 구분 제3류의 화장품들로서 동일 또는 유사하다.

결국, 등록상표는 상표 자체로는 선등록상표 1과 유사하지 않으나, 상표의 구성과 관념에 밀접한 연관성이 있고 또 지정상품이 동일하거나 유사하여, 거래자나 일반 소비자들로 하여금 등록상표로부터 선등록상표 1 또는 그 상표가 사용된 상품을 쉽게 연상하게 하거나, 이와 밀접한 관련이 있는 것으로 오인하게 함으로써 수요자 간에 현저하게 인식된 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단된다.

5. 결 론

그렇다면 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호 의 규정에 해당하여 등록을 받을 수 없으므로, 나머지 주장들에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 상표등록이 무효로 되어야 한다.

따라서 위와 결론을 달리하는 심결은 위법하여 취소되어야 하므로, 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.