나. 의장에 있어서 객관적 창작성의 판단기준

나. 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 진보성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 고안들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하면 그것은 단지 공지된 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다.

원심심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록의장의 형상은 이미 공지된 것이므로 그 표면에 배하여진 무늬모양을 중심으로 살펴보면, 초코렛 포장상자에 있어서 직사각형의 테두리와 그 내부의 커다란 타원형은 이 의장이 속하는 분야에 있어서 이미 공지된 의장이라 인식되므로 대비의 의미가 없다고 할 것이고 인용의장은 네 모서리의 무늬모양이그림(1) 과 같음에 비하여 등록의장은 그림(2) 와 같으며 직사각형 내부와 타원형의 외부 사이에 배치된 무늬도 서로 다르고 바탕의 색채에도 차이가 있으며 등록의장은 좌측 상단에 둥근 원과 별모양을 특징적으로 도시하고 있어 전체적인 모양이 인용의장들과 상이하므로 이 사건 등록의장은 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 고안자의 새로운 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되므로 인용의장들과는 서로 유사하지 아니한 의장이라고 판단하였다.

그러나 의장의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 두 의장은 유사하다고 보아야 하고 (당원 1991.3.22. 선고 90후1628 판결 등 참조), 또한 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 진보성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 고안들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하면 그것은 단지 공지된 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다고 할 것이다 (당원 1991.11.8. 선고 91후288 판결; 1992.4.24. 선고 91후1144 판결 등 참조).

이와 같은 관점에서 등록의장과 인용의장들을 대비하여 보면, 등록의장은 1989.12.30. 출원하여 1990.11.27. 등록된 것으로서 그 표면에 무늬를 인쇄한 얇은 두께의 직육면체 초코렛 포장상자의 형상과 모양의 결합을 고안의 요지로 하고 있고, 인용의장들은 1988. 반포된 간행물인 일본 주식회사 롯데의 제품 카다로그 중 V.I.P. 초코렛의 포장상자 내지 포장지의 의장들인바, 양 의장은 형상이 극히 유사하고, 그 표면의 무늬를 살펴볼 때 외곽에 띠로써 직사각형의 테두리를 만들고 그 내부에 타원형을 배치하여 타원형 내부에는 제품명등을 표시하고 타원형 외부와 직사각형의 내부 사이에는 불규칙한 무늬들을 나열한 점에서 유사하며, 색채에 있어서도 등록의장이 타원형 내부의 바탕색을 청색으로 그 외부의 바탕색을 은색으로 채색함으로써 인용의장들 중 중앙에 위치한 의장과 유사하고, 다만 양 의장은 원심심결 이유에서 본 바와 같이 직사각형 모서리의 무늬와 직사각형 내부와 타원형의 외부 사이에 배치된 무늬가 서로 다르고 등록의장의 좌측 상단에는 내부에 6개의 별이 그려진 원과 그 외부에 한개의 별모양을 배치시킨 점이 다른바, 양 의장은 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 표면무늬의 기본적인 구도가 매우 유사하여 위와 같은 모서리와 바탕무늬의 부분적인 미감의 차이에도 불구하고 전체적으로 느껴지는 심미감은 그다지 상이하지 않고, 위와 같은 부분적인 차이는 이 사건 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자가 인용의장에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것 즉 등록의장의 출원 전에 공지된 의장을 상업적, 기능적으로 약간 변형한 것에 불과하여 이로써 등록의장의 객관적 창작성을 인정하기도 어렵다고 판단되며, 등록의장의 좌측 상단에 6개의 별모양을 담은 빨간색 원과 원 바깥에 하나의 별모양을 배치한 부분은 인용의장과 유사하다고 볼 수 없는 것이지만 이는 피심판청구인의 상표로서 이미 공지된 표장이며 피심판청구인이 눈에 뜨이기 쉬운 적절한 위치에 자기 회사의 상표를 부착한 것에 불과하고 위 상표부분이 이 사건 등록의장과 불가분적으로 결합되어 전체적으로 새로운 심미감을 일으킨다고 보기도 어렵다고 할 것이어서 이로써 이 사건 등록의장이 인용의장과 차별화될 수 있는 창작성을 가지게 되었다고 할 수는 없으며 위와 같은 상표의 부착으로 피심판청구인의 제품과 다른 회사의 제품의 구별이 쉬워질 수 있다고 하더라도 이는 자타상품의 식별을 목적으로 하는 상표가 그 본래의 기능을 발휘한 결과이지 의장이 차별화된 때문이라고 보기는 어렵다.

따라서 이와 다른 취지의 원심심결에는 의장의 유사 여부 및 창작성에 관한 법리를 오해한 위법이 있으므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.