특허법원 2006.12.14.선고 2006허1742 판결 | 리걸엔진

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특허법원 2006.12.14.선고 2006허1742 판결

거절결정(특)

사건

2006허1742 거절결정 ( 특 )

원고

정용석

서울

소송대리인 변리사 유상건

피고

특허청장

소송수행자 정성중

변론종결

2006. 11. 9 .

판결선고

2006. 12. 14 .

주문

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고가 부담한다 .

청구취지

특허심판원이 2006. 1. 26. 2005원4423호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다는 판결 .

이유

1. 원고의 특허출원 거절결정 불복 심판청구에 대한 기각심결의 경위

[ 증거 ] 갑 1 내지 4호증, 을 1, 2호증의 각 기재

가. 이 사건 출원발명의 내용

원고가 2002. 8. 9. 제10 - 2002 - 47130호로 출원한 “ 가상 아이템과 인센티브 제공을 통한 마케팅 방법 및 시스템 ” 으로서 그 청구범위와 도면은 별지 1 기재와 같다 .

나. 원고의 특허출원 거절결정 불복 심판청구와 기각심결 ( 1 ) 특허청은 2005. 6. 9. 출원발명은 생활설계 결과 또는 컨설팅 결과를 물리적으로 산출하는 처리과정이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 발명으로 성립될 수 없다 .

는 이유로 원고의 특허출원을 거절하는 결정을 하였다 . ( 2 ) 원고는 2005. 7. 8. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하고 2005. 8. 8. 보정서를 제출하였으나, 심사관은 원고의 보정이 특허법 제47조 제3항, 제47조 제4항 제2호에 위반된다는 이유로 각하결정을 하면서 원결정을 유지하였고, 특허심판원은 2006 .

1. 26. 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다 .

① 보정된 청구항 1 발명은 데이터베이스 등을 도구로써 이용한 인위적 결정 그 자체일 뿐 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 특허를 받을 수 없으므로 제47조 제4항 제2호에 위반되어 부적법하다. 또한, 복수의 청구항이 보정된 경우 어느 한 청구항의 보정에 각하사유가 있으면 보정 전부가 각하되어야 하므로, 심사관의 보정 각하결정은 정당하다 .

② 보정 전 청구항 1 발명은 데이터베이스 등을 도구로써 이용한 인위적 결정 자체일 뿐 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명으로 성립되었다고 볼 수 없어 특허를 받을 수 없다. 또한, 청구항이 복수인 경우에 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다 .

2. 이 사건의 쟁점과 원고 주장의 요지

이 사건의 쟁점은 출원발명 중 청구항 1항이 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명으로서 완성되었는지 여부에 있는바, 이에 관한 원고 주장의 요지는 아래와 같다 .

가. 청구항 1 발명은 각 단계의 처리과정이 전제부에 기재된 ' 아이템 서버 ’ 물리적인 메모리와 프로세스를 통하여 수행되고 있어 자연법칙을 이용한 것으로 보아야 하므로 특허법상의 발명에 해당한다 .

나. 청구항 1 발명은 비즈니스모델 발명으로서 각 단계를 수행하는 기술적 수단 사이의 구체적인 결합관계가 청구범위와 발명의 상세한 설명에 상세히 기재되어 있으므로 발명으로서 완성되었다 .

3. 보정 각하결정의 당부에 대한 판단

원고는 거절불복 심판청구 후인 2005. 8. 8. 청구항 1, 12, 25, 28 중 “ 생활설계 요청을 수신하는 단계 ” 를 “ 생활설계를 요청하는 생활설계 요청을 수신하는 단계 ” 로, “ 생활설계 결과를 산출하는 단계 ” 를 “ 생활설계에 대한 생활설계 결과를 산출하는 단계 ” 로 , “ 컨설팅 요청을 수신하는 단계 ” 를 “ 컨설팅을 요청하는 컨설팅 요청을 수신하는 단계 ” 로 각각 보정하였다 .

그런데 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 이후의 보정은 특허법 제47조 제3항 각 호에 규정된 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정 및 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에만 허용되는바, 원고의 보정은 보정 전의 기재내용을 단순히 반복한 것에 불과하여 위의 어느 경우에도 해당되지 아니하므로 ( 또한, 원고의 보정은 특허법 제47조 1항 3호의 보정기간을 도과한 것으로 보인다 ) 허용될 수 없다 .

따라서, 원고의 보정을 각하한 결정은 정당하다 .

4. 청구항 1 발명이 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 ' 발명 ' 으로서 ' 완성 ' 되었는지 여부 가. 판단기준 ( 1 ) 특허법상의 발명에 해당하는지 여부 판단기준

특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ' 발명 ' 으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아니라 인위적인 결정, 약속, 인간의 정신활동에 해당하는 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 ' 산업상 이용할 수 있는 발명의 요건을 충족하지 못함을 이유로 거절되어야 한다. 특히, 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 BM ( business method ) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다 ( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 참조 ) .

또한, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는 것으로 보아야 한다 .

( 2 ) 발명의 완성 여부 판단기준

특허발명은 완성된 것이어야 하므로, 단순한 아이디어의 제기에 그칠 뿐 이를 실현하기 위한 방법의 전부 또는 일부가 결여되어 있거나, 이를 실시하는 데 필수불가결한 구성이 청구범위에 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않은 발명은 미완성 발명에 해당하여 특허를 받을 수 없다 ( 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 참조 ) .

나. 판단

( 1 ) 청구항 1 발명의 기술적 구성 분석

청구항 1 발명은 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 BM ( business method ) 발명으로서, ① 네트워크를 기반으로 상품 구매 정보 및 가상 아이템 정보를 이용하여 아이템 서버에서 컨설팅 정보를 제공하는 방법에 있어서 ( 이하 ' 전제부의 구성 ' 이라고 한다 ), ② 사용자로부터 생활설계 요청을 수신하는 단계 ( 이하 ' 제1단계의 구성 ' 이라고 한다 ), ③ 데이터베이스로부터 미리 저장된 상기 사용자의 상품 구매 정보 , 획득 아이템을 추출하는 단계 ( 이하 ' 제2단계의 구성 ' 이라고 한다 ), ④ 추출된 상품 구매정보 및 획득 아이템을 이용하여 상기 사용자의 생활설계 기초 정보를 도출하는 단계 ( 이하 ' 제3단계의 구성 ' 이라고 한다 ), ⑤ 도출된 생활설계 기초 정보를 분야별, 영역별로 분석하거나 미리 저장된 생활설계 기준 정보와 비교하는 단계 ( 이하 ' 제4단계의 구성 ' 이라고 한다 ), ⑥ 위의 분석 또는 비교 결과를 이용하여 사용자의 생활설계 결과를 산출하는 단계 ( 이하 ' 제5단계의 구성 ' 이라고 한다 ) 및 ⑦ 그 생활설계 결과를 사용자에게 전송하는 단계 ( 이하 ' 제6단계의 구성 ' 이라고 한다 ) 로 구성되어 있다 . ( 2 ) 청구항 1 발명이 ' 발명 ' 으로서 ' 완성 ' 되었는지 여부에 대한 판단

청구항 1 발명이 이루고자 하는 기술적 과제의 요지는, 실생활과 가상세계를 이어주는 매개체로서 실물 및 추상개념과 일대일 등가인 ' 아이템 ' 을 도입하여 실물자산의 가치평가와 계획구매, 재테크 및 일생의 자금소요 분석 등 개인 생활 전반에 관한 토털 컨설팅을 제공하는 것이다. 따라서, 청구항 1 발명의 구성요소들 중 위 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분은 사용자의 생활설계 기초 정보를 분석, 비교한 후 그 결과를 이용하여 생활설계 결과를 산출하는 제4, 5단계의 구성이라고 판단된다 .

그런데, 청구항 1 발명의 청구범위에는 생활설계 기초정보를 분석, 비교하여 의미 있는 결과를 산출하는 구성이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 아니하다. 또한, 발명의 상세한 설명에도 생활설계 기초 정보를 “ 미리 정해진 컨설팅 정보 산출 방법 ” 에 따라 분석하거나 [ 갑 3호증 ( 명세서 ) 의 65 - 9면 중 8 - 9행 ], 한국인의 평균치 또는 회원 전체의 평균치와 비교, 분석하여 [ 같은 증거 65 - 28면 12 - 13행 및 65 - 29면 9 - 10행 ] 생활설계 결과를 산출한다고만 기재되어 있을 뿐, “ 미리 정해진 컨설팅 정보 산출 방법 ” 이 구체적으로 어떠한 내용의 방법인지, 생활설계 기초 정보를 한국인의 평균치 또는 회원 전체의 평균치와 구체적으로 어떠한 방식으로 비교, 분석하여 의미 있는 결과를 산출해 내는지에 대하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다. 나아가 생활설계 기초 정보에 대한 비교, 분석 및 생활설계 결과의 산출이 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 실현되는지에 대하여도 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다 .

따라서, 청구항 1 발명 중 사용자의 생활설계 기초 정보에 대한 분석, 비교 및 생활설계 결과를 산출하는 구성은 사람이 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 판단하는 과정으로 해석할 수밖에 없다. 결국, 청구항 1 발명은 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분에 사람의 정신적 판단이 개입될 수밖에 없어 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다 .

설령, 청구항 1 발명이 자연법칙을 이용하고 있는 특허법상의 발명에 해당한다고 하더라도, 출원발명의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 산출하는 방법이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 청구항 1 발명은 이를 실시하기 위한 방법의 전부 또는 일부를 결여한 미완성 발명에 해당한다고 판단된다 .

다. 소결론

따라서, 청구항 1 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 ' 발명 ' 으로서 완성되었다고 볼 수 없어 특허를 받을 수 없다. 또한, 출원발명의 청구항이 복수인 경우에 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다 .

5. 결론

그렇다면, 원고의 출원발명은 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 전체로서 거절되어야 한다. 따라서, 이와 결론을 같이한 심결은 정당하므로 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다 .