가. 상표 ‘HENNESSY'를 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제10호 소정의 저명상표로 본 사례

나. 저명상표와 동일하나 지정상품이 다른 상표의 등록 가부(소극)

가. 구 상표법 제9조 제1항 제10호 소정의 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래의 범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 대략 기준이 된다고 할 것인바, 심판청구인 회사는 1923.11.1. 프랑스에서 꼬냑의 제조 및 판매회사로서 설립된 이래 1980년도에는 상호의 약칭이자 상표인 인용상표 "HENNESSY" 꼬냑제품의 세계점유율이 17.29퍼센트에 달하고 같은 해에 우리나라에도 4,250상자가 수입되어 관광호텔 등에서 판매되었을 뿐 아니라, 96개국에 걸쳐 인용상표를 등록한 바 있으며 우리나라에도 1976년도 및 1978년도에 상품구분 제6류 지정상품으로 상표등록되어 있고, 1982년도에는 17회에 걸쳐 국내 잡지에 인용상표의 꼬냑제품을 광고선전한 이외에 인용상표가 사용된 꼬냑 등 주류와 그 선전광고물 등이 오래전부터 해외여행자의 휴대품 반입과 면세점 등에서의 유출 등으로 국내 수요자에게 널리 알려져 온 사정 등이 있다면 인용상표는 우리나라에서도 객관적으로 널리 알려진 세계적인 저명상표로 봄이 타당하다.

나. 등록상표가 저명상표와 동일한 상표에 해당하는 것이라면 비록 그 지정상품이 서로 다른 이종의 것이라도 그 상표사용은 저명상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 그 사용상품이 생산판매되는 것으로 인식되어 수요자로 하여금 상품의 출처나 영업의 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보아야 할 것이므로 위 등록상표는 구 상표법 제9조 제1항 제10호 에 해당되어 등록받을 수 없는 상표라고 할 것이다.

구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제10호

대법원 1989.6.27. 선고 88후219 판결(공1989,1165)

쏘시에떼 자 에네시 에 콩빠뉴 소송대리인 변리사 김명신 외 2인

휘립프스-반 휴우센 코오포레이션 소송대리인 변리사 차윤근 외 1인 변호사 박성귀

특허청 1987.12.31.자 85항당167 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

원심결이유에 의하면 원심은, 본건 등록상표는 영문자로 "HENNESSY"라 횡서하여서 된 문자상표로서 상품구분 제45류 신사복, 와이셔어츠, 스포오츠셔어츠 등을 지정상품으로 하여 1982.11.20. 출원하여 1984.6.20. 등록된 상표이고, 인용상표는 심판청구인 회사의 상호의 약칭이자 상표인 "HENNESSY"라고 인정한 다음 거시증거에 의하여 심판청구인 회사는 1923.11.1. 프랑스에서 꼬냑의 제조 및 판매회사로서 설립된 이래 1980년도에는 인용상표 꼬냑제품의 세계점유율이 17.29 퍼센트에 달하고 우리나라에도 1980년도에 4,250상자가 수입되어 관광호텔 등에서 판매되었을 뿐 아니라 96개국에 걸쳐 인용상표를 등록한 바 있으며 우리나라에도 1976년도 및 1978년도에 상품구분 제6류 지정상품으로 상표등록 제43367호 및 동 제57880호로 각 등록되어 있고 1982년도에는 "월간조선" 및 "신동아" 잡지에 각 5회 월간 "골프다이제스트" 잡지에 4회, "Morning calm"지에 2회 등 도합 17회에 걸쳐 국내잡지에 인용상표의 꼬냑제품을 광고 선전한 바 있으며 동남아국가를 여행한 내국인 여행객과 갑제8호증 내지 제13호증 동 제22호증의1, 제24호증의1 등을 통하여 인용상표를 인식한 사실을 인정하면서도 인용상표는 본건 상표의 등록출원일 전 1년간 17회에 걸쳐 국내잡지에 광고 선전된 데 불과하고 인용상표의 제품은 수입승인제한품목이어서 관광호텔 등 특정업소에서만 판매된 점에 비추어 위와 같은 사정만으로는 거래사회의 실정에 비추어 본건 등록상표의 출원 당시에 인용상표가 객관적으로 수요자간에 현저히 인식된 것이라고 단정하기 어렵다고 판단하였다.

그러나 상표법 제9조 제1항 제10호 의 소정의 이른바 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래의 범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 대략 기준이 된다고 할 것인바 ( 당원 1989.6.27. 선고 88후219 판결 등 참조), 기록에 의하면 원심이 위에서 인정하고 있는 사실 이외에 이 사건 인용상표가 사용된 꼬냑 등 주류와 그 선전광고물 등이 오래 전부터 해외여행자의 휴대품반입과 면세점 등에서의 유출 등으로 국내 수요자에게 널리 알려져 온 점과 특허청이1978.9.경 국내 관련업계의 제보 및 외국의 자료에 의하여 작성한 "일류상품조사자료"에도 인용상표가 주류에 있어 세계적으로 유명한 상표라고 기재되어 있는 점을 알 수 있으므로 위와 같은 여러 사정을 종합하면 인용상표는 우리나라에서도 객관적으로 널리 알려진 세계적인 저명상표로 봄이 타당하다 할 것이다.

또한 원심결은 본건 등록상표가 인용상표와 동일한 상표에 해당하는 것임을 확정하고 있는 바, 이와 같이 본건 등록상표가 인용상표와 동일한 상표에 해당하는 것이라면 비록 그 지정상품이 서로 다른 이종의 것이라도 그 상표사용은 저명상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 그 사용상품이 생산 판매되는 것으로 인식되어 수요자로 하여금 상품의 출처나 영업의 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보아야 할 것이므로 본건 등록상표는 상표법 제9조 제1항 제10호 에 해당되는 상표라 할 것이다.

그렇다면 원심이 본건 등록상표가 상표법 제9조 제1항 제10호 소정의 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 채증법칙을 위반하였거나 같은 법에 관한 법리를 오해하여 심결에 영향을 미친 위법을 범하였다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대하여 더 판단할 필요없이 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.