가. 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다. 나. 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다. 다. 특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이나, 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있다.

가. 특허무효의 사유가 있는 경우 법원이 특허의 무효심판절차 아닌 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 있는지 여부(소극)

나. 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 법원이 무효심결 없이 다른 소송에서 그 권리범위를 부정할 수 있는지 여부(소극)

다. 특허발명에 있어 신규성과 진보성의 판단기준

가. 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다.

나. 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다.

다. 특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이나, 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다.

가.나. 특허법 제133조 나.다. 같은 법 제97조 , 제135조 다. 같은 법 제29조

가. 대법원 1962.11.1. 선고 62다404 판결(집10④민177) 나. 대법원 1983.7.26. 선고 81후56 전원합의체판결(공1983,1334) 1987.7.24.자 87마45 결정(공1987,1514) 1991.9.24. 선고 90후2119 판결(공1991,2615)

에프.호프만 - 라 롯슈 에이지 소송대리인 변호사 임동진 외 2인

제일제당주식회사 소송대리인 변호사 장순호

서울고등법원 1991.7.29. 자 90라109 결정

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

재항고이유를 본다.

1. 원심결정 이유에 의하면 원심은, 신청인이 “알파 - 2A 인터페론”의 제조방법에 관한 (특허번호 1 생략)(형질전환된 대장균 속 미생물을 배양 성장시켜 인터페론을 회수하는 방법), (특허번호 2 생략)(전서열이 제거된 인터페론 유전자를 플라스미드에 삽입시키고 Trp프로모터와 연결시킴을 특징으로 하는 재조합 플라스미드의 제조방법), (특허번호 3 생략)(재조합 플라스미드를 대장균내에 삽입시켜 대장균 속 미생물을 형질전환시키는 방법)로 등록된 특허권을 보유하고 있는데, 피신청인이 인터페론을 제조하는 방법은 신청인의 위 특허권 제조방법과 그 구조 및 작용 효과가 동일 또는 유사한 것이라는 이유로 그 제조, 판매 등의 금지를 바라는 이 사건 가처분신청에 대하여, 피신청인이 인터페론을 제조하는 방법은 신청인의 특허 (특허번호 2 생략)와는 현저한 차이가 있어 그 기술적 구성 및 사상을 달리하는 것이고, 신청인의 (특허번호 1 생략), (특허번호 3 생략)는 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허무효사유에 해당하여, 특허무효심결을 기다릴 것 없이 무효라고 판단하여 배척하였다.

2. 그러나 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다.

3. 다만 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것이나 ( 당원 1964.10.22. 선고 63후45 판결 ; 1983.7.26. 선고 81후56 판결 각 참조), 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다.

원심이 들고 있는 판례( 당원 1983.7.26. 선고 81후56 판결 ; 1987.7.24. 자 87마45 결정 )는 이와 같이 신규성이 없는 특허의 권리범위를 인정할 수 없다는 취지이지, 신규성은 있으나 진보성이 없는 특허의 권리범위를 부정하는 취지는 아니다.

4. 특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다.

그러나 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다.

5. 그렇다면 원심판결에는 특허무효의 법리와 특허발명의 신규성과 진보성에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 재항고이유의 나머지 점에 관한 판단을 할 것 없이 원심결정을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.