타인의 등록상표권을 침해하였다는 행위가 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에 이루어졌다고 하더라도, 그 후 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되었다면 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로, 그와 같은 행위를 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없다.

상표권을 침해한 행위가 있은 후에 상표등록무효심결이 확정된 경우, 그 행위가 상표법 제93조 에 정한 상표권 침해행위에 해당하는지 여부(소극)

상표법 제71조 제3항 , 제93조

대법원 1996. 5. 16. 선고 93도839 전원합의체 판결 (공1996상, 1783)

피고인

피고인

서울동부지법 2004. 12. 29. 선고 2004노453 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 서울동부지방법원 합의부로 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.

타인의 등록상표권을 침해하였다는 행위가 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에 이루어졌다고 하더라도, 그 후 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되었다면 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로, 그와 같은 행위를 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없다 ( 대법원 1996. 5. 16. 선고 93도839 전원합의체 판결 참조).

이 사건 공소사실의 요지는 피고인이 2001. 12. 6.부터 2003. 2. 27.경까지 특허청에 등록된 피해자 주식회사 장수산업(이하 ‘장수산업’이라 한다)의 등록상표인 장수돌침대(등록번호 0521717, 이하 ‘이 사건 상표’라 한다)와 유사한 모양의 상표인 ‘장수토가돌침대’를 부착한 돌침대 약 110개를 제조하여 판매 또는 소지함으로써 장수산업의 상표권을 침해하였다는 것인데, 기록에 의하면, 피고인 등이 장수산업을 상대로 특허심판원에 이 사건 상표의 무효를 주장하여 2004. 10. 30. 등록무효의 심결을 받았고, 이에 대한 장수산업의 위 무효심결 취소청구의 소가 특허법원 2005. 4. 8. 선고 2004허8015 판결 로 기각되고, 그 상고도 대법원 2005. 7. 14. 선고 2005후1196 판결 로 기각됨으로써, 원심판결 이후에 이 사건 상표에 대한 상표등록무효심결이 확정되었음이 명백하다.

그렇다면 이 사건 상표는 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되어, 공소사실 기재와 같은 피고인의 행위가 장수산업의 이 사건 상표권을 침해하였다고 볼 수 없으므로 원심판결은 더 이상 유지될 수 없고, 이를 지적하는 피고인의 상고이유의 논지는 이유 있다.

나아가 이 사건 상표의 등록일은 2002. 5. 29.이므로 그 상표등록 이전의 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없을 것임에도, 상표등록 이전의 행위가 포함된 이 사건 공소사실을 모두 그대로 유죄라고 판단한 원심에는 이 점에서도 상표법의 법리를 오해한 잘못이 있음을 밝혀 둔다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형