서울중앙지방법원 2014.12.24. 선고 2013가합85597 판결

피고는 원고들에게 각 150,000,000원 및 위 각 금원 중 75,000,000원에 대하여는 2013. 12. 4.부터, 나머지 75,000,000원에 대하여는 이 사건 청구취지 변경신청서 부본 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

이유

1. 기초사실

가. 원고들의 특허발명

1) 명칭 : 노랑다발 동충하초로부터 아토피성 피부염 억제 성분을 추출하는 방법 및 그를 포함하는 아토피성 피부염 예방 또는 치료용 조성물

2) 출원일 / 출원번호 : 2011. 3. 22. / 제10-2011-0025336호

3) 등록일 / 등록번호 : 2011. 10. 27. / 제10-1079221호

4) 특허권자 : 원고들

5) 특허청구범위(아래 제1, 9항을 포함한 전체 청구항은 별지 원고 특허발명 목록 기재와 같으며 이하 '원고 특허발명'이라 한다)

【청구항 1】 노랑다발 동충하초를 물에 넣고 가열하는 열수 추출 단계 및 상기 열수 추출 단계로부터 얻어진 추출물로부터 다당류 성분을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 아토피성 피부염 억제용 추출물의 추출 방법.

【청구항 9】 노랑다발 동충하초를 물에 넣고 가열하는 추출 단계 및 상기 추출물로부터 다당류 성분을 제거하는 단계를 포함하는 방법으로부터 추출되는 것을 특징으로 하는 아토피성 피부염 완화 또는 개선용 추출물.

나. 원고들과 피고 사이의 기술이전계약 체결

원고들과 피고는 2013. 1.경 원고 특허발명에 관하여 아래와 같은 내용으로 아토피 치료제 기술이전계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였다.

다. 주식회사 대웅의 특허출원

피고는 이 사건 계약에 따라 원고 특허발명을 바탕으로 노랑다발 동충하초의 유효성분에 대한 연구를 진행하였고, 주식회사 대웅은 2012. 4. 13. 아래와 같은 발명을 출원하였다.

1) 명칭 : 퓨린 유도체 또는 그의 염을 포함하는 아토피성 피부염의 예방 또는 치료용 조성물

2) 출원일 / 출원번호 : 2012. 4. 13. / 제10-2011-0025336호

3) 공개일 / 공개번호 : 2013. 10. 22. / 제10-2013-0115727호

4) 출원인 : 주식회사 대웅

5) 특허청구범위(아래 제1항을 포함한 전체 청구항은 별지 피고 특허발명 목록 기재와 같으며 이하 '피고 특허발명'이라 한다)

【청구항 1】 유효성분으로서 하기 화학식 1의 화합물 또는 약학적으로 허용 가능한 그의 염을 포함하는, 아토피성 피부염의 예방 또는 치료용 약학 조성물:

< 화학식 1 >

라. 주식회사 대웅의 약리시험 중 사망개체 발생 등

1) 주식회사 대웅은 이 사건 계약 및 지식경제부 과제와 관련하여 노랑다발 동충하초 추출물(이하 '이 사건 유효성분'이라 한다)을 이용한 천연물 아토피 치료제 개발을 진행하였고, 안전성 평가 연구소가 2013. 2.경 이 사건 유효성분이 중추신경계, 호흡기계 및 심혈관계에 미치는 영향을 평가하기 위하여 비글견을 대상으로 진행한 안정성 약리시험(이하 '이 사건 시험'이라 한다)에서 중용량(500㎎/㎏, 피하투여) 및 고용량(1500㎎/㎏, 피하투여)이 투여된 개체가 사망하여 이 사건 시험이 중단되었다.

2) 주식회사 대웅은 이후 이러한 이상반응의 원인을 규명하기 위한 시험을 진행한 후 최종적으로 안정성 약리시험에서의 치명적인 이상 반응(사망례)은 이 사건 유효성분에 기인하는 것으로 판단하였고, 이 사건 유효성분의 임상시험에서의 안정성을 확보할 수 없다는 이유로 개발을 조기 종료하는 것으로 결정하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4 내지 10호증, 을 제50호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지

2. 손해배상청구에 관한 판단

가. 원고들의 주장

1) 피고는 이 사건 계약이 체결되고 상당한 기간이 지났음에도 Upfront 금액 75,000,000원을 지급하지 않고 있으므로 이로 인한 손해를 배상하여야 한다.

2) 피고는 독성 시험을 이미 진행하였으므로 1차 milestone을 완료하였음이 자명함에도 1차 milestone 50,000,000원을 지급하지 않고 있으므로 이로 인한 손해를 배상하여야 한다. 한편, 1차 milestone이 완료되지 않았다면 이는 피고의 의무해태로 인한 것이므로 역시 이로 인한 손해를 배상하여야 한다.

3) 피고는 이 사건 계약에 따라 피고 특허발명에 관하여 원고들이 공동출원인이 되어야 함에도 원고들의 정당한 권리를 빼앗아 소외 주식회사 대웅을 단독출원인으로 하여 특허를 출원하였으므로 개량특허탈취로 인한 손해를 배상하여야 한다.

4) 이 사건 시험은 이미 시험에 사용된 비글견을 정상성이 담보되지 않는 상태에서 재사용한 문제, 피부도포제에 대한 투여경로의 비적절성, 투여용량의 심각한 오류 등 많은 문제점이 있다. 피고는 정당성이 제대로 담보되지 않는 방법에 의하여 이 사건 시험을 진행한 다음 원고 특허발명이 가치가 없다고 공공연히 이야기하고 있는바, 원고 특허발명은 상당한 가치훼손을 당하였으므로 이로 인한 손해를 배상하여야 한다.

5) 피고는 이 사건 계약에 따라 신약개발 과정에서 원고들과 협의하였어야 하며 이는 이 사건 계약 제3조 제2항 및 신의칙상 인정되는 당연한 의무이다. 피고는 원고들과의 협의 없이 신약개발을 진행함으로써 원고 특허발명의 가치를 훼손하였으므로 이로 인한 손해를 배상하여야 한다.

6) 피고의 채무불이행으로 인하여 원고들이 입은 손해액은 계약상 당연히 지급하여야 할 금액 및 특허 가치 회복을 위하여 소요될 비용을 포함하여 최소한 300,000,000원 이상임이 명백하므로 원고들을 피고에게 그 일부로서 300,000,000원을 청구한다.

나. Upfront 금액에 관한 판단

1) 살피건대, 위 인정사실에 의하면 이 사건 계약 제9조 제1항 가호에 따라 피고는 원고들에게 각 37,500,000원(= 75,000,000원 / 2) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

2) 피고는 이 사건 계약이 목적달성불능이 되어 묵시적으로 합의해지되었다는 취지로 주장하나, 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 1차 milestone 금액에 관한 판단

살피건대, 이 사건 계약 제9조 제1항 나호는 "피고가 수행한 Pilot Study에서 아토피 개선 효과에 대한 시험 결과가 합격되었음을 원고들에게 서면 통지하는 날로부터 20일 이내에 피고는 원고들에게 50,000,000원을 지급한다"라고 규정하고 있는바, 피고가 원고들에게 Pilot Study에서 아토피 개선 효과에 대한 시험 결과가 합격되었음을 서면 통지한 사실을 인정할 아무런 증거가 없으며, 한편 아래에서 보는 바와 같이 피고는 임상시험에서 안정성을 확보할 수 없다고 판단하여 이 사건 계약에 따른 신약개발을 중단하고 1차 milestone을 진행하지 않았는바, 이러한 이유로 피고가 신약개발을 중단한 것이 이 사건 계약의 임무해태에 해당함을 인정할 아무런 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

라. 개량특허탈취로 인한 손해에 관한 판단

1) 살피건대, 이 사건 계약 제2조 제4항은 "'개량기술'이라 함은 원료 또는 기술을 바탕으로 또는 이를 이용하여 후속 개발된 조성물, 그 조성물로부터 규명한 노랑다발 동충하초의 유효성분을 포함한 조성물 또는 조성물의 추출방법 기타 이와 관련한 특허, 노하우에 관한 기술 등 유/무형 지적재산권 일체를 말한다", 제6조 제2항은 "본 계약 체결 후에 피고가 개량기술을 개발하는 경우 개량기술이 기술과 이용관계에 있는 경우 피고와 원고들은 이를 공동소유하기로 하며, 그 이외의 '개량기술'은 피고의 단독소유로 한다"라고 규정하고 있다. 이 사건 계약은 개량기술에 대하여 원고 특허발명을 '이용'하여 개발된 조성물, 그 조성물로부터 규명한 유효성분을 포함한 조성물로 규정하고 있고, 원고 특허발명을 '이용'하여 개발된 개량기술은 원고 특허발명과 '이용관계'에 있는 경우에만 원고들과 피고의 공동소유이며 그 외의 개량기술은 피고의 단독소유로 하고 있으므로, 제6조 제2항에서의 '이용관계'란 제2조 제4항에서의 '이용'과는 별도의 의미를 가진 것으로 봄이 상당하고, 결국 개량기술이 원고 특허발명과 '이용관계', 즉 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조)에만 해당 개량기술은 원고들과 피고의 공동소유에 해당한다 할 것이다.

2) 원고 특허발명은 '노랑다발 동충하초를 물에 넣고 가열하는 열수 추출 단계 및 상기 열수 추출 단계로부터 얻어진 추출물로부터 다당류 성분을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 아토피성 피부염 억제용 추출물의 추출 방법' 및 '노랑다발 동충하초를 물에 넣고 가열하는 추출 단계 및 상기 추출물로부터 다당류 성분을 제거하는 단계를 포함하는 방법으로부터 추출되는 것을 특징으로 하는 아토피성 피부염 완화 또는 개선용 추출물'인바, 피고 특허발명은 '유효성분으로서 퓨린 유도체 또는 약학적으로 허용가능한 그의 염을 포함하는 아토피성 피부염의 예방 또는 치료용 약학 조성물'로 '노랑다발 동충하초를 물에 넣고 가열하는 추출 단계 및 상기 추출물로부터 다당류 성분을 제거하는 단계'를 그 내용으로 포함하고 있지 않으므로 원고 특허발명과 '이용관계'에 있다고 볼 수 없고, 결국 피고 특허발명은 피고가 단독으로 그 권리를 보유한다 할 것이다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

마. 특허가치훼손으로 인한 손해에 관한 판단

살피건대, 원고들은 이 사건 시험에 문제가 있으므로 피고가 이 사건 유효성분에 독성이 있음을 이유로 개발을 중단하고 이를 공연히 이야기한 것은 특허가치를 훼손한 것이라 주장하나, 을 제50호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 주식회사 대웅은 이 사건 시험에서 이 사건 유효성분의 피하투여(피부조직 내에 약제를 주사하는 방법)로 인하여 비글견이 사망하는 결과가 나오자 그 원인을 규명하기 위하여 안전성평가연구소 및 동물의과학연구소 등을 통하여 저용량 영향성 평가(100, 200㎎/㎏), 시험동물종 특이적 영향성 평가(토끼), 투여 경로에 따른 영향성 평가(경구투여), 구성성분에 대한 영향성 평가, 이 사건 유효성분 체내 노출도 평가 및 이 사건 유효성분의 안정성 시험을 실시한 사실, 안정성 시험 중 비글견에 대한 4주간 반복 경피투여(피부에 약제를 처리한 것) 용량설정시험에서 수컷 1500㎎/㎏/day 투여군 및 암컷 750, 1500㎎/㎏/day 투여군에서 간의 단세포 괴사 또는 갈색 침착이 관찰되었고, 모든 투여군에서 가피, 혼합 세포 침윤 또는 표피 과형성이 관찰되어 저용량군까지 이 사건 유효성분의 투여와 관련된 독성 반응이 확인되어 무해용량을 알 수 없었던 사실, 이 사건 유효성분의 투여군의 간에서 간세포 공포화, 단일세포 괴사, 미만성 간세포 비대, 간섬유화 등의 임상학적 및 조직병리학적 이상 소견이 관찰된 사실, 주식회사 대웅은 이러한 시험 결과를 종합하여 비글견에서 심혈관계에 미치는 안정성 약리시험에서의 치명적인 이상 반응(사망례)은 이 사건 유효성분에서 기인하는 것으로 판단하였고 이 사건 유효성분의 반복투여에 따라 체내 노출이 증가하는 점을 감안할 때 임상시험에서 안정성을 확보할 수 없다고 판단하여 과제를 조기 종료하는 것으로 결정한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 비추면 갑 제12, 14 내지 19, 21, 22, 23호증의 각 기재만으로는 피고가 이 사건 유효성분에 독성이 없음에도 독성이 있는 것으로 공연히 이야기하여 원고 특허발명의 가치를 훼손하였음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고들의 이 부분 주장은 이유 없다.

바. 협의의무위반으로 인한 손해에 관한 판단

살피건대, 이 사건 계약 제3조 제2항은 "피고는 계약기간 중 반기별로 기술 또는 개량기술의 실시 현황을 원고들에게 통지하여야 하며, 원고들은 위 실시 현황의 파악을 위해 피고에게 필요한 자료나 정보에 대한 열람과 요약서면의 제공을 요청할 수 있다"라고 규정하고 있을 뿐 피고가 세부적인 개발 과정을 원고들과 협의하도록 규정하고 있지 않으며, 달리 신의칙상 피고에게 원고들과 개발 과정을 협의할 의무가 인정됨을 인정할 아무런 증거가 없다. 따라서 원고들의 이 부분 주장은 이유 없다.

사. 소결론

따라서 피고는 원고들에게 각 37,500,000원(= 75,000,000원 / 2) 및 이에 대한 이 사건 소장부본 송달일인 2013. 12. 4.부터 피고가 항쟁함이 상당한 판결선고일인 2014. 12. 24.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 결 론

그렇다면 원고들의 각 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 각 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.