명칭을 “접착제 부착 용품”으로 하는 특허발명의 특허권자인 갑 외국회사가 특허심판원에 정정심판을 청구한 특허청구범위 제1항 등의 진보성이 문제 된 사안에서, 위 제1항 발명 중 구성 3, 4는 구성의 일부가 선행발명의 대응구성과 동일하거나 통상의 기술자가 선행발명의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 한 사례

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 , 제136조 제1항 , 제4항 (현행 제136조 제5항 참조)

쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄퍼니(3M Innovative Properties Company) (소송대리인 변호사 박성수 외 3인)

특허청장

주식회사 엘지하우시스 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 류현길 외 5인)

특허법원 2015. 10. 29. 선고 2015허3504 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 원심은, 명칭을 “접착제 부착 용품”으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 청구범위(2014. 9. 4. 특허심판원 2014정94호 로 정정심판 청구된 것) 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항에 대하여도 같은 방식으로 부른다) 중 구성 3, 4는 다음과 같은 이유로 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 선행발명 5로부터 쉽게 도출할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않고, 그 종속항인 이 사건 제22항 발명도 그에 따라 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

즉, 선행발명 5는 요철이 형성된 박리지를 제조한 후 그것을 이용하여 점착시트를 제조함으로써 추가적인 공정 없이 연질폴리염화비닐 필름의 표면에도 요철을 형성하고, 그로 인해 표면광택도가 훨씬 낮은 매트(matt)한 느낌을 달성하고자 한 것이다. 반면, 구성 3, 4는 접착제의 채널이 형성되어 있는 미세구조화 표면의 형상이 컴플라이언트 필름의 상부면까지 영향을 미치지 않아 컴플라이언트 필름의 상부면으로부터 접착제 채널의 주기성 또는 반복 패턴이 드러나지 않고 컴플라이언트 필름의 하부면에 접착되어 있는 접착제의 구조체가 컴플라이언트 필름의 상부면에서 실질적으로 탐지되지 않는 외관을 갖는다는 점에서 기술적인 의의를 갖는다. 따라서 구성 3, 4와 선행발명 5의 대응구성은 기술적 의의와 특징이 상반되어 통상의 기술자가 선행발명 5로부터 구성 3, 4를 용이하게 도출할 수 없다.

2. 그러나 원심판결 이유와 기록에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 볼 때 원심의 위와 같은 판단은 받아들이기 어렵다.

(1) 이 사건 특허발명은 위치조절성이 있고, 기판과 접착제 사이에 기포가 배출될 수 있으며, 기판에 도포된 후 필름의 표면 외관에 불리한 영향을 끼치지 않는 접착제 부착 용품을 제공하는 것을, 선행발명 5는 기포가 배출되어 시공성이 우수함과 동시에 표면에 매트한 느낌의 외관을 가지는 점착시트를 제공하는 것을 각 기술적 과제로 한다.

(2) 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면, 구성 3, 4의 컴플라이언트 필름의 상부면에 채널의 주기성 또는 반복 패턴이 드러나지 않고 실질적으로 탐지되지 않는 외관은, 구성 2의 ‘임의의 500㎛ 직경의 원 면적당 1×103㎛3 내지 1×107㎛3의 부피를 한정하는 일정 패턴의 채널이 형성되어 있는 미세구조화 표면을 갖는 감압성 접착제’에 의한 것으로 보인다.

(3) 이 사건 제1항 발명의 구성 2와 선행발명 5의 대응구성은, 필름 하부면에 일정 패턴의 채널이 형성되어 있는 미세구조화 표면(점착제층에 형성된 요철 표면)을 갖는 감압성 접착제(점착제층)가 접착되어 있고, 위 감압성 접착제(점착제층)상에 임의의 500㎛ 직경의 원 면적당 형성된 채널(요철)의 부피가 2.52×106㎛3과 2.44×106㎛3 범위 내에서 중복된다는 점에서 그 구성이 동일하다.

(4) 선행발명 5의 명세서에는 점착제층의 요철이 50?m를 초과하면 눈에 띄어 미관을 해치기 때문에 그 크기는 5~50?m, 보다 바람직하게는 10~20?m로 하는 것이 바람직하다고 기재하고 있으므로, 선행발명 5에는 점착제층에 형성되는 요철의 크기를 조절함으로써 도포 시 요철이 눈에 띄어 외관을 해치는 것을 방지하고자 하는 기술사상이 나타나 있다.

(5) 선행발명 5의 필름 표면에 형성된 요철은 무광효과를 증가시키는 추가적인 구성에 불과할 뿐, 이로 인하여 요철의 주기성 또는 반복 패턴이 필름의 상부면에 실질적으로 탐지된다고 볼 수 없으므로, 이를 이유로 선행발명 5와 이 사건 제1항 발명의 기술사상이 다르다고 할 수 없다.

(6) 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성 3, 4는 선행발명 5의 대응구성과 동일하거나 통상의 기술자가 선행발명 5의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다.

(7) 그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성 3, 4는 선행발명 5로부터 용이하게 도출할 수 없다고 보아 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항인 이 사건 제22항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 이 사건 제1항 발명의 구성 3, 4와 선행발명 5의 기술적 의의에 관한 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.