2006허2837 등록취소 ( 상 )

주식회사 웅진씽크빅

서울 종로구

대표이사 김준희

소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 신영무 ,

변리사 박희우

주식회사 한솔교육

서울 마포구

대표이사 변재용

소송대리인 변호사 박형섭

2006. 9. 21 .

2006. 10. 19 .

1. 특허심판원이 2006. 2. 23. 2005당1975호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다 .

주문과 같다 .

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표 ( 1 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1999. 12. 1. / 2001. 12. 22. / 제509228호( 2 ) 구성 : 올챙이 ( 3 ) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 “ 그림책, 서적, 연감, 엽서, 일기장, 잡지, 정기간행물, 카탈로그, 팜플렛, 학습지 ” ( 4 ) 상표권자 : 원고

나. 절차의 경위 ( 1 ) 피고는 2005. 8. 16. 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 관하여 정당한 이유 없이 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없어서 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였다 . ( 2 ) 특허심판원은 이를 2005당1975호로 심리하여 2006. 2. 23. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다 .

【 증거 】 갑 제1 내지 3호증

2. 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 갑 제4, 5호증의 각 1, 2, 갑 제6호증의 1 내지 4, 갑 제7 내지 12호증, 을 제2 , 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고 ( 웅진출판 주식회사에서 2000. 4 .

1. 주식회사 웅진닷컴으로, 2005. 3. 25. 현재의 상호로 각 변경되었다 ) 는 1989. 12. 15 .

윤구병과 사이에 그가 저작권자인 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권에 관한 출판권 설정계약을 체결하면서, 출판권 존속기간을 계약일부터 초판 발행 후 10년으로 약정하고 , 1991. 5. 4. “ 올챙이 그림책 전집 60권의 초판을 출판한 이래 2000. 11. 5. 까지 초판 25쇄를 출판한 사실, 원고가 출판한 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권은, “ 장난꾸러기 먹보 뱀 ”, “ 민둥산과 매 ”, “ 어른이 되고 싶은 두레 ” 등과 같이 그림책에 담긴 저작물의 창작물로서의 명칭 내지 그 내용을 직접 또는 함축적으로 나타내는 제호를 각각의 그림책에 별도로 표시하고, 그 표지의 상단 우측에 위 전집의 일부임을 나타내는 것으로서 이 사건 등록상표과 같은 “ 올챙이 그림책 ” 이라는 기재와 올챙이를 표시하는 도형을 공통적으로 표시하는 방식으로 출판된 사실, 원고는 위 출판권 소멸일 이후로서, 이 사건 심판청구일인 2005. 8. 16. 이전 3년 이내인, 2002. 10. 22. 최덕순에게 위와 같은 방식으로 출판된 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권을 210, 000원에 판매하고, 2003. 1. 3. 원고 회사의 직원인 김태웅에게 같은 그림책 전집 60권을 52, 500원에 판매한 사실이 인정된다 .

위 인정사실에 의하면, 위 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권의 그림책 표지 상단 우측에 표시된 “ 올챙이 그림책 ” 이라는 기재는 그 그림책에 별도로 각각의 제호가 있는 이상 단순히 제호로서가 아니라 그림책의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 것이므로 상표로서 사용되었고 ( 즉 위 “ 올챙이 그림책 ” 이라는 기재의 사용은 상표적 사용에 해당하고 ), 원고가 최덕순 등에게 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권을 판매함으로써 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 그림책과 관련하여 상표권자인 원고에 의해 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다 할 것이다 .

나. 이에 대하여 피고는, 원고가 위 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권에 관한 출판권이 소멸된 후에 저작권자인 윤구병으로부터 상표법 제53조 소정의 동의를 받지도 아니하고 최덕순, 김태웅에게 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권을 2회에 걸쳐 판매한 것을 들어 상표법 제73조 제4항 소정의 등록상표의 정당한 사용으로 볼 수 없다는 취지의 주장을 한다 .

그러나 갑 제12호증의 기재에 의하면, 원고와 저작권자인 윤구병은 위 출판권 설정계약 당시 원고가 출판권 소멸 후에도 이미 발행된 책의 재고품을 배포할 수 있다고 약정한 사실 ( 출판권 설정계약 제24조 ) 이 인정되므로, 원고가 출판권 설정기한인 2001 .

5. 4. 이 경과함으로써 출판권이 소멸한 후에 최덕순 등에게 “ 올챙이 그림책 ” 전집 60권을 판매하였다 하더라도 위 그림책이 출판권 설정기한인 2001. 5. 4. 이전에 출판된 재고인 이상 위 판매행위는 저작권을 침해한 경우에 해당하지 아니하고, 또한 상표법 제53조에 의하여 저작권자의 동의를 얻어야만 등록상표를 사용할 수 있음에도 저작권자의 동의 없이 등록상표를 사용한 경우라 하더라도, 저작권자에 대한 저작권 침해가 되어 손해배상채무라는 민사상의 책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 상표의 정당한 사용에는 해당하는 것이며 ( 대법원 2001. 11. 27. 선고 98후2962 판결 참조 ), 상표가 사용된 횟수가 적다는 사유만으로는 정당한 사용이 아니라고 볼 수도 없으므로, 피고의 위 주장은 어느 모로 보아도 이유가 없다 .

다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니하는 바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다 .

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 최성준

오충진

김제 완