[1] 특허발명이 인용발명에 비하여 당업자가 예측하지 못한 현저히 상승된 작용효과가 있다고 보아 그 진보성을 인정한 사례

[2] 특허청구범위의 해석 기준

[1] 특허발명이 인용발명에 없는 성분인 제올라이트를 사용하고 인용발명과는 달리 글리아딘과 글리테닌 성분이 제거된 녹말가루만을 주성분으로 사용함으로 인하여 수공예용 조형제 조성물을 오랫동안 사용하지 아니하여 건조된 경우 수분을 첨가시키면 원상태로 복귀하고 끈적거림이 덜하여 촉감이 부드러운 효과가 있어 인용발명에 비하여 당업자가 예측하지 못한 현저히 상승된 작용효과가 있다고 보아 그 진보성을 인정한 사례.

[2] 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.

[1] 특허법 제29조 제2항 , 제133조 제1항 제1호 [2] 특허법 제29조 제2항 , 제42조 , 제133조 제1항 제1호

원고

피고 (소송대리인 변리사 이동기)

특허법원 1999. 2. 25. 선고 98허7042 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.

원심은 이 사건 특허발명인 '수공예용 조형제 조성물'과 인용발명인 '완구용 흑색점토'를 대비하면서, 양 발명은 모두 수공예용 조형제 조성물에 관한 것이고, 용제(용제)로서 물을, 방부제로서 소금을, 유제(유제) 및 습윤윤활제로서 글리세린을 각 사용하며, 보습제로서 염화칼슘 또는 그 균등물인 염화마그네슘을 사용하는 점에서는 차이가 없지만, 이 사건 특허발명은 인용발명과 달리 제올라이트를 첨가함으로써 수공예용 조형제 조성물의 습도를 유지하고 점도를 조정하며 건조 후 수분을 첨가시키면 원상태로 복귀하는 효과를 얻고 있고, 이 사건 특허발명에서 사용되는 밀가루는 글리아딘과 글루테닌을 제거한 전분인 데에 비하여 인용발명에서 사용되는 밀가루는 글리아딘과 글루테닌이 포함되어 있는 박력소맥분으로서, 인용발명은 위 두 성분으로 인하여 밀가루에 물을 넣고 교반을 하게 되면 점성이 강한 글루텐이 형성되므로 이 사건 특허발명은 인용발명보다 끈적거림이 덜하게 되는 효과가 있으며, 또한 이 사건 특허발명은 그 특허청구범위에 인용발명에는 없는 중탄산나트륨과 식초를 '1중량% 이하'로 사용한다고 기재되어 있지만, 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보면, 1중량% 이하의 적절한 양을 사용한다는 의미이지 그 성분을 전혀 사용하지 않을 수도 있다는 의미는 아니므로, 중탄산나트륨과 식초는 이 사건 특허발명의 필수 구성성분에 해당하고, 중탄산나트륨이 첨가됨으로 인하여 기공률을 높여 촉감을 부드럽게 하는 효과가 있는바, 이 사건 특허발명이 제올라이트와 중탄산나트륨의 공지된 특성 내지 기능을 이용하고 있기는 하나, 위 두 성분이 이 사건 특허발명의 특허출원 전에 수공예용 조형제 조성물에 사용되었음을 인정할 만한 아무런 증거가 없고, 이 사건 특허발명은 이와 같은 공지된 선행기술을 수공예용 조형제 조성물의 제조라는 새로운 분야에 적용시킴으로써 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과를 얻는 것으로 인정되므로, 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것이라 할 것이며, 따라서 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하여 그 등록을 무효로 한 이 사건 심결은 위법하다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 특허발명은 인용발명에 없는 성분인 제올라이트를 사용하고, 인용발명과는 달리 글리아딘과 글리테닌 성분이 제거된 녹말가루만을 주성분으로 사용함으로 인하여, 수공예용 조형제 조성물을 오랫동안 사용하지 아니하여 건조된 경우 수분을 첨가시키면 원상태로 복귀하고, 끈적거림이 덜하여 촉감이 부드러운 효과가 있어 인용발명에 비하여 당업자가 예측하지 못한 현저히 상승된 작용효과가 있다고 보아 이 사건 특허발명의 진보성을 인정한 것은 정당하고(이 사건 특허발명의 조성성분의 조성비는 인용발명의 조성비와 중복되는 부분이 없이 전혀 상이하고, 그 명세서 본문에는 그 조성비의 수치 한정에 기술적 특징을 부여하고 있으므로 이 점에 있어서도 양 발명은 현저한 차이가 있다.), 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해, 사실오인, 심리미진 및 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다.

다만, 이 사건 특허발명의 청구범위에는 중탄산나트륨, 염료 및 식초가 '1wt% 이하'로 사용된다고 기재되어 있고, '1wt% 이하'가 '0 - 1wt%'를 의미한다는 것은 명백하므로, 이 사건 특허발명의 조성물은 위 성분들이 선택적으로 1wt% 범위 내에서 포함될 수 있다고 보아야 할 것이고, 이와 같이 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다 . 그럼에도 불구하고 원심이 명세서 본문의 기재를 참작하여 위 성분들이 필수적 성분에 해당한다고 보아 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 근거 중 하나로 삼은 것은 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이나(다만, 명세서 본문에는 0중량%를 제외한다는 취지로 기재되어 있는 데 비하여 특허청구범위에는 '1중량% 이하'라고만 기재되어 있어 서로 모순되는 기재로 보이는 경우 명세서 기재불비에 해당할 수 있음은 별론으로 한다), 위의 성분의 사용과는 다른 이유로 이 사건 특허발명의 진보성이 인정됨이 위에서 본 바와 같은 이상, 원심의 위와 같은 위법사유는 판결의 결과에 영향을 미칠 수 없는 것이다. 이 점에 관한 상고이유도 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.