[1] 피고들은 1항 발명의 에탄올아민이 총괄적 개념인데도 불구하고 발명의 상세한 설명에는 어떤 종류의 에탄올아민 화합물을 사용하는지에 대하여 특정하지 않고 있고, 나아가 1항 발명의 각 성분의 배합비율 등을 구체화한 실시예도 기재하고 있지 아니하여 상세한 설명의 기재요건에 위배될 뿐 아니라, 2 1항 발명의 연료첨가제가 연료의 품질이나 연소기관의 운전상황에 따라 어떤 혼합비율로 조정되는지에 대하여 발명의 상세한 설명에 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 청구항 자체가 상세한 설명에 의해서 뒷받침되지 아니하는 것으로 보아야 하고, 나머지 종속항도 같은 내용의 기재불비 사유가 있다고 주장하면서 특허발명의 청구항 전부에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 심리한 결과 특허발명의 모든 청구항은 구 특허법(2002. 12. 21. 법률 제6626호로 개정되기 전의 것) 제4조 제3항 및 제4항 에 규정된 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위의 기재요건을 충족하지 못하는 것으로 판단해서 피고들의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

원고 (소송대리인 변리사 이순국)

피고 1 외 1 (소송대리인 변리사 황여현)

2010. 7. 6.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2009. 12. 29. 2009당1560 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명

(1) 발명의 명칭 : 연소효율을 개선한 연료첨가제

(2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2002. 8. 26. / 2006. 1. 12. / 제544568호

(3) 특허권자 : 원고

(4) 특허청구범위와 주요 도면 : 별지 1과 같다(이하 청구항 1을 ‘이 사건 1항 발명’이라고 하고, 나머지 청구항도 같다).

나. 이 사건 심결에 이른 경위

피고들은 ① 이 사건 1항 발명의 에탄올아민이 총괄적 개념인데도 불구하고 발명의 상세한 설명에는 어떤 종류의 에탄올아민 화합물을 사용하는지에 대하여 특정하지 않고 있고, 나아가 이 사건 1항 발명의 각 성분의 배합비율 등을 구체화한 실시예도 기재하고 있지 아니하여 상세한 설명의 기재요건에 위배될 뿐 아니라, ② 이 사건 1항 발명의 연료첨가제가 연료의 품질이나 연소기관의 운전상황에 따라 어떤 혼합비율로 조정되는지에 대하여 발명의 상세한 설명에 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 청구항 자체가 상세한 설명에 의해서 뒷받침되지 아니하는 것으로 보아야 하고, ③ 나머지 종속항도 같은 내용의 기재불비 사유가 있다고 주장하면서 이 사건 특허발명의 청구항 전부에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 심리한 결과 이 사건 특허발명의 모든 청구항은 구 특허법(2002. 12. 21. 법률 제6626호로 일부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 42조 3항 및 4항 에 규정된 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위의 기재요건을 충족하지 못하는 것으로 판단해서 피고들의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

이 사건 특허발명의 에탄올아민은 모노 에탄올아민을 의미하는 것이고, 가사 모노, 디, 트리 에탄올아민을 모두 포함하는 총괄적 개념의 용어로 이해한다 하더라도 모노, 디, 트리 에탄올아민은 공통되는 성질과 활성을 가지는 치환 가능한 물질로 동일한 작용효과를 나타내는 것이 이 사건 특허발명이 속한 기술분야의 통상의 기술자에게 있어서 자명하고, 이 사건 특허발명의 명세서에는 에탄올아민을 포함한 연료첨가제의 성분비율 등에 대하여 구체적인 기술적 사항을 기재하고 있어서 에탄올아민에 대한 구성 및 효과도 명확하게 이해할 수 있으므로 그 각 물질들의 세부정보나 작용효과에 대한 실시예를 구태여 기재하지 않더라도 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 실시하는데 아무런 문제가 없다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 특허발명은 청구범위가 명확하게 특정되었을 뿐 아니라 발명의 상세한 설명에 의하여도 뒷받침되는 것이다.

나. 피고들의 주장의 요지

이 사건 특허발명의 에탄올아민은 모노, 디, 트리 에탄올아민을 총칭하는 것으로서 위 3가지 화합물의 물성이 현저히 달라서 어떠한 화학적 작용을 나타낼지는 실험을 통해서만 알 수 있으므로, 그 구체적인 실시예가 기재되어 있어야만 비로소 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 작용효과를 용이하게 이해하고 재현할 수가 있다 할 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 그러한 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 기술수단이나 실시예의 기재가 없을 뿐만 아니라, 에탄올아민 가운데 구체적으로 어떠한 화합물을 사용하였는지와 그 화합물의 효과에 대한 기재를 하고 있지 아니하여서, 이 사건 특허발명은 그 청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수가 없다.

다. 이 사건의 쟁점

이 사건 특허발명의 특허청구범위가 명확한지와 발명의 상세한 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있는지의 여부인바, 상세한 설명의 기재불비 여부에 관하여 먼저 살펴보기로 한다.

3. 이 사건 특허발명의 기재불비 여부

가. 판단기준

일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되어 있지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워서 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많으므로( 대법원 2001. 11. 30. 선고 2000후2958, 2001후65 판결 등 참조), 명세서에 특정의 출발물질, 온도, 압력, 유입, 유출량 등 당해 발명을 실시하는데 필요한 구체적인 반응조건과 공정 하에서 직접 실시한 결과인 실시예가 기재되어 있어야 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서의 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있다 할 것이므로, 평균적 기술자가 명세서의 기재만으로는 과도한 실험을 거치지 아니하고서는 발명을 어떻게 실시하여야 하는지를 알 수 없는 경우에는 상세한 설명의 기재불비에 해당한다고 보아야 할 것이고( 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결 등 참조), 화학물의 조성물 발명 역시 이와 마찬가지로 보아야 할 것이다.

나. 이 사건 1항 발명 관련 상세한 설명의 기재불비 여부

(1) 이 사건 1항 발명의 기술적 구성

이 사건 1항 발명은 ‘에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨, 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제’에 관한 것으로서, 연료첨가제의 조성성분의 조성비를 한정하고 있는 수치한정 발명이다.

(2) 판단

이 사건 1항 발명은 연료첨가제의 성분으로서 에탄올아민을 첫 번째 구성요소로 하고 있으므로 먼저 에탄올아민에 관해서 살펴보면, 에탄올아민은 학술적으로 에틸렌옥시드를 진한 암모니아수와 함께 가열하여 얻어지는 물질을 통틀어 일컫는 것으로서 모노, 디, 트리 에탄올아민을 모두 포함하는 총괄적인 개념의 용어로 정의되고 있고, 다만 디 또는 트리 에탄올아민과 구별할 필요가 없는 경우에만 특별히 모노 에탄올아민만을 지칭하는 것으로 관용된다 할 것인데(을1호증의 2 번역문 참조), 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 에탄올아민과 관련해서 ‘에탄올아민(TEA 등)’(갑2호증의 3면의 밑에서 위로 4행 참조)이라고 기재하고 있으므로, 이 사건 1항 발명에서 사용하고 있는 에탄올아민은 명세서의 상세한 설명의 기재에 비추어 트리 에탄올아민(TEA)과 모노, 디 에탄올아민을 모두 포함하는 상위 개념의 용어로 사용된 것으로 판단된다 할 것이다.

그런데 이 사건 1항 발명과 관련하여 상세한 설명에는 ‘에탄올아민을 포함하는 아민계열 안정제 : 과산화수소 : 수산화나트륨 : 붕사 = 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543의 중량비로 포함하는 연료첨가제를 제공한다’(갑2호증의 2면 11행, 12행 각 참조)라고 하여 각 연료첨가제의 조성성분에 관하여 매우 넓은 범위의 조성비를 수치한정하고 있으나 그 밖에 달리 이 사건 1항 발명의 연료첨가제를 제조하기 위한 조성물의 수치한정에 따른 구체적 이유나 작용효과 등에 관하여는 아무런 기재를 하지 않고 있으며, 특히 갑5호증과 을1, 2호증의 각 기재내용에 의하면 연료첨가제의 성분으로 들어가는 에탄올아민 가운데 모노 에탄올아민과 디 에탄올아민 및 트리 에탄올아민은 치환된 에탄올 작용기의 개수가 다르고, 융점, 비등점, 비중 등의 물리적 특성에도 차이가 있어서, 위 3가지 물질 가운데 어느 것을 쓰더라도 동일 범위 내에서 예측 가능한 화학적 작용과 효과를 나타낼 것인지 자명하게 판단하여 이해하기는 어렵다 할 것이고(원고가 제출한 황산화물 농도 감소효과에 관한 갑17호증의 시험결과보고서만으로는 모노, 디, 트리 에탄올아민의 어느 것을 연료첨가제에 사용하더라도 이 사건 특허발명이 추구하는 목적 내지 작용효과인 ‘연소기관의 슈트, 크링커, 슬러지 방지와 연소효율, 열효율, 오염물질의 제거효과, 세정능력’에 차이가 생기지 않는다는 사실을 인정하기에는 부족하다), 나아가 앞서 본 것처럼 이 사건 1항 발명을 구성하는 연료첨가제의 각 성분의 조성비는 그 수치범위가 지나치게 광범위하여 연료의 종류 및 질과 노(로)의 운전상황, 시스템의 노후 정도에 따라서 효과적인 조성비를 맞추기 위해서는 이 사건 1항 발명에 개시되어 있는 조성물의 수많은 반복 실험을 통하지 않고서는 통상의 기술자로서는 발명의 목적을 달성하기 어렵게 되어있다 할 것이다.

따라서 이 사건 1항 발명은 그 조성비의 수치범위가 지나치게 광범위하므로 통상의 기술자가 발명을 용이하게 재현할 수 있도록 대표적인 실시예와 조성비의 수치한정에 대한 구체적인 이유를 기재하여야 함에도 불구하고 이를 결여하고 있으므로, 이 사건 1항 발명은 발명의 상세한 설명이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되지 아니한 경우에 해당한다고 보아야 할 것이다.

다. 이 사건 2, 3, 5, 6, 8, 11항 발명 관련 상세한 설명의 기재불비 여부

위 각 발명은 모두 이 사건 1항 발명의 종속항에 해당하므로 이 사건 1항 발명에서 살펴본 기재불비 사유를 그대로 포함하고 있다 할 것이고, 나아가 이 사건 3항, 5항, 11항의 각 발명은 연료첨가제에 탄산칼륨 또는 탄산칼슘, 글리세린, 인산 또는 올레인산 등을 추가하고 있으나 그 구체적인 중량비에 대하여 아무런 한정을 하고 있지 아니하여 지나치게 넓은 권리범위를 청구하고 있으므로, 그 점에서 또한 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 기재불비 사유를 추가로 갖고 있다 할 것이다.

라. 소결론

따라서 이 사건 특허발명의 각 청구항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 상세한 설명에 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니하므로 구 특허법 42조 3항 의 기재불비 사유가 존재한다 할 것이다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 특허발명의 등록을 무효로 한 이 사건 심결은 적법하므로 나머지 기재불비 사유에 관하여 더 나아가 판단할 필요 없이 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 변현철(재판장) 박창수 김용덕