디자인의 대상 물품을 ‘건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판’으로 하고 디자인 창작 내용의 요점을 ‘건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 형상과 모양의 결합’으로 하는 각 등록디자인권과 지정 상품을 모두 ‘상품류 구분 제19류의 건축용 기성 콘크리트 바닥판’으로 하는 등록상표권 “ ” 및 등록상표권 “ ”을 갑 주식회사와 공유하고 있는 을 주식회사가, 병 주식회사를 상대로 병 회사가 각 등록디자인과 동일 또는 유사한 제품들을 생산·판매하고, 자신을 소개하는 인터넷 기사, 기성청구서 등 거래자료, 회사 소개서, 공사지명원, 브로슈어 등에 각 등록상표와동일또는유사한표장들인 “ ”,

“ ”, “ ”, “ ”, “ ”를 사용하여 갑 회사와 을 회사의 각 등록디자인권과 등록상표권을 침해하였다며 침해행위의 금지와 손해배상을 구한 사안에서, 각 등록디자인은 선행디자인과 유사하여 등록무효심판의 유무와 관계없이 권리범위가 인정되지 않고, 병 회사의 위 표장들은 모두 특정 공법(공법)을 가리키는 용어로 사용된 것이지 병 회사 제품들의 출처 표시로 사용된 것이 아니므로, 병 회사의 제품들 생산·판매 및 표장들 사용이 갑 회사와 을 회사의 각 등록디자인권이나 등록상표권을 침해하였다고 볼 수 없다고 한 사례

디자인의 대상 물품을 ‘건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판’으로 하고 디자인 창작 내용의 요점을 ‘건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 형상과 모양의 결합’으로 하는 각 등록디자인권과 지정 상품을 모두 ‘상품류 구분 제19류의 건축용 기성 콘크리트 바닥판’으로 하는 등록상표권 “ ” 및 등록상표권 “ ”을 갑 주식회사와 공유하고 있는 을 주식회사가, 병 주식회사를 상대로 병 회사가 각 등록디자인과 동일 또는 유사한 제품들을 생산·판매하고, 자신을 소개하는 인터넷 기사, 기성청구서 등 거래자료, 회사 소개서, 공사지명원, 브로슈어 등에 각 등록상표와 동일 또는 유사한표장들인 “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”를 사용하여 갑 회사와 을 회사의 각 등록디자인권과 등록상표권을 침해하였다며 침해행위의 금지와 손해배상을 구한 사안이다.

각 등록디자인은 그 등록출원 전 인터넷 카페에 게시된 선행디자인과 콘크리트 평판부 위에 돌출된 리브의 수 등에서 차이가 있지만, 각 리브에서 평판부 상면과 접하는 부분이 좌우, 양쪽 모두 오목하게 들어가 있는 점, 각 리브의 상단은 너비가 높이보다 약간 긴 직사각형의 형상인 점, 리브 상단의 길이가 하단의 길이보다 상대적으로 길게 보이는 점 등 등록디자인의 심미감에 가장 큰 영향을 줄 것으로 보이는 리브의 구체적 형상에 관한 것으로서 디자인이 유사한지 판단할 때 중요도를 높게 평가하여야 하는 부분에서 공통점이 있어 서로 유사하므로 등록무효심판의 유무와 관계없이 그 권리범위가 인정되지 않고, ‘MIR’은 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi Inverted Ribbed’의 약자로서 콘크리트 바닥판 상면에 복수 개의 리브가 돌출된 구조를 의미하는데, 병 회사 제품들과의 관계에서도 수요자나 거래관계자가 이를 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi-Inverted Ribbed’의 약자로 인식할 여지가 큰 점 등 여러 사정에 비추어 병 회사의 위 표장들은 모두 특정 공법(공법)을 가리키는 용어로 사용된 것이지 병 회사 제품들의 출처 표시로 사용된 것이 아니므로, 병 회사의 제품들 생산·판매 및 표장들 사용이 갑 회사와 을 회사의 각 등록디자인권이나 등록상표권을 침해하였다고 볼 수 없다고 한 사례이다.

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것) 제5조 제1항 (현행 제33조 제1항 참조), 제43조 (현행 제93조 참조), 제68조 (현행 제121조 참조), 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제7호 (현행 제2조 제1항 제11호 참조), 제51조 제1항 제2호 (현행 제90조 제1항 제2호 참조)

주식회사 동연디앤아이 (소송대리인 법무법인 민후 담당변호사 김경환)

주식회사 대일피씨 (소송대리인 변호사 이동준 외 1인)

서울중앙지법 2017. 12. 15. 선고 2016가합559877 판결

2018. 11. 30.

1. 원고의 항소 및 당심에서 교환적으로 변경된 청구를 모두 기각한다

2. 항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

제1심판결을 취소한다. 피고는, 별지1 목록 기재 및 표시 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 위한 청약 및 전시를 하여서는 아니 되고, 별지1 목록 기재 및 표시 제품의 영업 및 광고행위를 함에 있어서 별지2 목록 기재 표장을 표시하여서는 아니 되며, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중이거나, 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 별지1 목록 기재 및 표시 제품의 완제품 및 완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 제품을 모두 폐기하고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에서 보관 또는 사용하고 있는 별지2 목록 기재 표장을 표시, 부착 또는 사용한 광고 선전물, 간판, 현수막, 게시판, 인쇄물을 폐기하라. 피고는 원고에게 500,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라[원고는, 손해배상청구액 중 이 사건 각 등록디자인권 및 이 사건 각 등록상표권의 공유자인 주식회사 대흥(대표이사 소외 1, 이하 ‘대흥’이라 한다)의 지분에 해당하는 금원에 대한 청구원인으로 제1심에서는 채권자대위권에 기하여 대흥의 피고에 대한 손해배상청구권을 대위하여 행사하는 것이라고 주장하였으나, 당심에서는 대흥의 피고에 대한 손해배상청구권을 양수하여 그 양수금을 청구한다고 주장하며 청구원인을 교환적으로 변경하였고, 그에 따라 제1심판결의 손해배상청구 부분 중 대흥 지분에 관한 부분은 실효되었다].

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 각 등록디자인권

1) 아래 2)항 기재 이 사건 등록디자인 및 3)항 기재 이 사건 유사디자인(통틀어서 ‘이 사건 각 등록디자인’이라 한다)은 대흥과 한국건설기술연구원(이하 ‘건기연’이라 한다)이 공동으로 출원하여 등록받았으나, 원고가 2016. 7. 25. 이 사건 각 등록디자인권 중 건기연의 지분을 전부 양수하고 이전등록까지 마침으로써 현재는 원고와 대흥이 공유하고 있다.

2) 이 사건 등록디자인

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 1 생략)/ 2008. 9. 2./ 2011. 1. 26.

○ 디자인의 대상이 되는 물품: 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판

○ 디자인의 설명

(1) 재질은 콘크리트, 철근 및 강선임.

(2) 본 물품은 공장에서 미리 제작된 콘크리트 바닥판으로, 얇은 판으로 된 하부 플랜지 상면에 다수 개의 리브를 일체로 형성한 것임.

○ 디자인 창작의 요점: 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

○ 주요 도면

3) 이 사건 유사디자인

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 2 생략)/ 2008. 9. 2./ 2011. 1. 26.

○ 디자인의 대상이 되는 물품: 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판

○ 디자인의 설명

(1) 재질은 콘크리트, 철근 및 강선임.

(2) 본 물품은 공장에서 미리 제작된 콘크리트 바닥판으로, 얇은 판으로 된 하부 플랜지 상면에 다수 개의 리브를 일체로 형성한 것임.

○ 디자인 창작의 요점: 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

○ 주요 도면

나. 원고의 이 사건 각 등록상표권

1) 아래 2)항 기재 이 사건 제1 등록상표 및 아래 3)항 기재 이 사건 제2 등록상표(통틀어서 ‘이 사건 각 등록상표’라 한다)도 대흥과 건기연이 공동으로 출원하여 등록받았으나, 원고가 2016. 7. 25. 이 사건 각 등록상표권 중 건기연의 지분을 전부 양수하고 이전등록까지 마침으로써 현재는 원고와 대흥이 공유하고 있다.

2) 이 사건 제1 등록상표

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 3 생략)/ 2009. 11. 10./ 2011. 4. 7.

○ 구성:

○ 지정상품: 상품류 구분 제19류의 건축용 기성 콘크리트 바닥판

3) 이 사건 제2 등록상표

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 4 생략)/ 2009. 11. 10./ 2011. 4. 7.

○ 구성:

○ 지정상품: 상품류 구분 제19류의 건축용 기성 콘크리트 바닥판

다. 선행디자인들

1) 선행디자인 1(을 제43호증의 4, 을 제46호증의 1)

2003. 8. 10.자 유럽특허공개공보 EP1350898A1호에 기재된, ‘precasts concrete slab’에 관한 디자인으로 주요 도면은 아래와 같다.

2) 선행디자인 2(을 제43호증의 5, 을 제46호증의 2)

인터넷 네이버 카페(인터넷 주소 생략)에 2007. 2. 25. 게시된, ‘precast slab’에 관한 디자인으로 아래 도면과 같다.

3) 선행디자인 3(을 제43호증의 6, 을 제46호증의 2)

○ 2008. 4. 16. 주1) 무렵 일본에서 반포된 일본 후지사의 카탈로그 ‘FUJI RIB FORM -FR판 슬래브공법-’에 게재된 디자인으로 주요 도면은 아래와 같다.

4) 선행디자인 4(을 제43호증의 7, 을 제46호증의 2)

1973. 1. 5. 공개된 프랑스 특허공개공보 FR2138547A1호에 게재된, ‘철근 콘크리트 통합 리브가 있는 단열재 바닥’에 관한 디자인으로 주요 도면은 아래와 같다.

라. 피고 제품들 및 피고 표장들

1) 피고는 별지1 목록 기재 각 슬래브 제품을 생산·판매하였다(이하 별지1 목록 제1항 기재 제품을 ‘피고 제1 제품’이라 하고, 제2항 기재 제품을 ‘피고 제2 제품’이라 하며, 이를 통칭하여 ‘피고 제품들’이라 한다).

2) 피고는 인터넷 기사, 기성청구서, 입찰견적서 등의 거래자료, 피고 회사의 소개서, 피고 공사지명원, 회사 브로슈어 등에 다음과 같이 ‘MIR’이라는 명칭(이하 통칭하여 ‘피고 표장들’이라 한다)을 표시하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3 내지 8, 10, 11, 15, 23 내지 30, 33, 45, 55, 56호증, 을 제29, 30, 37, 39, 41, 43, 46, 63호증의 각 기재 및 영상(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 피고는 그 디자인이 이 사건 각 등록디자인과 동일 또는 유사한 피고 제품들을 생산·판매함으로써 원고와 대흥의 이 사건 각 등록디자인권을 침해하였다.

나. 피고는 기초 사실에서 본 바와 같이 자신을 소개하는 인터넷 기사, 기성청구서, 입찰견적서 등의 거래자료, 피고 회사의 소개서, 피고 공사지명원, 회사 브로슈어 등에 이 사건 각 등록상표와 동일 또는 유사한 피고 표장들을 사용함으로써 원고와 대흥의 이 사건 각 등록상표권을 침해하였다.

다. 이에 원고는 이 사건 각 등록디자인권 및 각 등록상표권의 공유 지분에 기하여 이 사건 각 등록디자인권 및 각 등록상표권에 대한 보존행위로서 피고에 대하여 이 사건 각 등록디자인권 및 각 등록상표권에 대한 침해행위의 금지를 청구한다. 또한, 원고는 피고에 대하여 이 사건 각 등록디자인권의 침해 또는 이 사건 각 등록상표권 침해로 인한 손해배상 중 일부로서 5억 원과 이에 대하여 청구취지 기재와 같은 지연손해금의 지급을 구하되, 그중 일부는 이 사건 각 등록디자인권 및 각 등록상표권의 공유자로서, 나머지는 이 사건 각 등록디자인권 및 각 등록상표권의 다른 공유자인 대흥의 피고에 대한 손해배상청구권의 양수인으로서 구한다(다만 이 사건 각 등록디자인권에 기한 손해배상청구와 이 사건 각 등록상표권에 기한 손해배상청구는 선택적 청구이다).

3. 이 사건 각 등록디자인권의 침해 주2) 여부

가. 이 사건 각 등록디자인의 권리범위 부정 여부

1) 관련 법리

등록디자인이 그 등록출원 전에 이미 공지된 디자인 또는 등록출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 되어 있던 디자인과 동일·유사한 경우에는 등록무효심판의 유무와 관계없이 권리범위가 인정되지 아니한다( 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조).

2) 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 유사 여부

가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 디자인의 대상이 되는 물품은 모두 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판 또는 슬래브 제품으로서 동일하다.

나) 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 디자인 대비

이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2는 ① 콘크리트 평판부 위에 다수의 리브(Rib, 뼈대)가 돌출된 점, ② 다수의 리브가 평판부의 세로 방향으로 전체에 걸쳐 길게 형성된 점, ③ 각 리브에서 평판부 상면과 접하는 부분이 좌우, 양쪽 모두 오목하게 들어가 있는 점, ④ 각 리브의 상단은 너비가 높이보다 약간 긴 직사각형의 형상인 점, ⑤ 리브 상단의 길이가 하단의 길이보다 상대적으로 길게 보이는 점, ⑥ 리브 상단의 폭 길이와 하단의 폭 길이가 같은 것으로 보이는 점 등에서 공통된다.

반면 ㉠ 이 사건 각 등록디자인은 콘크리트 평판부 위에 5개의 리브가 돌출되어 있으나 선행디자인 2는 4개의 리브가 돌출되어 있는 점, ㉡ 이 사건 각 등록디자인의 양 측면에는 2단의 단턱이 형성되어 있지만, 선행디자인 2는 측면에 이러한 2단의 단턱이 형성되었는지를 알 수 없는 점, ㉢ 이 사건 각 등록디자인의 측면에서 볼 때 수 개의 가로줄이 형성되어 있는 것으로 보이지만 선행디자인 2는 측면에서 볼 때 수 개의 가로줄이 형성되어 있는 것으로 보이는지 알 수 없는 점 등에서 차이가 주3) 있다.

(주3)

이 사건 등록디자인은 각 리브에서 평판부 상면과 접하는 부분이 우측 그림 1의 원 내 부분과 같이 경사진 형태인 반면, 이 사건 유사디자인은 우측 그림 2의 원 내 부분과 같이 직각의 형태인 점에서 차이가 있으며, 이러한 차이는 선행디자인 2와 이 사건 유사디자인의 경우도 마찬가지인 것으로 보인다. 그런데 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 못하므로( 대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결 등 참조), 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 유사디자인의 기본디자인인 이 사건 등록디자인이 신규성이 부정되어 권리범위가 인정되지 아니하는 이상, 이 사건 유사디자인과 선행디자인 2의 위와 같은 차이점을 살펴볼 필요 없이 이 사건 유사디자인도 그 권리범위가 인정되지 아니한다. 따라서 이 사건 유사디자인과 선행디자인 2의 위와 같은 차이점에 대해서는 따로 검토하지 아니한다.

다) 검토

앞서 본 기초 사실에다가 을 제41, 55호증의 각 영상 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 위와 같은 차이점에도 불구하고 앞서 본 공통점으로 인하여 이 사건 각 등록디자인은 선행디자인 2와 유사하다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 위와 같은 공통점 중 ①, ②는 기초 사실에서 본 선행디자인 1, 3, 4와도 공통되는 부분인 점에 비추어 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

(2) 반면 위 공통점 중 ④, ⑤, ⑥은 선행디자인 1, 3, 4와 차이가 나는 부분인 점, 이 사건 각 등록디자인의 심미감에 가장 큰 영향을 줄 것으로 보이는 리브의 구체적 형상에 관한 것인 점에 비추어 볼 때 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 높게 평가하여야 한다(이 사건 유사디자인이 이 사건 등록디자인에만 유사한 디자인에 해당하여 유사디자인으로 등록된 것을 보더라도 위와 같은 특징이 이 사건 각 등록디자인의 요부로 보인다).

(3) 한편 차이점 ㉠에 관하여 보건대, 이 사건 각 등록디자인 및 선행디자인 2의 디자인의 대상이 되는 물품은 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판 내지 슬래브 제품으로 설치되는 곳의 면적에 따라 리브의 개수를 쉽게 변경할 수 있는 점, 을 제41, 55호증의 각 영상에 의하면 실제 피고도 리브의 개수만 달리하여 피고 제품들을 생산한 사실이 인정되는 점, 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2를 각각 가로로 연속하여 배치할 경우 리브 개수의 차이가 심미감에 별 영향을 줄 것으로 보이지 아니하는 점 등에 비추어 보면, 차이점 ㉠은 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

(4) 또한, 차이점 ㉡에 관하여 보건대, 이 사건 각 등록디자인에서 평판부 양 측면의 단턱부는 콘크리트 평판부의 하단의 측면에 작게 형성되어 있어 이 사건 각 등록디자인에서 차지하는 비중이 매우 낮고 눈에 잘 띄는 부분이 아니므로, 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

(5) 차이점 ㉢의 경우 이 사건 각 등록디자인의 측면부에 직접 가로줄 모양이 표시된 것이 아니고, 단턱, 평판부 및 오목부 등의 형상으로 인하여 측면에서 볼 때 가로줄 모양이 표시된 것처럼 보이는 것에 불과한데, 선행디자인 2의 경우도 판형의 평판부의 형상 위에 리브가 평판부와 접하는 부분이 오목하게 형성되어 있으므로 이를 측면에서 볼 때 이 사건 각 등록디자인과 같이 측면에 수 개의 가로줄이 형성된 것처럼 보일 것은 분명하며, 비록 단턱이 없어 이 사건 각 등록디자인보다 보이는 가로줄의 개수가 적을 것으로 보이지만, 그러한 차이가 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다.

3) 검토 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 각 등록디자인은 선행디자인 2와 유사하므로 등록무효심판의 유무와 관계없이 그 권리범위가 인정되지 아니한다. 이를 지적하는 피고 주장은 이유 있다.

나. 소결

이 사건 각 등록디자인의 권리범위가 부정되는 이상, 더 나아가 피고 제품들이 이 사건 각 등록디자인과 동일 또는 유사한지를 살펴볼 필요 없이 피고 제품들이 이 사건 각 등록디자인권의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로, 피고 제품들이 이 사건 각 등록디자인권을 침해함을 청구원인으로 하는 원고의 금지청구 및 손해배상청구(양수금 청구 포함)는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

4. 이 사건 각 등록상표권의 침해 여부

가. 피고 표장들이 상표적으로 사용되었는지 여부

1) 관련 법리

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로 사용되었는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로 사용되는지에 의하여 판단하여야 한다( 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

2) 검토

갑 제8, 23 내지 30호증, 을 제29, 30, 37, 47호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 특정한 피고 표장들의 사용 태양은 모두 특정 공법을 가리키는 용어로 사용된 것이고, 피고 제품들의 출처 표시로 사용된 것은 아니라고 봄이 타당하다. 이를 지적하는 피고 주장은 이유 있다.

① ‘MIR’은 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi Inverted Ribbed’의 약자로서 콘크리트 바닥판 상면에 복수 개의 리브가 돌출된 구조를 의미한다. 비록 원고 측 연구원 등이 작성한 것이기는 하지만 ‘MIR’은 건축학과 관련된 “MIR(Multi Inverted Rib) 슬래브 시스템”이라는 논문의 제목으로도 사용되었다. 또한, 대흥과 거래관계에 있는 주식회사 연우와 관련된 자료이지만, PC 공법의 종류를 소개하는 자료에서 MIRS(MIR 뒤에 Slab까지 붙여 약칭한 것이다)는 역 RIB 계열의 일종으로서 주요 PC 공법의 종류 중 하나로 소개되고 있다. 따라서 MIR은 피고 제품들과의 관계에서도 수요자나 거래관계자에게 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi-Inverted Ribbed’의 약자로 인식될 여지가 크다.

② 원고가 주장하는 경기데일리 신문의 2016. 9. 22.자 인터넷 기사(갑 제8호증)에 사용된 ‘ ’이라는 표장의 경우, ‘MIR’ 뒤에 괄호를 부가하여 ‘MIR’이 ‘Multi Inverted Rib’의 약자임을 설명하였고, 해당 기사에서 ‘HCS(Hollow Core Slab)’ 등 다른 공법에 의하여 생산된 제품도 설명한 점에 비추어 보면, 피고 제품들의 수요자와 거래관계자들은 위 표장에서 ‘MIR’은 특정 공법(공법)을 지칭하는 것으로 인식할 것으로 보이고, 이를 피고 제품들의 출처 표시로 인식할 것으로 보이지는 아니한다.

③피고의 기성청구서, 입찰견적서 등 거래자료(갑 제23 내지 30호증)에는 ‘ ’, ‘슬라브(MIR)’, ‘MIR SLAB’, ‘MIR’ 등의 표장이 품명 또는 규격, 품목란에 표시되어 있다. 그런데 품명란에 기재된 경우에는 ‘보’를 의미하는 ‘GIRDER’, ‘기둥’을 의미하는 ‘COLUMN’ 등도 같이 표시된 점, ‘MIR’ 표장이 규격란 또는 품목란에 기재되기도 한 점, ‘MIR SLAB’이라는 표장이 ‘공종(공종)’란에 표시되기도 한 점 등을 위 ①에서 본 사정과 함께 고려하면, 피고 제품들의 수요자나 거래관계자는 위와 같은 표장에서 ‘MIR’이 특정 공법(공법)을 지칭하는 용어로 인식할 것으로 보이고, 이를 피고 제품들의 출처 표시로 인식할 것으로 보기는 어렵다.

④피고의 회사소개서(을 제29호증)와 공사지명원(을 제30호증)의 경우에는 ‘ ’와 같이 ‘ ’ 뒤에 괄호로 ‘(공법개요)’라는 문구를 부가하여 사용하거나(회사소개서 9쪽), ‘공법소개’라는 항목의 하위 항목에서 ‘MIR SLAB’ 공법에 관한 설명을 하면서 그 제목으로 ‘ ’이라고 기재하거나(공사지명원 9쪽), ‘ ’ 및 ‘ ’와 대비되는 공법으로 ‘ ’이라고 기재하고 이에 대해 설명하였다(회사소개서 23쪽, 공사지명원 14쪽). 이러한 사용 태양에 비추어 보면 이러한 표장들은 피고 제품들의 수요자나 거래관계자에게 특정 공법을 가리키는 용어로 인식될 것으로 보이고, 피고 제품들의 출처 표시로 인식될 것으로 보이지는 아니한다.

⑤ 피고의 브로슈어(을 제37호증)에도 ‘ ’과 같이 ‘ ’ 뒤에 ‘공법’이라는 단어를 부가하여 특정 공법을 가리키는 용어임을 명시하였을 뿐만 아니라 브로슈어 2쪽에서는 MIR 슬래브 공법을 설명하고 ‘MIR(Multi Inverted Ribbed)’라고 기재하여 ‘MIR’이 ‘Multi Inverted Ribbed’의 약자임을 명시한 점에 미루어 보아, 피고 제품들의 수요자나 거래관계자가 위와 같은 표장을 피고 제품들의 출처 표시로 인식할 것으로 보이지는 아니한다.

⑥ 피고 표장들에서 ‘MIR’ 부분은 다른 부분과 같은 서체, 색상으로 표시되었으므로, 피고 표장들에서 ‘MIR’ 부분이 외관 면에서 다른 부분과 구별되는 식별력을 가진다고 보기 어렵다.

나. 소결

원고가 특정한 피고 표장들이 피고 제품들의 출처 표시로 사용된 것이 아닌 이상, 피고의 피고 표장들 사용행위가 원고의 이 사건 각 등록상표권을 침해하였다고 볼 수 없으므로, 피고의 피고 표장들 사용이 이 사건 각 등록상표권을 침해함을 청구원인으로 하는 원고의 금지청구 및 손해배상청구(양수금 청구 포함)는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

5. 결론

따라서 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 원고의 이 사건 청구를 모두 기각한 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 이에 대한 원고의 항소와 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 청구를 기각하기로 하여(앞서 본 바와 같이 제1심판결의 손해배상청구 부분 중 대흥 지분에 관한 부분은 당심에서의 청구의 교환적 변경으로 실효되었다), 주문과 같이 판결한다.

[[별 지 1] 목록: 생략]

[[별 지 2] 목록: 생략]

주1) 선행디자인 3이 게재된 카탈로그에 포함된 평정서의 발급일이 2008. 4. 16.이므로 위 카탈로그도 그 무렵 불특정인이 알 수 있도록 반포된 것으로 보인다.

주2) 피고는 2018. 11. 26.자 준비서면에서 손해배상청구 중 청구원인이 당심에서 교환적으로 변경된 대흥의 손해배상액 부분에 관하여 ‘임의적 소송신탁’이라는 표현을 사용하였다. 그러나 이는 피고, 피고의 대표이사 소외 2와 대흥 및 대흥의 대표이사 소외 1, 피고의 종전 대표이사이자 소외 1의 자(자)인 소외 3 등의 관계에 관한 원고의 주장(2018. 10. 23.자 원고 준비서면 등 참조)이 사실이 아니라고 다투면서, 설령 그에 관한 원고의 주장이 사실이라면 그러한 관계 때문에 대흥이 직접 소를 제기하지 못하자 원고가 이를 대신하여 이 사건 소를 제기한 것이라는 취지의 가정적 주장에 불과한데, 원고의 이러한 주장사실에 관하여 별도로 판단하지 않고 원고의 청구를 기각하는 이상, 이에 대해서는 별도로 판단하지 아니한다.

주3)