가. 기존의 상호나 상표에 대한 주지, 서명성의 판단기준

나. 상표법 제45조 제1항 제2호 의 취지 및 상표등록의 취소요건

다. 상표법 제45조 제1항 제2호 소정의 상품의 출처나 품질의 오인 혼동의 의의

가. 기존의 상호나 상표에 대한 주지 서명성의 입증이 비록 현실적으로 매우 어렵다고 하더라도 단지 기존의 상호 또는 상표권자와 후출원등록상표권자중 누구를 보호하는 것이 건전한 상거래질서를 유지하고 소비자의 이익을 보호하는데 도움이 되는가라는 등의 추상적 근거만에 의하여 기존의 상호나 상표에 주지 서명성을 인정할 수는 없다.

나. 상표법 제45조 제1항 제2호 규정의 취지는 상표권자로 하여금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 부정경쟁을 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는데 그 목적이 있으므로 상표등록을 취소하기 위한 요건으로서는 첫째로 상표권자가 자기의 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 그 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, 둘째로 그 결과 자기의 상품과 타인의 상품과의 간에 출처의 혼동이나 상품의 품질의 오인이 생길 염려가 있어야 하며, 셋째로 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의 즉 그와 같은 사용의 결과상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다는 것을 인식하면서 사용할 것을 요한다.

다. 상표법 제45조 제1항 제2호 에서 말하는 상품의 출처나 품질의 오인, 혼동은 현실적으로 오인, 혼동이 생긴 경우 뿐만 아니라 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하면 족하고 또 그것은 등록상표에 의하여 표장되는 상품과 타인의 상호 또는 상표에 의하여 표장되는 상품이 반드시 동종품이거나 유사품종인 경우 뿐만 아니라 이종의 상품인 경우에도 있을 수 있으며 또한 타인의 상품에 사용되고 있는 상표가 반드시 주지 서명한 것임을 요하는 것은 아니다.

나 상표법 제9조 나.다. 제45조 제1항 제2호

주식회사 아가방 소송대리인 변호사 김연수 외 1인

피심판청구인 소송대리인 변호사 신창동

특허청 1986.2.28. 자 1983항고심판 당 제194,251 심결

원심결중 1983년 항고심판 당 제251호 상표등록취소사건 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

심판청구인의 나머지 상고를 기각한다.

상고기각 부분의 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.

1. 1983년 항고심판 당 제194호 상표등록무효심판청구사건에 대한 상고이유를 본다(상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위내에서 본다).

상고이유 제1, 4점에 대하여,

원심결이유에 의하면, 원심은 심판청구인의 상호 또는 상표가 피심판청구인의 본건 등록상표의 출원일보다 약 1년 3개월 이전부터 등기 또는 등록되어 사용되어 왔고, 위 출원일 현재 이미 6개의 대리점이 설치되어 있었으며, 신문, 잡지 등에 금 6,338,000원의 광고비를 들여 이들의 선전광고를 해온 사실이 인정되기는 하나 그 상품의 제조판매량과 상호 또는 상표의 사용정도를 확인할 자료가 없는 이 사건에 있어서 위와 같은 사실만으로서는 심판청구인의 상호나 상표 또는 그가 제조판매하는 상품이나 영업이 피심판청구인의 본건 등록상표출원당시 이미 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 주지 저명한 것이었다고 단정하기는 어렵다고 판단하여 이 사건 상표등록무효심판청구를 배척하였는 바, 기록을 검토하여 보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단조처는 수긍이 가고 원심이 그 채증과정에서 본건 등록상표의 출원일 이후에 발생한 사실을 입증내용으로 하는 소론 각 서증들 및 발행일 또는 반포일자가 불명한 소론 각 서증들은 심판청구인의 상호나 상표가 피심판청구인의 본건 등록상표출원당시에 이미 일반수요자들에게 널리 알려져 있는 주지 저명한 것이었음을 입증할 자료가 되지 못한다고 하여 이들을 배척한 조처도 정당하며, 또 원심이 판단을 유탈하였다는 소론 각 증거들은 모두 원심의 위와 같은 사실인정과 판단조처를 좌우할 수 없는 것들임이 기록상 분명하므로 원심이 이들에 대한 증거판단을 빠뜨렸다 하여 위법이라 할 수도 없으며, 소론이 들고있는 갑 제42호증은 이 사건과는 사안을 달리하는 것이므로 원심의 이 사건에 대한 판단결과가 그와 다르다고 하여 원심결에 모순이 있다고 볼 수도 없다. 또한 기존의 상호나 상표에 대한 주지저명성의 입증이 비록 현실적으로 매우 어렵다고 하더라도 단지 기존의 상호 또는 상표권자와 후출원등록상표권자 중 누구를 보호하는 것이 건전한 상거래질서를 유지하고 소비자의 이익을 보호하는데 도움이 되는가 라는 등의 추상적 근거만에 의하여 기존의 상호나 상표에 주지 저명성을 인정할 수는 없다 할 것이므로 원심결에 소론과 같은 심리미진이나 이유모순의 위법이 있다고도 할 수 없다. 그리고 기록에 의하면 심판청구인은 지정상품이 "책가방" 으로 되어 있는 본건 등록상표의 무효심판만을 구하고 있을뿐 추가출원된 소론 지정상품에 대하여는 무효심판을 구하지 아니하였음이 뚜렸하므로 원심이 추가출원된 지정상품에 대하여 그 등록무효여부를 심리판단하지 아니하였다 하여 이를 심리미진이라 할 수도 없으며, 소론이 들고 있는 판례들은 모두 타인의 상호나 상표 또는 상품이나 영업이 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 사실이 증거에 의하여 입증된 사안에 관한 것이므로 심판청구인의 상호나 상표 또는 상품이나 영업이 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 것으로 볼 수 없는 이 사건에서는 적절한 것이 되지 못한다.

논지는 모두 이유없다.

상고이유 제2점에 대하여,

원심결이유에 의하면, 원심은 소론 갑 제18호증의 1은 심판청구인과는 아무런 관련이 없는 소외 정원주식회사가 심판청구인이 법인으로 설립되기 훨씬 이전인 1973년에 발행한 광고물로서 심판청구인의 상호나 상표의 주지저명성을 인정할 자료가 되지 못한다고 하여 이를 채용하지 아니하였는 바, 기록에 의하면, 원심의 이와 같은 판단조처는 수긍이 가고 또한 심판청구인이 위 증거물에 표시된 상표를 양도받은 흔적을 찾아볼 수도 없으므로 원심의 조치에 상표양도에 관한 법리오해의 위법이 있다는 논지도 이유없다.

상고이유 제3점에 대하여,

증거의 취사선택은 논리칙과 경험칙에 위반되지 않는 한 사실심의 전권에 속하는 사항이라 할 것인바 기록을 검토하여 보아도 원심이 소론 각 거래약정서 사본과 대리점확인서 사본을 배척한 조치에 논리비약이나 경험칙위반의 위법이 있음을 찾아볼 수 없으므로 논지는 이유없다.

2. 1983년 항고심판 당 제251호 상표등록취소심판청구사건에 대한 상고이유를 본다(상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위내에서 본다). 상표법 제45조 제1항 제2호 에 의하면 , "상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인이 생기게 할 염려가 있을 때"를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있는 바, 이 규정의 취지는 상표권자로 하여금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 부정경쟁을 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는데 그 목적이 있는 것이다.

이러한 관점에서 위 규정을 검토해 보면, 상표등록을 취소하기 위한 요건으로서는 첫째로, 상표권자가 자기의 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 그 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고 둘째로, 그 결과 자기의 상품과 타인의 상품과의간에 출처의 혼동이나 상품의 품질의 오인이 생길 염려가 있어야 하며 셋째로,위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의 즉 그와 같은 사용의 결과,상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다는 것을 인식하면서 사용할 것을 요한다고 할 것이다. 그리고 여기에서 말하는 상품의 출처나 품질의 오인, 혼동은 현실적으로 오인 혼동이 생긴 경우 뿐만 아니라 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하면 족하고 또 그것은 등록상표에 의하여 표장되는 상품과 타인의 상호 또는 상표에 의하여 표장되는 상품이 반드시 동종품이거나 유사품종인 경우뿐만 아니라 이종의 상품인 경우에도 있을 수 있으며, 또한 타인의 상품에 사용되고 있는 상표가 반드시 주지저명한 것임을 요하는 것은 아니라 할 것이다 (다만, 타인이 사용하고 있는 상표가 주지저명한 상표인 경우에는 상표권자의 등록상표부정사용은 그 주지저명상표의 명성에 편승하려는 의도에서 비롯된 것으로 보아 고의가 추정된다고 할 것이다).

그러므로 위 규정에 의한 상표등록의 취소사유의 유무를 심리함에 있어서는 마땅히 위와 같은 요건 즉 상표권자가 등록상표를 부정한 방법으로 사용한 사실이 있는가는 물론 그와 같은 부정사용으로 인하여 타인의 상품과의 사이에출처의 혼동이나 품질의 오인이 생길 염려가 있는가의 여부와 나아가 부정사용당시에 상표권자에게 그 출처나 품질의 오인, 혼동을 일으키게 할 고의가 있었는지의 여부를 심리판단해보아야 할 것임에도 불구하고 원심은 그 심결이유에서 상표법 제45조 제1항 제2호 의 규정에 의하여 본건 등록상표를 취소하려면 우선 심판청구인의 상표나 상호가 본건 등록상표의 출원당시에 이미 주지 저명한 것이어야 하고 또한 상품의 출처나 품질의 오인, 혼동은 동종 또는 유사품 사이에서만 일어날 수 있는 것이라는 전제아래 본건 등록상표와 피심판청구인이 실제로 사용한 실사용 상표 및 심판청구인이 사용하는 상호나 상표가 모두 서로 유사한 상표인 사실을 인정하면서도 심판청구인이 사용하는 상호 및 상표가 본건 등록상표의 출원당시 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 주지저명상표라거나 심판청구인이 사용하는 상호나 상표에 의하여 표시되는 상품과 피심판청구인의 실사용상표에 의하여 표시되는 상품이 동종품 또는 유사품인 사실을 인정할 증거가 없다하여 피심판청구인에게 심판청구인의 상호나 상표의 명성에 편승할 의도가 있었는지의 여부에 대하여는 따져볼 것도 없이 심판청구인의 본건 등록상표의 취소청구는 이유없다고 판단하고 있는바, 원심의 이와 같은 판단조처는 결국 상표법 제45조 제1항 제2호 의 법리를 오해하고 심리를 미진하여 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것인즉, 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.

그러므로 원심결중 1983. 항고심판 당 251호 사건에 대한 원심결을 파기하고, 동 사건을 특허청 항고심판소에 환송하고 1983. 항고심판 당 194호 사건에 대한 상고를 기각하며, 상고기각 부분에 대한 상고비용은 패소자인 심판청구인의 부담으로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.