와이어쓰(소송대리인 변호사 이병호외 1인)

명인제약 주식회사(소송대리인 변리사 최학현)

2004. 10. 8.

1. 특허심판원이 2004. 6. 14. 2003당1969호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

[증거 : 갑1, 2, 5 내지 8, 11호증]

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제546524호

(2) 출원일/등록일 : 2002. 1. 7./2003. 4. 30.

(3) 표장 :

(4) 등록권리자 : 피고

(5) 지정상품 : 상표법 시행규칙 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제5류 “혈압강하제, 순환기관용약제, 말초신경계용약제, 중추신경계용약제, 소화기관용약제, 대사성약제, 호흡기관용약제, 간장질환제제, 자양강장변질제, 알레르기용약제”

나. 선등록상표들

(1) 선등록상표 1

(가) 등록번호 : 제531785호

(나) 출원일/등록일 : 2001. 7. 9./2002. 10. 7.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 코오롱제약 주식회사

(마) 지정상품 : 구 상표법 시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분(이하 “구 상품류 구분”이라 한다) 제5류 “대사성약제, 사람 및 동물용 미량원소제제, 생물학적제제, 엘릭서약제, 조혈제, 조제용제, 자양강장변질제, 의약용 시럽”

(2) 선등록상표 2

(가) 등록번호 : 제185156호

(나) 출원일/등록일/갱신등록일 : 1988. 7. 6./1989. 12. 13./2000. 2. 15.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 슈바르쯔파마아크치엔게젤샤후트

(마) 지정상품 : 구 상품류 구분 제1류 “유산염, 인공감미료”, 제5류 “혈액용제, 비타민제, 강장제, 아미노산제, 대사성약제, 심장혈관치료제, 사향, 철분결핍치료용약제, 임신기용약제, 수유기용약제”

(3) 선등록상표 3

(가) 등록번호 : 제300370호

(나) 출원일/등록일 : 1993. 4. 9./1994. 10. 21.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 헨켈코만디트게젤샤프트아우프악틴

(마) 지정상품 : 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분(이하 “구구 상품류 구분”이하 한다) 제10류 “지방제거제, 그리이스제거제, 매염제, 화학용시제, 부식억제제, 살균제”

(4) 선등록상표 4

(가) 등록번호 : 제300381호

(나) 출원일/등록일 : 1993. 4. 9./1994. 10. 21.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 헨켈코만디트게젤샤프트아우프악틴

(마) 지정상품 : 구구 상품류 구분 제10류 “지방제거제, 그리이스제거제, 매염제, 화학용시제, 부식억제제, 살균제”

(5) 선등록상표 5

(가) 등록번호 : 제376805호

(나) 출원일/등록일 : 1996. 4. 2./1997. 9. 30.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 스태포드-밀러(아일랜드) 리미티드

(마) 지정상품 : 구구 상품류 구분 제10류 “치아과민증 예방치료용 약제, 충치예방치료용 약제, 구강질환예방치료용 약제, 치통안정치료제, 말초신경계용약제”

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하여 양 상표를 함께 사용할 경우 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 상표법 제71조 제1항 제1호 에 의하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2003당1969호 로 심리하여 2004. 6. 14. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

선등록상표 1의 “FERRO” 부분은 “철분을 함유한, 철의” 등의 의미를 가지고 있고 약제에서 널리 사용되는 것이어서 그 지정상품과 관련하여 식별력이 약하거나 없으므로 “TRE” 부분이 요부가 될 것인바, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1은 그 외관이 다르고, 호칭에 있어서 이 사건 등록상표는 “펠로”로, 선등록상표 1은 “트레” 또는 “페로트레”로 각각 호칭될 것이므로, 양 상표는 서로 비유사한 상표이고, 선등록상표 2의 “FERRO” 부분 역시 지정상품 “혈액용제, 비타민제, 심장혈관병치료제” 등과 관련하여 식별력이 약하거나 없으므로 나머지 부분이 요부가 될 것인바, 이 사건 등록상표와 선등록상표 2는 그 외관, 호칭이 달라 서로 비유사한 상표이며, 선등록상표 3의 “페로” 부분 및 선등록상표 4의 “FERRO” 부분은 지정상품과 관련하여 식별력을 지닌 부분이므로 선등록상표 3, 4는 전체로서 호칭·관념될 것이고 그에 따라 대비하면 이 사건 등록상표와 선등록상표 3, 4는 그 외관, 호칭이 달라 서로 비유사한 상표이므로, 결국 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원고 주장은 받아들일 수 없다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

원심결은 이 사건 등록상표와 선등록상표 5의 유사 여부 판단을 하지 않았을 뿐 아니라, 선등록상표 1 내지 4에 포함되어 있는 “FERRO” 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 있는 부분으로서 다른 부분과 분리되어 요부가 될 수 있는바, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1 내지 4의 위 요부는 그 호칭이 매우 유사하고, 이 사건 등록상표와 선등록상표 5 역시 호칭이 매우 유사하므로, 양 상표는 전체적인 표장이 서로 유사하고, 그 지정상품 역시 서로 유사하므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표 1 내지 5와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이고, 따라서 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 판단

(1) 먼저 이 사건 등록상표가 선등록상표 2와 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부에 관하여 살핀다.

이 사건 등록상표와 선등록상표 2의 표장의 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표는 한글 “펠로”와 영문자 “Fello”가 상하로 결합되어 구성된 상표이고, 선등록상표 2는 영문자 3부분의 결합에 의하여 “FERRO SANOL DUODENAL”로 구성된 상표로서, 그 외관은 상이하나, 호칭에 있어서, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여 언제나 “펠로”로 호칭될 것이고, 선등록상표 2는 “FERRO”, “SANOL”, “DUODENAL”의 각 부분이 외관상 서로 분리되어 있고 위 각 부분들이 결합하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니며 이를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수도 없으므로 위 각 부분으로 분리되어 호칭될 수 있다고 할 것인바, 만일 선등록상표 2가 “FERRO” 부분만으로 분리되어 그 한글 발음인 “페로”로 호칭되는 경우, 이 사건 등록상표의 호칭인 “펠로”와 비교하여 볼 때, 첫 번째 음절의 “ㄹ”받침의 유무만 차이가 있을 뿐 나머지 부분이 완전히 동일하고 특히 두 번째 음절의 초성 역시 “ㄹ”이어서 호칭 전체에서 위 “ㄹ”받침이 차지하는 비중이 높지 않은 점 등에 비추어 양 상표는 그 차이를 느끼기 어려울 정도로 전체적인 청감이 매우 유사하다고 할 것이며, 관념에 있어서 양 상표 모두 뚜렷한 관념이 도출된다고 보기 어려워 관념상으로는 서로 대비가 되지 아니하므로, 결국 양 상표는 그 호칭이 유사한 상표로서 전체적인 표장 역시 서로 유사하다고 할 것이다.

피고는, 선등록상표 2의 위 “FERRO” 부분은 철(철)을 나타내는 화학기호 Fe의 형용사로서 “철분을 함유한, 철의”라는 뜻을 가지고 있고, 또 국내 및 국외에서 철분보충제제나 빈혈치료제에 관하여 “FERRO”를 포함한 상표가 다수 등록되어 있는 점 등에 비추어, 선등록상표 2의 위 “FERRO” 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 매우 약한 성질표시표장에 해당하고, 그에 따라 위 부분을 제외한 나머지 부분과 이 사건 등록상표를 대비하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 일반 수요자를 기준으로 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 하고( 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조), 어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 할 것이므로 당해 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우라든가 또는 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우이어야 할 것인바( 대법원 1989. 12. 8. 선고 89후667 판결 참조), 갑12호증의 1 내지 4에 의하면 영어 사전상 “FERRO”는 “철의, 철을 함유한”이란 뜻의 결합사(결합사)인 사실은 인정할 수 있으나, 한편 위 증거에 의하면 “FERRO”는 대학 교양 정도를 넘는 수준의 어휘임을 알 수 있는 점에 비추어 볼 때 일반 수요자로서는 위 상표를 보고 직관적으로 그 의미 내용을 깨달을 수 있다고 볼 수 없고 그에 따라 위 “FERRO”의 사전적 의미를 고려하여 그 식별력 유무를 판단할 수는 없다고 할 것이며, 나아가 실제 거래사회에서 철분이 선등록상표 2의 지정상품인 “혈액용제, 비타민제, 강장제, 아미노산제, 대사성약제, 심장혈관치료제, 사향, 임신기용약제, 수유기용약제” 등의 원재료로 현실로 사용되고 있다거나 또는 일반 수요자나 거래자가 철분이 위 지정상품의 원재료로 사용되는 것으로 인식하고 있다고 볼 만한 증거도 없으므로, 선등록상표 2의 “FERRO” 부분이 위 지정상품 전부에 대하여 식별력이 없거나 매우 약하다고 볼 수 없고, 따라서 위 주장은 이유 없다.

나아가 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표 2의 지정상품 중 제5류는 모두 인체용 약제에 속하는 상품들로서 그 용도, 생산 및 판매경로 등이 동일하거나 중복되는 것이므로, 양 상표는 그 지정상품이 서로 유사하다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표 2는 전체적인 표장이 유사하고 지정상품 역시 유사하므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표 2와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다고 할 것이다.

(2) 원고는, 이 사건 등록상표가 선등록상표 1, 3 내지 5와 대비하여 보더라도 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하다고 주장하나, 선등록상표 1은 이 사건 등록상표의 출원일 이후에 등록된 상표임이 분명하므로 출원시를 기준으로 하는 상표법 제7조 제1항 제7호 를 적용할 수는 없다고 할 것이고, 선등록상표 3, 4는 그 지정상품들이 모두 인체 이외의 물건에 대하여 정해진 용도로 사용되는 화학제품들로서 인체 질병의 예방 및 치료를 위하여 주로 제약회사에서 제조되어 약국 등을 통하여 판매되는 의약품인 이 사건 등록상표의 지정상품들과는 그 대상, 용도, 생산 및 판매경로 등을 달리하는 것이므로 그 지정상품이 서로 유사하지 않다고 할 것이며, 선등록상표 5는 그 표장인 영문자 “PARO”가 영어식 발음에 의하여 대개 “파로”로 발음될 것이어서 이 사건 등록상표의 호칭인 “펠로”와는 호칭에서 쉽게 구별되고 만일 “패로”로 발음되는 경우에는 이 사건 등록상표의 호칭인 “펠로”와 일부 유사한 면이 있으나 이 사건 등록상표와 선등록상표 5는 그 알파벳 구성이 전혀 달라 외관상 뚜렷하게 구별되고 그에 따라 전체적으로 일반 수요자가 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 할 것이므로, 선등록상표 1, 3 내지 5를 이유로 하는 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

(3) 결국 이 사건 등록상표는 선등록상표 2와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.