[1] ‘고정부재’의 구성은 명세서에서 ‘고정부재’의 재질 및 모양 등을 특정하지 아니하고 있어 비교대상고안 2의 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’를 배제하고 있는 것으로 볼 수 없고, 상걸쇠의 상부에 산포가 끼워지고 산포의 상부에 ‘고정부재’가 끼워져 상걸쇠와 산포의 결합부위가 ‘고정부재’ 또는 ‘캡’에 의하여 보다 확실한 상호 결합 고정이 이루어지게 하는 것이므로, 등록고안의 ‘고정부재’의 구성은 ‘캡’이 상걸쇠와 산포를 결합 고정시킴에 있어서 ‘고정부재’가 그 결합의 긴밀성을 강화시킴으로써 상걸쇠와 산포 사이의 결합 고정을 보다 확실하게 하는 작용을 하는 것이고, 비교대상고안 2의 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’의 구성 역시 회전부의 상부에 산포가 끼워지고 산포의 상부에 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 ‘천포’가 끼워져 ‘캡’이 회전부와 산포를 결합 고정시킴에 있어서 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 ‘천포’가 그 결합의 긴밀성을 강화시킴으로써 상걸쇠와 산포 사이로 빗물이 유입될 수 있는 공간을 줄여주는 작용을 하는 것인바, 등록고안의 ‘고정부재’의 구성 및 작용효과는 비교대상고안 2의 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’의 구성 및 작용효과와 실질적으로 동일하다고 한 사례. 그리고 ‘상걸쇠의 회전시 산포가 동시에 회전이 이루어지더라도 산포와 주변 구성부재와의 간섭이 전혀 발생하지 않아 작동이 원활하게 이루어질 수 있는 효과’는 등록고안의 ‘고정부재’가 아닌 ‘단턱’의 구성으로부터 발생하는 것인바, 비교대상고안 1도 ‘철’형상으로 된 ‘단턱’의 구성을 채택하고 있어 이와 동일한 작용효과를 갖고 있다고 볼 수 있다.

명칭이 “회전우산”인 등록고안의 청구범위 제1항 고안의 ‘고정부재’의 구성 및 작용효과가 비교대상고안들의 구성 및 작용효과와 실질적으로 동일하므로 그 고안의 진보성이 없다고 본 사례

구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항 (현행 제4조 제2항 참조)

이재윤

박희숙

특허법원 2004. 7. 22. 선고 2003허7435 판결

원심판결 중 피고의 패소부분을 파기하고, 이 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 본다.

1. 원심은, 명칭을 “회전우산”으로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 제227797호)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 고안’이라고 한다)에 관하여 그 판시와 같은 사정을 들어, 이 사건 제1항 고안은 원심 판시의 “산포 및 살대 회전형 우산”에 관한 비교대상고안 1과 대비할 때 목적 및 ‘고정부재’ 부분을 제외한 나머지 구성 및 작용효과는 동일하나, ‘고정부재’의 구성을 채택함으로써 ‘상걸쇠와 산포 사이에 보다 확실한 상호 결합 고정이 이루어지고, 상걸쇠의 회전시에 산포 역시 동시에 회전이 이루어지더라도 산포와 주변 구성부재와의 사이에 간섭이 전혀 발생하지 않아 보다 작동이 원활하게 이루어질 수 있는 효과’를 발생시키고 있으므로 이러한 구성 및 작용효과를 결여하고 있는 비교대상고안 1과 다르고, 이 사건 제1항 고안의 ‘고정부재’의 구성이 위와 같은 작용효과를 발생시키기 위하여 고안된 것인 이상, 이를 종래부터 우산천 조각으로 된 고정부재를 사용하여 누수를 방지하여 오던 주지관용수단에 불과하다거나, 단순히 회전우산 내부로의 빗물유입을 방지하기 위하여 고안된 원심 판시의 비교대상고안 2의 ‘빗물유입방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’의 구성에 의하여 공지된 것이라고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 고안은 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고안 1 내지 3 등을 결합하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라 할 수 없어 그 진보성이 인정된다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 고안이 채택한 ‘고정부재’의 구성은 그 명세서에서 ‘고정부재’의 재질 및 모양 등을 특정하지 아니하고 있어 비교대상고안 2의 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’를 배제하고 있는 것으로 볼 수 없고, 이 사건 제1항 고안은 상걸쇠의 상부에 산포가 끼워지고 산포의 상부에 ‘고정부재’가 끼워져 상걸쇠와 산포의 결합부위가 ‘고정부재’ 또는 ‘캡’에 의하여 보다 확실한 상호 결합 고정이 이루어지게 하는 것이므로, 이 사건 제1항 고안의 ‘고정부재’의 구성은 ‘캡’이 상걸쇠와 산포를 결합 고정시킴에 있어서 ‘고정부재’가 그 결합의 긴밀성을 강화시킴으로써 상걸쇠와 산포 사이의 결합 고정을 보다 확실하게 하는 작용을 하는 것이고, 비교대상고안 2의 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’의 구성 역시 회전부의 상부에 산포가 끼워지고 산포의 상부에 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 ‘천포’가 끼워져 ‘캡’이 회전부와 산포를 결합 고정시킴에 있어서 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 ‘천포’가 그 결합의 긴밀성을 강화시킴으로써 상걸쇠와 산포 사이로 빗물이 유입될 수 있는 공간을 줄여주는 작용을 하는 것인바, 그렇다면 이 사건 제1항 고안의 ‘고정부재’의 구성 및 작용효과는 비교대상고안 2의 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’의 구성 및 작용효과와 실질적으로 동일하다고 할 것이다.

그리고 ‘상걸쇠의 회전시 산포가 동시에 회전이 이루어지더라도 산포와 주변 구성부재와의 간섭이 전혀 발생하지 않아 작동이 원활하게 이루어질 수 있는 효과’는 이 사건 제1항 고안의 ‘고정부재’가 아닌 ‘단턱’의 구성으로부터 발생하는 것인바, 비교대상고안 1도 ‘철’형상으로 된 ‘단턱’의 구성을 채택하고 있어 이와 동일한 작용효과를 갖고 있다고 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 제1항 고안의 ‘고정부재’의 구성 및 작용효과가 비교대상고안 2의 ‘빗물방지용 보호커버’ 또는 비교대상고안 3의 ‘천포’의 구성 및 작용효과와 서로 다르다고 보아 이 사건 제1항 고안이 진보성이 있다고 판단하였는바, 이러한 원심 판단에는 고안의 진보성에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있으므로, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결 중 피고의 패소부분을 파기하고, 이 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김능환(재판장) 김용담 박시환(주심) 박일환