가. 특허법 63조 나 구특허법 56조 , 57조 의 소위 출원보정에 관한 규정을 준용하고 있지 아니하는 현행 상표법이나 구상표법에 있어서도 위 규정들을 유추적용할 수 있는지 여부

나. 상표의 유사성 여부의 판단기준

1. 현행 상표법(1973.2.8. 법률 제2506호)이나 구상표법 (1949.11.28 법률 제71호)은 특허법(1973.2.8 법률 제2505호) 63조 나 구특허법 1961.12.31. 법률 제950호) 56조 57조 의 소위 출원보정에 관한 규정을 준용하고 있지는 아니하나 특허법상 출원보정이 문제되는 경우와 요지 즉 발명의 본질을 변경하는 경우의 사정이 동일한 상표법에 있어서도 출원보정에 관한 위 규정들을 유추적용할 수 있다고 봄이 상당하다.

2. 상표의 유부판단은 그 외관 칭호 및 관념을 객관적 전체적 이격적으로 관찰하여 그 하나 또는 전부에 있어서 일반 수요자로 하여금 혼동 오인을 야기케 할 정도로 근사한가에 의하는 것이다.

태광산업주식회사 소송대리인 변리사 손해운

특허국장

특허국 1975.6.30. 자 74항고심판343 심결

상고를 기각한다.

상고소송비용은 상고인의 부담으로 한다.

상고이유를 판단한다.

1. 출원보정에 대하여,

현행 상표법(1973.2.8 법률 제2506호)이나 구 상표법(1949.11.28 법률 제71호)은 특허법(1973.2.8 법률 제2505호) 제63조 나 구 특허법(1961.12.31 법률 제950호) 제56조 57조 의 소위 출원보정에 관한 규정을 준용하고 있지 아니한다.

그러나 특허법상 출원보정이 문제로 되는 것은 명세서 또는 도면이 출원당초부터 완전한 것임이 원칙이겠으나 선원주의하에서는 출원을 서두를 필요가 있는 까닭에 그 출원에 있어서 처음부터 완전함을 요구하기 어려운 반면에 출원후의 보정을 무제한 자유롭게 허용하는 것은 심사사무를 혼잡 정체케 할 뿐 아니라 요지 즉 발명의 본질을 변경하는 경우에는 제3자의 이익을 해할 염려가 있는 때문에 일정한 제한 아래 그 보정을 허용하고 있는 것이므로 사정이 동일한 상표법에 있어서도 출원보정에 관한 위 규정들을 유추적용 할 수 있다고 봄이 상당하다 할 것이다. 그리고 유추적용을 함에 있어서 특허법상의 명세서 또는 도면에 해당하는 것은 상표상에 있어서는 지정상품을 표시한 원서 또는 상표견본 자체이며 요지의 변경은 지정상품의 확대나 상표의 중요한 부분을 변경하는 것에 해당할 것이다.

이 사건에서 볼 때 본건 출원은 당초 한글로 " 에이스란" 이라 횡서하고 그 하부에 영문자로 " ACELAN" 이라고 병기한 상표였는데 1974.6.27 동 상표등록출원을 상부에 영문자로 " TAEKWANGACELAN" 이라 횡서하고 그 하부에 한글로 " 태광 에이스란" 이라 병기하는 상표정정서를 제출한 것인 바 당초의 출원에다가 " TAEKWANG" 을 부가하는 것은 상표가 다른 공업소유권과 달리 상품인식에 관한 식별력에 주안이 있는 점을 고려할 때 새로운 식별요소의 첨가로서 그 외관이나 칭호는 물론 관념에 있어서도 적극적인 면에서 요지의 확대라고 할 것이므로 특허청구범위의 감축 오기의 정정 및 불명료한 기재의 석명의 한도에서 보정이 가능하고 특허청구의 범위를 확장 또는 변경하지 못한다는 위 특허법규정들을 볼 때 본건에서 위의 변경은 허용할 수 없다고 할 것이다.

소론과 같이 당초의 상표에 " 태광" 이 부가 수식되므로 해서 상품의 출처를 명확화 한다 하여도 상표 그 자체의 외관, 칭호 및 관념이 축소 또는 감축된다고는 볼 수 없으며 소론과 같은 사례가 있다 하여 위의 이치를 달리할 바 아니며 소론 유사상표 심사기준을 들고 출원 보정의 요지변경여부를 다루는 기준을 삼을 수도 없다.

그러므로 원심결이 이 사건 상표견본정정은 상표의 요지변경으로 받아들일 수 없다고 판시하였음은 정당하고 반대의 견해로 나온 소론 제1점은 이유없다.

2. 상표의 유부판단에 관하여,

상표의 유부판단은 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적 전체적 이격적으로 관찰하여 그 하나 또는 전부에 있어서 일반수요자로 하여금 혼동 오인을 야기케 할 정도로 근사한가에 의하는 것이고 ( 당원 1970.9.29선고 70후41판결 , 1972.1.31선고 71후37판결 등 참조) 소론 당원판례로 위와 같은 취지에서 나온 것이다. 본건 출원상표인 " 에이스란" 이나 등록상표인 " ACE" 는 모두 제49류에 속하는 견직물 면직물 모직물 합성직물 등을 그 지정상품으로 하는 것인 바 이러한 섬유류에 있어서는 " LAN 란" 또는 " LON 론" 은 그 상품들의 통칭으로 일반 거래에 있어서 관용화되어 있음이 현저한바이므로 본 출원상표에 있어서 " 에이스" 에 접속된 " 란" 은 별반 큰 뜻이 없고 그 앞부분의 " 에이스" 에 출원상표의 요점이 있음이 뚜렷하니 이는 등록상표인 " 에이스" 에 극히 유사함은 명약관화하다 할 것이니 이런 관점에서 볼 때 위 양자는 외관상으로나 칭호상으로나 및 관념상으로나 유사하다고 할 것이므로 원심결의 표현이 다소 부족한 점이 없지 아니하나 양자를 유사하다고 단정한 결론은 정당하다 할 것이다. 상표의 유사성 여부의 판단과 등록상표에 하자가 있다는 것은 별개의 문제이므로 등록상표 " 에이스" 가 상품의 품질을 표시한 것이라면 그 등록자체가 무효라는 소론은 상표의 유사성을 판별함에 있어서는 거론할 여지가 없는 것이라 할 것이며 이미 사용된 현저한 상표를 등록할 수 있다 하여도 이것이 선출원 등록된 타인의 상표와 동일 또는 유사한 출원상표인 경우에는 등록을 허용할 수 없다 할 것이며 소론 업계에서 상품출처의 오인 혼동을 야기시킬 염려가 없다하여 일반 수요자에도 오인 혼동의 염려가 없다고는 단정할 수 없다 할 것이니 소론 확인서 등에 명시적인 판단이 없다하여도 이 사건의 결론에는 아무런 소장이 없다 할 것이므로 소론 제2,3,4점은 모두 이유없다.

그러므로 상고를 기각하고 소송비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.