확인대상발명의 구성이 대응하는 특허발명의 구성과 그 차이점을 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았음에도 확인대상발명에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 않고 내린 특허심판원의 심결이 위법하다고 한 사례

확인대상발명의 구성이 대응하는 특허발명의 구성과 그 차이점을 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았음에도 확인대상발명에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 않고 내린 특허심판원의 심결이 위법하다고 한 사례.

특허법 제135조 , 제140조 , 제141조

대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 (공2005상, 868) 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 (공2005하, 1720)

최호열

신필우 (소송대리인 변리사 김국남)

2006. 8. 24.

1. 특허심판원이 2005. 10. 31. 2004당1534호 사건에 관하여 한 심결 가운데 특허번호 제262849호 발명의 특허청구범위 중 청구항 2.에 대한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 특허발명

① 명칭 : 천연가죽의 질감을 갖는 합성수지 시이트의 가공 방법 및 그 장치

② 출원일/등록일/등록번호 : 1998. 4. 28./2000. 5. 8./제262849호

③ 특허권자 : 피고

④ 특허청구범위(피고는 이 사건 특허발명에 대한 특허심판원 2003당1252호 특허무효심판절차에서 특허청구범위에 대하여 정정청구를 하였고, 특허심판원이 2004. 8. 31. 피고의 정정청구를 인용하는 심결을 하여 그 무렵 확정되어 특허청구범위가 정정되었으므로, 위와 같이 정정된 특허청구범위를 대상으로 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하기로 하고, 도면은 별지 1 기재와 같다)

청구항 1. 생략(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 이 사건 소송의 심리대상이 아니므로 그 기재를 생략한다)

청구항 2. 순차적으로 설치되어, 위사와 경사로 직조되는 합성수지 시이트 중 시이트의 표면조직을 구성하는 위사와 경사만을 제한적으로 융착시키는 제1, 2용융수단과, 그 출력측에 설치되는 피딩수단으로 이루어지되, 상기 제1, 2용융수단은 각기 상측의 가열로울러와 하측의 냉각로울러로 구성되는 것을 특징으로 하는 천연가죽의 질감을 갖는 합성수지 시이트 가공장치(이하 ‘이 사건 제2항 발명’이라고 한다).

나. 확인대상발명

끈이 이송될 때 그 표면에 열이 전달되도록 하여 순간적으로 용융시킴으로써 끈의 특성은 그대로 유지하면서 풀림이나 끊어짐이 발생하지 않도록 하고, 또한 끈의 표면을 매끄럽고 질감있게 가공하여 상품성을 향상시키는 ‘끈의 표면 가공장치’에 관한 것으로, 자세한 설명과 도면은 별지 2 기재와 같다.

다. 비교대상발명들

별지 3 기재와 같이 비교대상발명 1 내지 8이 있다.

라. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2004. 7. 13. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 제1발명은 비교대상발명 4에 의하여 공지·공용된 기술이거나, 확인대상발명의 구성과 작용효과가 이 사건 특허발명과 다르므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 2003당1534호 로 심리하여 2005. 10. 31., 원고의 심판청구 중 이 사건 제1항 발명에 대하여는 각하, 이 사건 제2항 발명에 대하여는 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결이유의 요지(원고는 이 사건 심결 중 이 사건 제2항 발명에 관한 부분에 대하여만 그 취소를 구하고 있으므로, 이 사건 제2항 발명에 관한 부분만 기재한다)

이 사건 제2항 발명의 용융수단은 제1용융수단과 제2용융수단으로 이루어졌으나, 확인대상발명은 1개의 용융수단으로 이루어졌다는 차이가 있지만, 용융수단을 2개로 할 것인지 1개로 할 것인지는 당업자가 필요에 따라 취사선택할 수 있는 정도에 불과하여 확인대상발명의 용융수단인 히터(240)가 내장된 구동롤러(220)와 종동롤러(230)는 이 사건 제2항 발명의 제1용융수단과 제2용융수단의 균등물이고, 확인대상발명의 피딩수단인 배출텐션롤러(430)와 접동롤러(440)도 이 사건 제2항 발명과 실질적으로 동일한 구성이므로, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다.

[증 거] 갑 제1 내지 7호증, 갑 제10 내지 15호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

(1) 이 사건 제2항 발명을 이루고 있는 피혁지를 이송시키는 이송수단, 피혁지의 표면을 용융 및 압착하는 가열수단, 가열된 피혁지를 상온 또는 저온으로 냉각시키는 냉각수단 등의 구성요소가 비교대상발명들에 의하여 공지·공용된 기술이어서 이 사건 제2항 발명은 그 권리범위를 인정할 수 없거나, 확인대상발명이 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

(2) 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 구성요소 중 필수적 구성요소인 냉각 로울러와 피딩수단을 결여하고 있을 뿐만 아니라, 용융수단에 대한 구성에 있어서 확인대상발명은 끈의 한 면 또는 양면을 용융시키지만, 이 사건 제2항 발명은 시이트의 한 면만을 용융시키고, 피딩수단에 대한 구성에 있어서 확인대상발명은 안내된 끈이 보빈의 회전력에 따른 당기는 힘에 의하여 장력이 조절되는 구성으로 이 사건 제2항 발명과는 그 구성이 다르며, 목적과 효과에 있어서도 확인대상발명은 양면을 용융시킬 수 있다는 점에서 차이가 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 제2항 발명은 ‘위사와 경사로 된 합성수지 시이트’를 대상으로 한다는 점에서 비교대상발명들과 그 구성이 다르므로 공지·공용된 기술이라고 할 수 없다.

(2) 확인대상발명의 용융수단에 대한 구성인 히터가 내장된 구동롤러와 종동롤러 및 피딩수단에 대한 구성인 배출텐션롤러와 접동롤러는 이 사건 제2항 발명의 용융수단에 대한 구성 및 피딩수단에 대한 구성과 실질적으로 동일하거나 단순 치환된 것으로 양 발명은 균등하므로, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 판단의 기준

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다( 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조).

위와 같은 법리에 따라 이하에서는 먼저 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명과 대비될 수 있을 정도로 적법하게 특정되었는지에 대하여 직권으로 살펴본다.

나. 확인대상발명의 특정 여부

(1) 이 사건 제2항 발명의 구성

이 사건 제2항 발명은 실 또는 합성수지를 겹으로 꼬아서 직조시킨 띠를 다시 위사와 경사 형태로 결합시켜 하나의 시이트를 제조하고, 실 또는 합성수지 시이트가 가지고 있는 조직의 치밀도를 그대로 유지하면서 천연가죽의 질감을 갖도록 시이트의 표면을 제한적으로 용융하여 광택효과를 제공하면서 비용융면에 대해서는 거친 표면이 그대로 노출되도록 하고자 하는 발명으로, 용융의 대상인 재료에 대한 구성인 ‘위사와 경사로 직조되는 합성수지 시이트 중 위사와 경사만을 제한적으로 융착시키는 구성’(이하, ‘구성 1’이라고 한다), 용융수단에 대한 구성인 ‘제1, 2용융수단으로 이루어지고, 각용융수단은 상측의 가열로울러와 하측의 냉각로울러로 이루어진 구성’(이하, ‘구성 2’라고 한다) 및 피딩수단에 대한 구성인 ‘그 출력측에 설치되는 피딩수단’으로 나누어 볼 수 있다.

(2) 구성 1과 대응되는 확인대상발명 구성의 특정 여부

이 사건 제2항 발명의 구성 중 용융의 대상인 재료는 위사와 경사로 직조되는 합성수지 시이트이고, 구성 1은 그 중 ‘위사와 경사만을 제한적으로 융착시키는 것’인데, 그 의미가 특허청구범위의 기재만으로 명확히 이해될 수 없어서 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보면, “이러한 방법을 시이트(10)의 표면을 용융 압착하게 되면, 사선방향을 가지며 원사와 경사 형태로 결합되는 시이트(10)의 융기된 부분은 히팅열에 의해 눌러붙으면서 안정된 코팅면(49)을 형성하게 된다. 그리고 상기 코팅면(49)은 초기 직조된 형태를 그대로 유지하면서 광택효과를 발현하게 되고, 또한 띠가 서로 겹치는 부분은 눌러붙지 않게 되므로 코팅되지 않고 초기상태인 거친 크랙을 유지하여 시이트(10)의 표면은 마치 천연가죽의 표면을 보는 것과 같이 되는 것이다.”(갑 제11호증, 4면 1행 내지 4행)라고 기재되어 있어, ‘위사와 경사를 제한적으로 융착시키는 것’은 시이트의 특성에 의하여 위사와 경사가 겹쳐 있는 시이트 표면 중 가열 로울러와 맞닿는 융기된 부분은 용융되어 융착되고, 위사와 경사가 겹쳐져 꼬여 있어 가열 로울러에 맞닿지 않는 부분의 표면은 본래의 재질이 유지되도록 하는 것으로 이해될 수 있다.

한편, 구성 1에 대응되는 확인대상발명의 구성은 ‘끈’인데, 확인대상발명의 상세한 설명에 “끈이 이송될 때 그 표면에 열이 전달되도록 하여 순간적으로 용융시킴으로써 끈의 특성은 그대로 유지하면서 풀림이나 끊어짐이 발생하지 않도록 하고, 또한 끈의 표면을 매끄럽고 질감있게 가공하여” 또는 “히터(240)에 의해 공급된 열이 끈(R)의 표면을 골고루 용융시켜 광택을 가지게 하며”라고 하여 끈의 표면을 용융하여 광택을 갖게 한다는 것이다.

그리고 일반적으로 ‘끈’은 ‘물건을 묶거나 꿰거나 하는 데 쓰는 가늘고 긴 노나 줄’의 의미로 사용되고, 가늘게 비비거나 꼰 줄인 노를 의미할 경우에는 구성 1과 같이 위사와 경사로 직조되는 형태일 것이나, 가늘고 긴 줄을 의미할 경우에는 섬유직물 원단을 가늘고 긴 형태로 한 경우를 의미할 수 있는 등 ‘끈’에는 다양한 형태의 것이 있을 수 있는데, 확인대상발명의 상세한 설명 어디에도 ‘끈’이 위의 모든 형태를 모두 포함하는 것인지 아니면 그 중 어떤 특정한 형태만을 지칭하는 것인지에 대하여 아무런 기재가 없으므로, 확인대상발명의 상세한 설명에 기재된 내용만으로는 어느 경우를 의미하는지 특정할 수 없다(원고가 변론 준비기일에서 확인대상발명에서의 ‘끈’은 위사와 경사로 직조되는 합성수지 시이트를 포함하고 있다고 진술하였다 하더라도, 이에 포함되지 않는 가늘고 긴 줄을 배제하고 있지 아니하므로, 확인대상발명에서의 ‘끈’은 역시 다의적인 의미를 가지고 있고, 또 확인대상발명은 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 특정되어야 하고 심결취소소송에서의 당사자의 진술에 의하여 특정될 수는 없는 것이어서, 결국 확인대상발명의 상세한 설명에 ‘끈’의 종류에 대하여 특정되었다고 할 수 없다).

그런데 확인대상발명에서 끈의 종류로 ‘위사와 경사로 직조되는 것’을 사용할 경우에는 그 특성에 의하여 당연히 끈의 표면이 제한적으로 용융되어 구성 1과 같이 용융면과 비용융면이 혼재하는 형태의 것이 제조될 수 있으나, ‘가늘고 긴 형태의 섬유직물 원단으로 그 표면이 전체적으로 균등한 형태의 것’을 사용할 경우에는 끈의 표면이 제한적이 아닌 전체적으로 용융되어 용융면만 있는 형태의 것이 제조될 수 있을 것이므로, 확인대상발명에서 용융의 대상인 재료를 어떤 종류의 끈으로 하느냐에 따라 구성 1에 해당하는지 여부와 작용효과에 있어서 차이가 있게 된다.

따라서 확인대상발명은 용융의 대상인 재료로서 끈에 대하여 그 종류를 특정하지 않고 다의적인 의미로 사용하고 있고, 끈의 종류에 따라 구성 1에 해당하는지 여부와 작용효과가 다르게 되므로, 구성 1과의 차이점을 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 할 수 없다.

(3) 구성 2와 대응되는 확인대상발명 구성의 특정 여부

이 사건 제2항 발명의 용융수단인 구성 2는 ‘제1, 2용융수단으로 이루어지고, 각 용융수단은 상측의 가열로울러와 하측의 냉각로울러로 구성’되어 있고, 이에 대응되는 확인대상발명의 구성은 ‘모터(210), 히터(240), 구동롤러(220)와 종동롤러(230)로 구성된 구동수단(200)’이다.

그런데 확인대상발명에서 끈의 표면을 가열시키는 가열수단에 대하여 보면, 확인대상발명의 상세한 설명에, 구동수단에 대한 부분에서는 ‘내부에 히터(240)가 구비되어 이송되는 끈(R)의 표면을 가열 용융시키는 구동롤러(220)’라고 기재되어 있고, 이어서 ‘이 구동롤러(220)의 하측에 접동되도록 마련되어 구동롤러(220)로부터 회전력을 전달받아 일방향으로 맞물려 구동되는 종동롤러(230)’라고 기재되어 종동롤러에는 내부에 히터가 구비되어 있지 아니한 것처럼 기재되어 있으며, 작동과정을 설명하는 부분에서도 “구동롤러(220)에 내재된 히터(240)를 조작하게 되면, … 상기 히터(240)에서는 적정온도의 열이 발생하게 된다.”라고 기재되어 있을 뿐만 아니라, 도 2에서도 구동롤러(220) 내에만 히터(240)가 있음을 도시하고 있어서(종동롤러도 구동롤러와 동일하게 도시되어 있으나 히터를 의미하는 240은 구동롤러의 내부만을 가리키고 있고 종동롤러의 내부는 가리키고 있지 아니하다.), 구동롤러(220) 내부에만 가열수단인 히터(240)가 장착되어 있는 것으로 보이나, 반면에 제어수단에 대한 부분에서는 ‘상기 구동롤러(220) 및 종동롤러(230)에 구비된 히터(240)’라고 기재되어 있어서, 가열수단인 히터(240)가 구동롤러(220)와 종동롤러(230) 양측 내부에 모두 구비된 것처럼 표현되어 있다.

위와 같이 확인대상발명의 상세한 설명과 그 도면만으로는 가열수단인 히터(240)가 구비된 위치가 구동롤러(220) 내부인지 아니면 구동롤러(220) 내부와 종동롤러(230) 내부 양측 모두인지 알 수 없고, 그로 인하여 구체적인 용융수단에 있어서 상측의 구동롤러(220)만을 가열하는지, 구동롤러(220)와 종동롤러(230) 모두를 가열하는지, 아니면 구동롤러(220)와 종동롤러(230) 중 어느 하나를 선택하여 가열하는지 여부를 특정할 수 없다{원고는 구동롤러(220)와 종동롤러(230) 모두에 열을 공급하거나 한쪽 롤러에만 열을 공급할 수 있어서 필요에 따라 선택하여 가열할 수 있다고 하지만, 확인대상발명의 상세한 설명과 그 도면만으로는 이를 알 수 없고, 오히려 서로 다른 기재로 인하여 어느 롤러가 가열롤러 인지를 판단할 수 없으며, 심결취소소송에서의 원고의 진술만으로 이러한 구성을 특정할 수도 없다}.

따라서 확인대상발명은 용융수단에 대하여 그 상세한 설명과 도면에 서로 달리 기재되어 있어서 그 구성을 명확히 파악할 수 없으므로, 구성 2와의 차이점을 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 할 수 없다.

다. 소 결

확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 구성 1, 2와 대응되는 구성에 있어서 그 차이점을 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 할 수 없으므로, 특허심판원으로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고, 이러한 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 심결에 이른 잘못이 있으므로, 결과적으로 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 취소되어야 하므로 이를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어서 주문과 같이 판결한다.