당사자 등에게 의견진술의 기회를 주도록 규정한 특허법 제119조 , 제116조 제6항 이 강행규정인지 여부(적극)

직권심리의 경우 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주도록 규정한 특허법 제119조 , 증거조사나 증거보전의 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 이에 대한 의견서제출의 기회를 주도록 규정한 동법 제116조 제6항 의 규정들은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하여야 하는 공익상의 요구에 기인한 강행규정이다.

특허법 제119조 , 제116조 제6항

대법원 1984.2.28. 선고 81후10 판결 1984.3.27.선고 82후6 판결

시바 가이기 에이지 소송대리인 변리사 이병호

특허청장

특허청 1986.4.30. 자 1985년 항고심판 절제383호 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

먼저 특허법 제6조 제2항 에 관한 법리오해의 위법이 있다는 주장에 관하여 본다.

특허법 제6조 제2항 에서 특허출원된 발명이 공지공용된 발명 또는 반포간행물에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 취의는 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않으려는 취지이고, 이와 같은 진보성의 유무는 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 진보성이 있다고 풀이하여야 한다 함은 소론과 같으나, 원심결 이유는 본원발명의 작용효과가 위와 같이 현저하게 향상 진보된 것으로 단정할 수 없다는 취지이므로, 거기에 지적하는 바와 같은 법리 오해가 있다 할 수 없으니 논지는 이유없다.

다음 특허법 제119조 위반 및 심리미진의 주장 등에 관하여 본다.

기록에 의하면, 출원인은 본원발명의 목적물질인 디에틸 암모늄-2-(2.6-디클로로아닐리노) 페닐아세테이트는 신규화합물일 뿐 아니라 이것과 가장 근사한 화학적 구조를 갖는 공지 화합물인 나트륨-2-(2.6-디클로로아닐리노) 페닐아세테이트(미국특허 제3558690호)보다 현저하게 탁월한 효과를 제공한 것이므로 진보성을 인정하여야 한다고 주장하였음에 대하여, 원심결은 미국특허 제3558690호에는 나트륨염 뿐만 아니라 칼륨, 티륨, 마그네슘, 칼슘, 암모늄, 에틸아민, 트리에틸아민, 2-아미노에탄올, 2.2-아미노디에탄올, 2-디메틸아미노에탄올, 2-디에틸아미노에탄올, 에틸렌디아민, 벤질아민 등의 염들을 열거하고 있어 이들은 모두 균등물로 인정되며, 특히 그들 염중 유기염기인 에틸아민염, 트리에틸아민염 등은 본원발명의 목적화합물(디에틸암모늄염)과 구조적으로 극히 유사한 화합물임에도 불구하고 무기염기인 나트륨염만을 비교시험한 결과를 가지고 본원발명의 효과가 우수하다고 단정할 수 없으므로 결국 본원발명은 공지된 출발물질 및 처리수단에 의하여 당업자이면 용이하게 실시할 수 있는 것으로 인정된다고 판단하고서 출원인의 심판청구를 배척하였다.

그러나 특허법 제119조 에 의하면, 심판에서는 당사가 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유 또는 취하한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있게 하고 다만 이 경우에 있어서는 그 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 기간을 정하여 의견진술의 기회를 주어야 하도록 규정하고 있는 바(또한 동법 제116조 제6항 도 심판장은 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 상당한 기일을 지정하여 이에 대한 의견서제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다), 이런 규정들은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이라고 해석되고 있음이 당원의 견해이다 당원 1984 .2.28.선고 81후10 판결 ; 1984.3.27.선고 82후6 판결 각 참조).

법리가 이와 같으므로, 원심결은 우선 출원인이 주장하는 본원발명의 목적물질이 출원인 주장의 공지화합인 위 나트륨-2-페닐아세테이트보다 현저하게 탁월한 효과를 제공한다는 점에 관하여 심리하여야 하고, 그 주장에 수긍이 가는 경우에 비로소 위에서 열거한 다른 균등물과 본원발명의 목적물질의 작용효과의 비교에 관하여도 심리한 다음(이 경우에 출원인에게 위 의견서 제출의 기회를 주어야 한다) 본원발명의 진보성 여부를 판정하였어야 할 것이다.

그런데 원심결은 이와 같은 조치를 취하지 아니하고 앞에서 본 바와 같은 이유만으로 본원발명이 진보성이 없다는 취지의 판단을 하였으니, 이는 특허법 제119조 의 법리를 오해하여 심리미진 내지 이유불비의 위법을 저절렀다 할 것이니, 이를 지적하는 논지는 이유있다.

이에 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.