［1］ 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부의 판단 기준

［2］ 등록상표 “ ”가 그 지정상품에 사용되는 경우, 선사용상표 “ ”의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지 아니할 정도로 그 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 있어, 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 한 사례

［1］ 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

［2］ 등록상표 “ ”의 지정상품들은 대부분 보호용 특수장갑인 반면에 선사용상표 “ ”의 사용상품은 그 원재료에 해당하는 아라미드섬유로서 양 상품이 동일하지는 않지만, 경제적 견련의 정도가 상당하므로, 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우, 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지 아니할 정도로 그 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 있어, 상표법 제7조 제1항 제11호 에 정한 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 한 사례.

［1］ 상표법 제7조 제1항 제11호 ［2］ 상표법 제7조 제1항 제11호

［1］ 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 (공2001하, 2120) 대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결 (공2001하, 2388) 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 (공2003상, 1108) 대법원 2003. 11. 28. 선고 2001후799 판결

주식회사 파이로 (소송대리인 변리사 연규철외 1인)

이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니 (소송대리인 변호사 황영주외 3인)

특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004허3218 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후 제출한 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.

1. 원심판결의 이유에 의하면, 원심은, “ ”로 구성되고, ‘공업용 X-선 방호장갑, 사고방지용 장갑, 잠수용 장갑, 절연용 장갑, 방한용 장갑 및 벙어리 장갑’을 지정상품으로 하는 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 생략)를, “ ” 및 이에 동일·유사한 영문자로 구성되고 아라미드섬유 등 그 관련 제품(이하 ‘아라미드섬유’라 한다)을 사용상품으로 하는 피고의 상표(이하 ‘선사용상표’라 한다)와 대비하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지 여부에 관하여 살피면서, 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2002. 3. 18. 무렵 국내에서 주지·저명하다거나 어느 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어렵고, 양 상품의 경제적 견련성이 없으며, 수요자층이 달라 상품 출처의 오인·혼동의 염려가 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당되지 아니한다고 판단하였다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다 ( 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 , 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등 참조).

나. 원심이 채용한 증거들에 의하여 인정한 사실과 기록에 의하면, 선사용상표는 피고 회사가 1960년대에 독창적으로 개발한 아라미드섬유에 사용하기 시작한 조어 상표로서, 피고회사는 이 사건 등록상표의 등록결정일까지 약 30여 년 동안 그 본점소재지인 미국은 물론, 전 세계 다수 국가에 선사용상표를 출원·등록하고, 미국, 일본, 유럽 등 세계 각국에서 아라미드섬유에 부착해 사용하여 온 사실, 피고 회사의 연간 매출액은 1998년경 약 3억 5,000만 달러에서 2001년경 약 4억 5,000만 달러에 이르고, 연간 광고비 지출액은 1998년경 약 130만 달러에서 2001년경 약 240만 달러 정도인 사실, 피고 회사가 선사용상표 및 그 사용상품인 아라미드섬유를 미국 내는 물론 유럽, 일본 등에 각국의 언어로 홍보하여 왔고, 현재 미국특허상표청의 심사절차안내서에 피고 회사의 KEVLAR 상표가 소개되어 있는 사실, 국내에서도 피고 회사의 국내 법인 ‘듀폰코리아’가 설립된 1980년대 후반 경부터 본격적으로 아라미드섬유와 관련된 선사용상표가 소개되어 1992년 6월경 조선일보에 선사용상표 및 아라미드섬유의 특성에 관한 기사가 실린 것을 비롯하여 그 이후 여러 차례에 걸쳐 동아일보, 한국일보, 문화일보 등 유명 일간지나 인터넷상의 의류 뉴스 사이트 등에도 소개된 사실, 국내 다수의 방탄의류, 보호용 특수장갑 등 제조·판매업체들은 피고 회사로부터 허락을 받아 아라미드섬유로 만든 완제품이나 그 라벨에 선사용상표를 부착하여 판매하거나, 그 제조업체 등의 홈페이지 혹은 잡지에 선사용상표를 표시한 완제품을 홍보해 온 사실, 원고도 1990년대 초반부터 약 10년 동안 선사용상표가 부착된 아라미드섬유를 공급받아 방탄복, 보호용 특수장갑을 생산·판매하여 오면서 그 완제품의 라벨에 “KEVLAR는 듀폰사의 등록상표입니다.”라는 문언을 기재하여 온 사실을 알 수 있다.

위와 같은 선사용상표의 유래, 국내·외에서의 사용기간, 방법 및 그 형태, 광고의 방법·횟수 및 그 내용 등 제반 사정을 종합하면, 피고 회사의 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 국내의 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

다. 나아가 이 사건 등록상표의 지정상품들은 대부분 보호용 특수장갑인 반면에 선사용상표의 사용상품은 그 원재료에 해당하는 아라미드섬유로서 양 상품이 동일하지는 않지만, 아라미드섬유란 무게가 가벼우면서도 강도가 매우 크고 우수한 열안정성과 구조적 안정성으로 쉽게 변형되거나 파손되지 않으며 각종 화학약품에 대한 내성이 강하여 방탄복, 방탄 헬멧, 특수장갑 등의 제작에 아주 유용한 점, 아라미드섬유로 만든 특수의류, 특수장갑 등은 주로 군인, 소방대원, 용접공, 용해로 주변 작업공 등에 의하여 사용되는 것으로서 이 사건 등록상표의 지정상품도 바로 그 같은 사람 등에 의하여 사용되는 점 등을 종합하면, 양 상품의 경제적 견련의 정도가 상당하다고 보인다.

또한, 피고 회사의 선사용상표가 아라미드섬유로 만든 특수장갑, 의류 등 완제품에 부착된 채로 그 제조·판매자를 통하여 일반 소비자들에게 이미 상당히 알려져 있었고, 이 사건 등록상표의 지정상품의 수요자층인 일반 소비자 역시 주로 특수직종에 종사하는 자들로서 아라미드섬유의 특성을 잘 알고 있다고 보이며, 원고와 같은 완제품의 제조·판매자들은 아라미드섬유에 대한 수요자이면서도 그 업계의 거래자이기도 하다.

따라서 위와 같은 사정 등을 모두 고려하면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우, 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지아니할 정도로 그 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 있다할 것이므로, 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다 할 것이다. 이와 결론을 달리한 원심판결에는 필요한 심리를 제대로 하지 아니하고 상표법 제7조 제1항 제11호 에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로 이를 지적하는 상고이유 제1, 2점의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관하여는 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.