주식회사 파이로(소송대리인 변리사 연성흠)

이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니(소송대리인 변호사 황영주)

2004. 10. 8.

1. 특허심판원이 2004. 5. 7. 2003당913 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 피고는 원고의 아래 나.(1)항의 이 사건 등록상표가 주지·저명한 피고의 아래 나.(2) 내지 (6)항의 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제4 , 7 , 9 내지 12호 에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 등록상표가 국내에서 특정인의 상표라고 인식된 선등록상표들과 표장이 같거나 유사하고 그 지정상품도 경제적으로 밀접한 견련성이 있어서 상표법 제7조 제1항 제11호 해당한다는 이유로, 피고의 청구를 인용하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표

(1) 이 사건 등록상표

(가) 등록번호 : 제515093호 (나) 상표권자 : 원고

(다) 출원일/등록일 : 2000. 10. 5./2002. 3. 18.

(라) 구성 :

(마) 지정상품 : 공업용 X-선 방호장갑, 사고방지용 장갑, 잠수용 장갑{ 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제9류}, 절연용 장갑(위 상품류 구분 제17류), 방한용 장갑, 벙어리 장갑(위 상품류 구분 제25류)

(2) 선등록상표 1

(가) 등록번호 : 제325281호 (나) 상표권자 : 피고

(다) 출원일/등록일 : 1994. 9. 7./1995. 10. 27.

(라) 구성 :

(마) 지정상품 : 합성섬유제조용 아라미드수지, 플라스틱제조용 아라미드수지, 합성수지제조용 아라미드수지, 합성물제조용 아라미드수지, 부가물제조용 아라미드수지{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제24류}

(3) 선등록상표 2

(가) 등록번호 : 제33728호 (나) 상표권자 : 피고

(다) 출원일/등록일 : 1973. 5. 1./1973. 10. 29.(1984. 2. 16., 1994. 9. 9., 2003. 9. 19. 각 상표권존속기간갱신등록)

(라) 구성 :

(마) 지정상품 : 단섬유, 방직섬유{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제47류}

(4) 선등록상표 3

(가) 등록번호 : 제33729호 (나) 상표권자 : 피고

(다) 출원일/등록일 : 1973. 5. 1./1973. 10. 29.(1984. 2. 16., 1993. 12. 7., 2003. 9. 19. 각 상표권존속기간갱신등록)

(라) 구성 :

(마) 지정상품 : 꼰실, 실뭉치, 봉사, 뜨개실, 직물용실, 방적사{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제48류}

(5) 선등록상표 4

(가) 등록번호 : 제33883호 (나) 상표권자 : 피고

(다) 출원일/등록일 : 1973. 5. 1./1973. 11. 12.(1984. 8. 14., 1994. 9. 9., 2003. 10. 21. 각 상표권존속기간갱신등록)

(라) 구성 :

(마) 지정상품 : 직물류(본류에 명시된 상품에 한함){ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제49류}

(6) 선등록상표 5

(가) 등록번호 : 제433061호 (나) 상표권자 : 피고

(다) 출원일/등록일 : 1997. 7. 7./1998. 12. 11.

(라) 구성 :

(마) 지정상품 : 군인용 헬멧에 사용되는 아라미드섬유{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제47류}

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하기 위해서는 선등록상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로 국내에서 특정인의 상표라고 인식되어있어야 하고, 같은 항 제12호 에 해당하기 위해서는 선등록상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로 국내 또는 외국에서 주지·저명하여야 한다.

나. 그러므로 살피건대, 피고가 제출한 증거 중 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전의 자료임이 확인되는 을 제7, 10호증, 을 제11호증의 18 내지 21, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 을 제12호증의 13 내지 34, 을 제18호증, 을 제24호증의 1 내지 5, 을 제32호증, 을 제33호증의 1 내지 8의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 KEVLAR 상표 제품의 매출액이 1998.에 3억 5,000만 달러, 1999.에 3억 6,500만 달러, 2000.에 4억 1,000만 달러, 2001.에 4억 5,000만 달러, 광고비 지출액이 1998.에 130만 달러, 1999.에 190만 달러, 2000.과 2001.에 각 240만 달러인 사실, 미국 특허상표청의 심사절차안내서에 KEVLAR 상표가 소개되어 있는 사실, 아라미드섬유는 무게가 가벼우면서도 강도가 우수한 섬유인데, 피고의 KEVLAR 상표의 아라미드섬유가 최초로 개발되어 제일 먼저 상업화된 사실, 피고의 KEVLAR 상표의 아라미드섬유가 국내 언론에 초강력섬유로 몇 차례 소개된 사실, 국내의 일부 업체가 피고로부터 KEVLAR 상표의 아라미드섬유를 공급받아 제품을 만들고 있는 사실 등은 인정된다. 그러나 선등록상표들에서 보는 바와 같이 KEVLAR 상표의 제품이 아라미드섬유에 한정되는 것이 아니고 위 매출액과 광고비 지출액이 어느 특정 국가의 어느 특정 제품의 매출액 등을 보여주는 것도 아니어서 선등록상표들이 그 지정상품과 관련하여 외국의 어느 특정 국가에서 주지·저명하다고 보기는 어렵다. 또한 국내에서 아라미드섬유 내지는 초강력섬유의 시장규모가 어느 정도이고 피고의 KEVLAR 상표의 아라미드섬유가 그 중에서 어느 정도의 비중을 차지하는지 알 자료가 없고, 피고의 한국 법인의 직원의 진술 이외에 피고의 KEVLAR 상표의 아라미드섬유에 대한 구체적인 국내 광고활동을 알 자료가 없는 상태에서 피고의 KEVLAR 상표의 아라미드섬유가 국내 언론에 몇 차례 소개되고 일부 국내 업체가 피고로부터 KEVLAR 상표의 아라미드섬유를 공급받고 있다는 사정만으로는 아라미드섬유를 지정상품으로 하는 선등록상표 1, 5가 국내에서 주지·저명하다거나 특정인의 상표로 인식되었다고 보기도 어렵고, 아라미드섬유 이외의 상품을 지정상품으로 하는 선등록상표 2, 3, 4에 관하여는 국내 사용사실이나 소개사실 등을 입증할 증거가 전혀 없어서 선등록상표 2, 3, 4도 국내에서 주지·저명하다거나 특정인의 상표로 인식되었다고 보기는 어렵다.

다. 한편 위 인정사실만으로 선등록상표들이 국내 또는 외국에서 주지·저명하다고 볼 수 없을 지라도 아라미드섬유를 지정상품으로 하는 선등록상표 1, 5는 위에서 본 바와 같이 국내에 소개되어 사용된 사실이 있어서 적어도 국내에서 특정인의 상표라고 인식되어 있다고 볼 여지가 있다. 위와 같이 선등록상표 1, 5가 국내에서 특정인의 상표라고 인식되어 있다고 보더라도 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하기 위하여는 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표 1, 5의 지정상품이 유사 내지 경제적 견련성이 있어야 하는데, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 방한용 장갑, 벙어리 장갑 등은 아라미드섬유와 관련이 없고, 선등록상표 5의 지정상품은 아라미드섬유라도 군인용 헬멧에 사용되는 것이어서 장갑류를 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표와 관련이 없으며, 선등록상표 1의 지정상품인 아라미드섬유는 이를 원재료로 제품을 만드는 제조업체가 그 수요자인 반면에, 이 사건 등록상표의 지정상품인 공업용 X-선 방호장갑, 사고방지용 장갑, 잠수용 장갑, 절연용 장갑 등은 그 수요자가 제품을 만드는 제조업체가 아니라 특수한 분야에서 이를 사용하는 일반 개인이어서, 이 사건 등록상표가 선등록상표 1, 5와 같이 사용되더라도 이 사건 등록상표의 지정상품이 선등록상표 1, 5의 상표권자와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 일반 개인 수요자들에게 인식된다고 보기는 어려워 이 사건 등록상표와 선등록상표 1, 5가 상품의 출처에 관한 오인이나 혼동의 염려가 있다고 보기도 어렵다고 할 것이다.

라. 결국 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로 국내 또는 국외에서 주지·저명하거나 국내에서 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 이와 달리 적어도 선등록상표 1과 5는 국내에서 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 보더라도 이 사건 등록상표와는 수요자층이 달라 출처에 관한 오인, 혼동의 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제1항 제11 , 12호 에 해당하는 등록무효사유가 없다고 할 것이고, 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 부당하다.

3. 결론

원고의 청구를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.