[1] 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부의 판단 기준

[2] 선사용상표 “ ”, “ ”, “ ”는 등록상표 “ ”의 등록결정일에 국내의 수요자나 거래자에게 최소한 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었고 두 상표들의 표장이 그 외관·호칭 및 관념이 동일 또는 유사하여 전체적으로 유사한 상표이어서 등록상표가 ‘팔목시계’ 상품에 사용된다면 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인할 소지가 있으므로, 등록상표는 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 한 사례

[1] 상표법 제7조 제1항 제11호 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호

[1] 1999. 9. 3. 선고 98후1334 판결 (공1999하, 2093) 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 (공2004상, 656) 대법원 2006. 6. 9. 선고 2004후3348 판결 (공2006하, 1283)

주식회사 리얼컴퍼니 (소송대리인 한양 특허법인 담당변리사 김연수외 3인)

피고 (소송대리인 변리사 권경희외 1인)

특허법원 2009. 8. 20. 선고 2009허1095 판결

원심판결 중 등록번호 제682260호 상표의 지정상품 중 ‘팔목시계’에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.

상고이유를 본다.

1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다 ( 대법원 1999. 9. 3. 선고 98후1334 판결 , 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등 참조).

2. 원심이 채택한 증거들 및 기록에 의하면, “ ”, “ ” 로 이루어진 선사용상표들은 2002년경 상표등록출원된 이래 2003년 가을경부터 원고 회사가 제조·판매하는 재킷과 청바지, 티셔츠 등의 캐쥬얼 의류에 부착되어 사용되어 왔고, “ ”로 이루어진 선사용상표는 2004. 10. 7. 추가로 상표등록출원되어 “ ”, “ ” 로 이루어진 위 선사용상표들과 함께 원고 회사의 의류 제품에 사용되어 온 사실, 선사용상표들을 부착한 제품은 2004년 상반기에 전년 대비 25% 증가한 약 237억 원의 매출을 올리는 등 전국 주요상권에 위치한 83개 매장에서의 2004년 연간 매출액이 약 700억 원으로 추산되고, 그 매출액 및 매장수는 지속적인 신장세를 보이면서 2005년 1월 기준으로 백화점 45곳을 비롯하여 전국적으로 분포된 98개 매장에서 월 매출액만 약 85억 원에 이르렀으며 그 중 백화점 32곳에서는 캐쥬얼 의류 부문 매출실적 1위를 차지한 사실, 원고 회사는 2004. 5. 30.경 유명한 축구 국가대표 선수와 3개월간 5,000만 원의 광고모델 계약을 체결하는 등 선사용상표들에 관한 광고선전 활동을 계속하였고, “ ”로 이루어진 피고의 이 사건 등록상표(등록번호 제682260호)의 등록결정일인 2006. 9. 26. 이전에 국제섬유신문, 한국섬유경제, TIN 뉴스, 텍스헤럴드, 패션인사이트, 패션비즈 등의 섬유 및 패션 관련 신문·잡지에 원고 회사의 캐쥬얼 의류 시장에서의 매출액 신장세 및 인지도에 관한 기사가 여러 차례에 걸쳐 게재되었으며, 원고 회사의 선사용상표들은 어패럴뉴스사가 선정하는 “2005년 올해의 브랜드상”을 수상한 사실 등을 알 수 있다.

위와 같은 선사용상표들이 부착된 상품을 판매하는 매장의 개수와 분포, 매출액의 크기와 증가 추이, 광고선전 활동의 내용, 선사용상표나 그 상품의 주된 수요자는 상품의 종류와 특성에 비추어 상표 정보에 대한 인식력과 전파력이 높은 젊은 여성 및 청소년층으로 보이는 점 등의 여러 사정을 종합하여 보면, 원고 회사의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일에는 국내의 수요자나 거래자에게 최소한 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

또한, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장은 그 외관·호칭 및 관념이 동일 또는 유사하여 전체적으로 유사한 상표라고 할 것인데, 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘괘종시계, 마스터클락, 스톱워치, 시계무브먼트, 시계문자반, 시계바늘, 시계스프링, 시계용앵커, 시계유리, 시계줄, 시계추, 시계케이스, 시계태엽장치, 시계태엽통, 원자시계, 자동차용시계, 자명종, 전기시계, 전자시계, 제어용시계, 크로노그래프, 크로노미터, 크로노스코프, 탁상시계, 팔목시계, 해시계, 회중시계’ 가운데 ‘팔목시계’는 선사용상표들의 사용상품인 의류와 상품류 구분이 다르기는 하나 그 수요자가 공통될 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이미 거래사회에서는 어떤 기업이 특정 브랜드를 전문화시키고 이 브랜드를 적극 사용하여 의류, 팔목시계, 기타 잡화류 등을 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 함께 진열, 판매하는 이른바 토털패션의 경향이 일반화되어 있어, 이 사건 등록상표가 ‘팔목시계’ 상품에 사용된다면 의류와 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있으므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.

그럼에도 선사용상표들이 특정인의 상표로 알려져 있지 아니하고 양 상품 간의 경제적 견련성이 없다는 이유로 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당되지 않는다고 판단한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 규정에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘팔목시계’에 관한 원고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.