가. 의장등록출원서에 대한 보정이 요지변경에 해당하여 보정각하하는 경우반드시 별도의 결정절차에 의하여 확정함을 요하는지 여부

나. 심사절차에서 요지의 변경에 해당하는 보정이 있었음에도 불구하고 이를 간과한 사실이 항고심판절차에서 발견된 경우 항고심판관의 조치

가. 최초의 의장등록출원서에 대한 보정이 있는 경우에는 출원심사를 보정된 출원내용에 의하여 할 것인지 아니면 보정 전의 당초의 출원내용에 의하여 할 것인지 그 출원심사의 대상을 확정하기 위하여 먼저 그것이 요지의 변경에 해당하는지 여부를 가려야 하는 것이고, 만일 요지의 변경에 해당하는 여부에 다툼이 있는 경우에는 그 다툼에 대한 심결이나 판결이 확정되기 전까지는 출원심사의 대상이 확정되지 아니하는 것이므로 출원심사를 중지하게 하는 것이며, 따라서 요지의 변경에 해당하는 보정을 각하함에 있어서는 반드시 별도의 결정절차를 통하여 이를 확정하여야 한다.

나. 심사절차에서 요지의 변경에 해당하는 보정이 있었음에도 불구하고 이를 간과한 사실이 거절사정에 대한 항고심판절차에서 발견된 경우에는 항고심판관이 그 보정각하결정을 하여야 한다.

의장법 제18조 제1항 , 제24조 , 제72조 , 특허법 제51조 , 제170조

출원인

특허청장

특허청 1993.8.31. 자 92항원754 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

제1점에 대하여

1. 의장법 제18조 제1항에 의하면, 의장등록출원인은 최초의 의장등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 사정의 통지서가 송달되기 전까지 의장등록출원서의 기재사항, 의장등록출원서에 첨부한 도면 및 도면의 기재사항을 보정할 수 있도록 되어 있고, 이와 같은 보정은 심사단계에서 뿐만 아니라 거절사정에 대한 불복항고심판 단계에서도 그 심판청구일로부터 30일 이내에 할 수 있게 되어 있는 바, 심사관이나 항고심판관은 보정이 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하고(의장법 제24조, 특허법 제51조 제1항, 제170조), 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 항고심판을 청구할 수 있으며(의장법 제72조, 특허법 제169조 제1항), 심사관이나 항고심판관은 출원인이 보정각하결정에 대하여 항고심판을 청구하거나 상고하는 경우에는 그에 대한 심결이나 판결이 확정될 때까지 그 출원의 심사나 심판을 중지하도록 되어 있고(의장법 제24조, 제72조, 특허법 제51조 제3항, 제170조 제1항, 제2항), 보정각하결정은 서면으로 하여야 하되 그 이유를 붙이도록 되어 있다(의장법 제24조, 특허법 제51조 제5항, 제170조 제1항, 제4항).

위와 같은 의장법과 특허법의 규정에 비추어 보면, 최초의 의장등록출원서에 대한 보정이 있는 경우에는 출원심사(거절사정에 대한 항고심판을 포함한다, 이하 같다)를 보정된 출원내용에 의하여 할 것인지 아니면 보정전의 당초의 출원내용에 의하여 할 것인지 그 출원심사의 대상을 확정하기 위하여 먼저 그것이 요지의 변경에 해당하는지 여부를 가려야 하는 것이고, 만일 요지의 변경에 해당하는 여부에 다툼이 있는 경우에는 그 다툼에 대한 심결이나 판결이 확정되기 전까지는 출원심사의 대상이 확정되지 아니하는 것이므로 출원심사를 중지하게 하는 것이라고 볼 것이며, 따라서 요지의 변경에 해당하는 보정을 각하함에 있어서는 반드시 별도의 결정절차를 통하여 이를 확정하여야 할 것이다.

그리고 심사절차에서 요지의 변경에 해당하는 보정이 있었음에도 불구하고 이를 간과한 사실이 거절사정에 대한 항고심판절차에서 발견된 경우에는 항고심판관이 그 보정각하결정을 하여야 하는 것으로 풀이함이 상당하다 고 할 것이다.

2. 기록을 살펴보면, 이 사건에 관하여 출원인이 심사관으로부터 거절이유통지서를 받고 1992. 3. 14. 보정서와 의견서를 제출하였는데 심사절차에서는 이 보정에 대하여 어떠한 결정을 한바 없이 이 사건 출원에 대하여 거절사정을 하였고, 이에 대하여 출원인이 항고심판을 제기하자 원심은 그 심결의 이유에서 이 사건 출원인의 위 보정은 요지변경된 것이어서 채택할 수 없다고 판단하고, 출원심사의 대상을 보정전의 당초 출원으로 확정지은 다음, 항고심판청구를 이유 없다고 배척하였다.

3. 그러나 위에서 본바에 의하여, 원심으로서는 출원인의 보정이 요지의 변경에 해당하는 것으로 판단되었다면 항고심판의 심결과는 별도의 절차에서 보정각하결정을 하여야 할 것이고, 이에 대한 불복의 유무나 그 결과에 따라 보정이 요지의 변경에 해당되는 것으로 확정되면 당초의 출원내용에 따라, 요지의 변경에 해당되지 않는 것으로 확정되면 보정된 출원내용에 따라, 항고심판의 당부를 판단하여야 할 것이며, 이에 대한 다툼이 확정되기 전까지는 이 사건 거절사정에 대한 항고심판을 중지하였어야 하는 것인 바, 그러함에도 불구하고 원심이 위와 같은 절차를 거침이 없이 항고심판의 본안의 이유에서 출원심사의 대상을 정하고 동시에 항고심판을 한 것은 그 절차에서 보정각하에 관한 의장법의 규정을 위반하였다고 아니할 수 없다.

논지는 이 범위안에서 이유 있다.

그러므로 상고이유의 나머지 점에 관하여 판단을 할것 없이 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.