원고 (소송대리인 특허법인 태웅 담당변리사 이태림)

특허청장

2020. 8. 18.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2020. 3. 3. 2018원3863호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원발명(갑 제4호증)

1) 발명의 명칭: 시퀀스 제어회로의 배선 방법

2) 분할출원일(원출원의 출원일)/출원번호:

2016. 8. 30.(2014. 12. 23.)/제10-2016-2 생략

3) 청구범위

4) 발명의 주요내용

〈도 1〉 시퀀스제어회로의 배선방법을 설명하기 위한 흐름도

나. 선행발명(을 제3호증)

2014. 8. ‘시퀀스 제어회로에서 최적 배선공법의 적용’이란 제목으로 공개된 원고의 석사학위논문(서울시립대학교 과학기술대학원 전기전자공학과)으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

다. 이 사건 출원발명의 출원, 거절결정 및 심결의 경위

1) 원고는 2014. 12. 23. 발명의 명칭을 ‘시퀀스 제어회로의 배선방법’으로 하는 발명에 대하여 출원번호 제10-2014-1 생략로 하여 국내에서 출원하였는데(이하 ‘이 사건 원출원’이라 하고, 그 발명을 ‘이 사건 원출원발명’이라 한다), 이 사건 원출원 당시에는 특허법 제30조 제1항 에서 정한 공지예외주장을 하지 않았다. 특허청 심사관은 2016. 8. 22. 원고에게 이 사건 원출원발명에 관하여 ‘원출원발명은 선행발명에 의해 그 신규성 및 진보성이 부정된다.’는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 이 사건 원출원의 보정기간 내인 2016. 8. 30. 이 사건 출원발명을 이 사건 원출원으로부터 분할출원을 하면서, ‘이 사건 분할출원의 내용이 기재된 논문은 원고가 직접 작성한 논문이므로 공지가 되지 아니한 발명으로 보아야 한다’는 취지의 주장을 하였고, 2016. 8. 31. 이 사건 원출원 신청을 취하하였다.

3) 특허청 심사관은 2017. 3. 15. 원고에게, ‘원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원 시 공지예외주장은 인정되지 않는다.’는 취지의 공지예외주장 무효처분통지(갑 제3호증)를 하는 한편, 같은 날 ‘이 사건 출원발명은 선행발명과 동일한 것이어서 그 신규성이 부정될 뿐만 아니라 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다.’는 취지의 의견제출통지(갑 제5호증)를 하였다.

4) 이에 원고는 2017. 6. 15. 의견서를 제출하였고, 특허청 심사관은 2018. 8. 14. 위 의견서에 의하여 다시 심사하였으나 2017. 3. 15.자 거절이유를 해소하지 못하였다.'는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 거절결정(갑 제2호증)을 하였다

5) 한편 원고는 2018. 9. 17. 특허심판원에 2018원3863호 로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2020. 3. 3. 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.‘는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑 제1호증)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는, 다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호 규정에 따른 공지예외가 적용되어야 함에도 불구하고 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

가. 특허법은 분할출원이 적법하게 출원되고 정해진 기간 내에 공지예외주장을 하면 분할출원도 공지예외주장을 인정한다는 규정만 두고 있을 뿐, 원출원과 연관하여 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원도 공지예외주장이 인정되지 않는다는 어떠한 규정도 없다.

나. 분할출원의 공지예외주장은 원출원과 별개로 진행해야 하며 공지예외주장이 특허법 제30조 제2항 에 맞게 적법하게 이루어진 것이라면, 공지예외주장 또한 인정되어야 한다.

다. 2015. 1. 28. 법률 제13096호로 신설된 특허법 제30조 제3항 의 규정 취지에 비추어 볼 때, 위 조항의 시행일(2015. 7. 29.) 이후에 분할출원된 이 사건 출원은 공지예외가 인정되어야 한다.

3. 특허법 제30조 제1항 제1호 의 공지예외 규정의 적용 여부

가. 관계법령

■ 특허법

제30조 (공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항 을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호 의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호 의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.

② 제1항 제1호 를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항 에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항 제1호 를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다(2015. 1. 28. 본항 신설).

1. 제47조 제1항 에 따라 보정할 수 있는 기간

2. 제66조 에 따른 특허결정 또는 제176조 제1항 에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조 에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

제52조 (분할출원)

② 제1항 에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

2. 제30조 제2항 을 적용하는 경우

특허법 부칙(2015. 1. 28.)

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) ① 제30조 제3항 의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 특허출원부터 적용한다.

나. 구체적 검토

1) 특허법 제30조 제1항 제1호 는 “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호 의 어느 하나에 해당하게 된 경우”에는 “그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항 의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각 호 의 어느 하나에 해당하지 아니한다”라고 규정하고, 같은 조 제2항 전단은 “ 제1항 제1호 의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 한다”고 규정하고 있다.

한편, 특허법 제52조 제2항 에 의하면, 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 보되, 그 분할출원에 대하여 특허법 제30조 제2항 을 적용하는 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

2) 분할출원은 원출원으로부터 분할되지만 원출원과는 별개의 것이므로 원출원에 대하여 밟은 절차상의 효력이 분할출원에도 당연히 승계되는 것은 아니다. 원출원에서 공지예외주장 절차를 밟았다 하더라도 분할출원이 그 효력을 누리기 위해서는 다시 절차를 밟아야 한다. 그런데 분할출원에 대하여 공지예외주장 취지 기재 및 증명서류 제출 시점을 분할출원의 일반적 효과에 따라 원출원일까지 소급적용하게 되면 실제 분할출원할 때 취해야 할 공지예외주장 절차를 밟지 못하게 되는 문제가 생긴다. 이러한 문제를 해결하기 위해 특허법 제52조 제2항 에서 실제 분할출원일부터 공지예외주장 절차를 밟을 수 있도록 한 것이다. 즉 특허법 제52조 제2항 의 입법취지는 원출원에서 공지예외주장을 하였다 하더라도 분할출원 시 공지예외주장을 할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 것으로 보일뿐, 원출원 시 공지예외주장을 하지 않아 그 효과가 발생하지 않은 경우까지 이를 회피하기 위한 수단으로 분할출원을 이용하도록 한 것은 아니다.

3) 2015. 1. 28. 특허법 제30조 제3항 이 신설되기 전의 판례에 의하면, 특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조 에서 정하는 공지예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호 의 자기공지예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호 의 적용을 받을 수 없다고 할 것이다( 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 참조)라고 해석하였는데, 분할출원을 통해 위와 같은 특허법 규정을 우회할 수 있도록 한다면 원출원 시 공지예외주장을 하지 않아도 분할출원을 통해 실질적으로 보정과 동일한 효과를 가져 올 수 있게 되므로 특허법 제30조 제2항 규정이 형해화 될 수 있다.

4) 한편, 2015. 1. 28. 법률 제13096호로 신설된 특허법 제30조 제3항 은 특허법 제30조 제2항 에도 불구하고 보완수수료를 납부한 경우 각 호에서 정한 기간까지 보정할 기회를 주고 있는데, 특허법 부칙(2015. 1. 28.) 제2조는 위 개정조항은 시행일(2015. 7. 29.) 후 출원한 특허출원부터 적용한다고 규정하고 있다(이 사건 출원발명은 2016. 8. 30. 분할출원하였고 그 출원일은 특허법 제52조 제2항 에 따라 원출원의 출원일인 2014. 12. 23.로 소급된다. 결국 이 사건 출원발명은 개정 특허법 시행일 이전에 출원된 것으로 보아야 하므로 특허법 제30조 제3항 이 적용되지 않는다).

5) 특허법 제30조 제1항 에서 정한 공지예외 규정은 특허출원절차에 법령상 반드시 요구되는 것이 아니라 출원인의 이익을 위해 원칙에 대한 예외로서 존재하는 제도이며, 이미 신규성이 상실되었지만 법이 정하는 절차적·실체적 요건을 모두 갖춘 경우에 한하여 공지되지 않은 것으로 간주하는 제도이므로 출원인으로서는 이러한 이익을 향유하기 위해서는 법이 정하는 요건을 충족해야 한다. 다만, 특허법 제30조 제3항 은 개정 전 공지예외 규정의 경우 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 누락할 경우 이를 보완할 수 없는 문제점이 있어 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간 등까지 이를 보정할 기회를 주되, 이를 소급적용할 경우 법적 안정성을 저해할 우려가 있으므로 그 부칙에서 시행일 후 출원한 특허출원부터 적용하도록 한 것이다. 따라서 특허법 제30조 제3항 의 입법취지를 고려하더라도 위 특허법 제30조 제3항 의 시행일 이후 분할출원된 모든 발명에 대해 원출원에서 공지예외주장을 하였는지 여부를 불문하고 특허법 제30조 제1항 의 공지예외 규정을 적용할 수 있다는 취지라고 해석할 수는 없다.

6) 결국 위와 같은 특허법 규정들의 취지와 관련 법리에 비추어 보면, 분할출원이 적용받을 수 있는 공지예외 효과는 원출원 시에 해당 절차를 정당하게 밟은 경우에만 분할출원에서 그 절차를 유효하게 다시 밟아 승계할 수 있다는 것일 뿐, 원출원 시 공지예외주장 절차를 누락했다면 분할출원에서 그와 같은 절차를 밟았다고 하더라도 공지예외의 효과를 주장할 수는 없는 것으로 봄이 타당하다.

7) 그런데 원고는 이 사건 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았고, 특허청 심사관으로부터 이 사건 원출원발명이 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 의견제출통지를 받은 이후에서야 비로소 분할출원을 통해 공지예외를 주장하고 있는 사실은 앞서 본바와 같으므로, 이 사건 출원발명에 대하여는 특허법 제30조 제1항 제1호 에서 정한 공지예외 규정이 적용되지 않는다.

4. 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 여부

가. 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명의 구성요소 대응관계

나. 대비 결과

위 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명의 모든 구성요소가 선행발명에 개시되어 있고 그 기능 및 작용효과에서도 차이가 없다(이 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다). 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다.

5. 이 사건 심결의 위법 여부

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 출원발명에 대하여는 특허법 제30조 제1항 제1호 의 규정이 적용되지 않아 선행발명은 특허법 제30조 제1항 에 의한 공지되지 않은 발명에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되고, 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정한 이 사건 심결은 적법하다.

6. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.